CE-11001-03-24-000-2000-06302-01(6302)-2004

MARCA DEBIL - Consiste en expresiones de uso genérico o común que no admite apropiación exclusiva / SIGNO DEBIL - Evoca una cualidad del producto o servicio que no es apropiable A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado. Ello explica que, como lo señala la actora, en la Clase de servicios 36 Internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión VIDA, como los que cita. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto, ha puesto de presente: «NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de

tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.» MARCA O SIGNO DEBIL - Al utilizar elementos de uso común inapropiables no impiden su uso a varias empresas / VIDA - Sustantivo de uso común inapropiable que no impide su uso en otras empresas / SIGNO DEBILRegistrabilidad Es cuanto ha ocurrido en este caso, donde el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una característica del servicio de seguros, como es el sustantivo VIDA. No le asiste, entonces, razón a la entidad demandada, quien no puede privar a terceros del derecho a emplearlo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Desde esta perspectiva, el signo SUPERVIDA resulta registrable pese a la existencia de otros registros de marcas formadas con la expresión VIDA pues, se reitera, tratándose de un sustantivo debe permitirse que cualquier empresario pueda emplearlo para evocar una característica de los servicios de la Clase 36, y específicamente para sugerir que se trata de un seguro de vida. Dados estos argumentos, no era dable a la Superintendencia de Industria y Comercio aducir la existencia del registro previo de la marca mixta VIDA, como fundamento único para negar el registro de SUPERVIDA. En esas circunstancias, y no siendo idéntico el signo SUPERVIDA a la marca previamente registrada ni imitación suya, no está afectado por la

prohibición prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06302-01(6302)

Actor: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia Industria y Comercio negó el registro del signo SUPERVIDA (denominativo) para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional.

I. LA DEMANDA

ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., domiciliada en Bogotá, D.C., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 16228 de 18 de agosto de 1999, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca SUPERVIDA a favor de ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. para distinguir «Seguros; negocios financieros;

negocios monetarios; negocios inmobiliarios,» servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que es nula la Resolución 28435 de 22 de diciembre de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 16228. 1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro respectivo y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Hechos  ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., solicitó el 9 de febrero de 1999 a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo SUPERVIDA (denominativo) para distinguir «seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios,» servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.  Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 474, el término señalado por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena transcurrió sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.  Mediante Resolución 16228 de 18 de Agosto de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo SUPERVIDA (denominativo) en la Clase 36 de la Clasificación

Internacional de Niza, por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por presentar similitudes de orden ortográfico y fonético con la marca VIDA (mixta) registrada en la misma Clase, por lo que de coexistir en el mercado se induciría al público consumidor a error.  Contra la Resolución anterior ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A. interpuso los recursos de reposición y apelación. La resolución 21897 de 21 de octubre de 1999, pese a referirse al expediente 99-7476, decidió el recurso de reposición interpuesto por DESCO VON SCHULTHESS AG contra la decisión que negó el registro de la marca MAURICE LACROIX (MIXTA), razón por la que no demandó la nulidad de la citada resolución en la presente acción.  Mediante Resolución 28435 de 22 de diciembre de 1999 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 16228. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor señala como violado el artículo 13 incisos 1º y 2º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene el actor que se vulneró el derecho a la igualdad pues al cotejar en su conjunto el signo SUPERVIDA con la marca VIDA, no son confundibles.

Manifiesta que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 pues el signo SUPERVIDA es perceptible por los sentidos; goza de distintividad intrínseca ya que no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado, y desde el punto de visto gráfico, fonético y conceptual presenta suficientes diferencias que impiden que sea confundible con la marca VIDA. Sostiene que la administración fraccionó el signo SUPERVIDA para establecer una similitud artificial con la marca VIDA, que es común a varias marcas de la Clase 36, a saber: - MÁS VIDA, Certificado de registro 194845 con vigencia hasta el 27 de febrero de 2007, cuyo titular es la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS. - VIDA - PRODUCTOR, Certificado de registro 175369 con vigencia hasta 13 de junio de 2005, cuyo titular es la COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS. - VIVA LA VIDA, con Certificado de registro 203460 con vigencia hasta 27 de noviembre de 2007, cuyo titular es SEGUROS COLMENA S.A. - VIDA CONTINUA, Certificado de registro 212848 con vigencia hasta 28 de septiembre de 2008, cuyo titular es la CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. - CAFÉ VIDA, Certificado de registro 159343 con vigencia hasta 26 de marzo de 2009, cuyo titular es la COMPAÑÍA DE SEGUROS ATLAS. Plantea que no existe confusión de tipo gráfico o visual entre las marcas SUPERVIDA (nominativa) y VIDA (mixta) pues tienen una extensión diferente lo

que influye en la percepción del público consumidor, la cual es global y no fragmentada. Argumenta que las marcas cotejadas tienen pronunciación diferente, pues SUPERVIDA tiene más componentes vocálicos, tres consonantes adicionales al principio de la marca que acompañan a las vocales iniciales; las diferencias se incrementan si se tiene en cuenta que la marca VIDA es mixta y el signo SUPERVIDA es denominativo. Desde el punto de vista fonético o auditivo el signo SUPERVIDA al estar compuesto de cuatro sílabas se percibe de forma diferente, y al acompañarse de la expresión SUPER se hace lo suficientemente distintivo. Desde el punto de vista conceptual o ideológico no existe confusión debido a que expresan ideas diferentes en el consumidor, pues el signo VIDA evoca la idea de existencia y la expresión SUPERVIDA evoca la idea de una vida o existencia mejor que la de los demás; la ley marcaria no prohíbe el registro del superlativo SUPER acompañado de otra expresión que le confiera suficiente distintividad, como en este caso ocurre con el sustantivo VIDA.

II. CONTESTACION La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que la actora no desvirtuó la legalidad de los actos administrativos acusados, y que al expedirlos se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Reitera que el examen sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto pone de manifiesto las semejanzas que presentan en los aspectos ortográfico y fonético que de coexistir en el mercado inducirían a error al público consumidor, pues

creerían que los servicios tendrían el mismo origen; amén de que el superlativo SUPER no es susceptible de apropiación. Reitera que según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca SUPERVIDA no es registrable, pues no es suficientemente distintiva.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la parte actora sostiene que las consideraciones expuestas por la entidad demandada como fundamento de la negativa del registro del signo SUPERVIDA para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional carecen de fundamento, pues el término VIDA es de común utilización en las marcas de la Clase 36 debido a que se emplea para sugerir al público consumidor que los servicios se relacionan especialmente con los seguros de vida. Por tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio no puede fundamentarse en el registro de la marca VIDA (mixta) para negar el registro de otros signos que se formen con esa expresión pero que están acompañadas de otro u otros términos que les dan suficiente distintividad como sucede con SUPERVIDA.

Insiste en que la Superintendencia no puede válidamente otorgar a ningún sujeto el monopolio sobre el uso expresiones genéricas, así estén registradas, cuando un tercero solicita una nueva expresión que acompaña dicho término genérico, como es el caso de SUPERVIDA. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insiste en que el signo SUPERVIDA para la Clase 36 es irregistrable pues no cumple los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, por semejarse a la marca registrada VIDA, lo que podría inducir al público a error.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto sea pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según la Resolución 16228 de 18 de agosto de 1999 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo nominativo SUPERVIDA para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional, por considerarlo confundiblemente semejante con el elemento denominativo de la marca registrada VIDA (mixta), y porque de coexistir en el mercado se induciría a error al consumidor, pues el superlativo SUPER no es susceptible de apropiación y como tal no aporta suficiente distintividad al signo solicitado.

Los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional son: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios». La parte actora considera que al negar el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, pues la expresión VIDA acompañada de sustantivos calificativos u otras expresiones es común a varias marcas registradas en la Clase 36 y puede combinarse con otros elementos que formen un conjunto diferente. El problema sustancial de la litis consiste en determinar si el registro de la marca VIDA (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36 Internacional es oponible a la solicitud de registro del signo SUPERVIDA para la misma clase; o si como lo

aduce la actora, VIDA (mixta) es una marca débil que debe soportar el registro de otras que se formen con esa expresión, pues esta no es susceptible de apropiación particular. De la respuesta a este interrogante dependerá que el signo SUPERVIDA se encuentre afectado o no por la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La citada norma prescribe: «Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

...» El signo solicitado en registro es : SUPERVIDA La marca que sirvió de fundamento a la negativa se representa así: Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala, las marcas se tratarán como denominativas para su comparación, pues el elemento figurativo de la registrada no es el predominante. A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las

reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado. Ello explica que, como lo señala la actora, en la Clase de servicios 36 Internacional existan otros registros de marcas que se forman con la expresión VIDA, como los que cita. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto, ha puesto de presente: «NOVENO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil. En efecto si alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva, el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.» Es cuanto ha ocurrido en este caso, donde el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una característica del servicio de seguros, como es el sustantivo VIDA. No le asiste, entonces, razón a la entidad demandada, quien no puede privar a terceros del

derecho a emplearlo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre los signos en disputa. Desde esta perspectiva, el signo SUPERVIDA resulta registrable pese a la existencia de otros registros de marcas formadas con la expresión VIDA pues, se reitera, tratándose de un sustantivo debe permitirse que cualquier empresario pueda emplearlo para evocar una característica de los servicios de la Clase 36, y específicamente para sugerir que se trata de un seguro de vida. Dados estos argumentos, no era dable a la Superintendencia de Industria y Comercio aducir la existencia del registro previo de la marca mixta VIDA, como fundamento único para negar el registro de SUPERVIDA. En esas circunstancias, y no siendo idéntico el signo SUPERVIDA a la marca previamente registrada ni imitación suya, no está afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 83de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De otra parte, aunque es cierto que el superlativo SUPER tampoco es susceptible de apropiación particular con carácter exclusivo, su conjugación con VIDA origina una marca evocativa que tiene la aptitud suficiente para distinguir los servicios de la clase 36 Internacional. Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda. Así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 16228 de 18 de agosto de 1999 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca nominativa SUPERVIDA a favor de ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; y 28435 de 22 de diciembre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. Segundo.- Ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa SUPERVIDA a favor de ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de enero de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

RAFAEL OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO