CE-11001-03-24-000-2000-06305-01(6305)-2002

PREFIJOS Y SUFIJOS COMUNES - Inapropiabilidad y exclusión en el cotejo marcario Recaba el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “Entre las marcas en conflicto el examinador reflexionará sobre los elementos que van antepuestos o pospuestos para establecer en esas condiciones cuál denominación adquiere mayor relevancia, y si la hace distintiva. Del estudio global y prolijo podrá observar si se trata de los mismos prefijos o sufijos, que como son de uso común no pertenecen a la exclusividad de persona alguna..”. Advierte la Sala que la expresión “DERM”, común en las marcas cotejadas, constituye un término genérico alusivo a la piel que, como tal, no pertenece a la exclusividad de persona alguna. Y, conforme lo precisó la Sala, dicha expresión genérica debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada. NOTA DE RELATORIA: Se citan sentencias de 22 de febrero de 2001, Actora: Laboratorios Bussie S.A., Expediente 5823, C.P. Camilo Arciniegas Andrade ; y de 17 y 23 de mayo de 2002, Expedientes núms. 6007 Actora: Laboratorios Bussie S.A., y 6010, Actora Smitkline Beecham Corporation, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SIMILITUD FONÉTICA - Existencia entre los términos LIPODERM y LIPHADERM La marca solicitada por la actora (LIPHADERM), para la clase 3a y la marca

registrada con anterioridad en favor del tercero (LIPODERM) para la misma clase son similares y, por ende, hay riesgo de confundibilidad para el consumidor. En efecto, la marca solicitada por la actora, si bien desde el punto de vista ortográfico difiere de la registrada en favor del tercero, en cuanto su terminación es en femenino y contiene en su estructura la consonante H, no lo es menos que la diversidad de letras no ofrece mayor distintivad. Veamos:LIPO-LIPHA-LIPOLIPHAY menos aún si ante el público consumidor su estructura completa en un cotejo sucesivo y no simultáneo se presenta así: LIPODERM-LIPHADERMLIPODERM-LIPHADERM. Ahora, desde el punto de vista fonético se hace más patente la confusión, pues la consonante “H” en el idioma español no tiene sonido. Luego al pronunciarse las expresiones LIPO y LIPA no habría mayor diferenciación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06305-01(6305)

Actor: LIPHA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La sociedad LIPHA, a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha

presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 16536 de 19 de agosto de 1999, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 22536 de 27 de octubre de 1999, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28489 de 23 de diciembre de 1999 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder el registro de la marca “LIPHADERM”, clase 3a. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1°: Que la sociedad LIPHA el 22 de diciembre de 1998 solicitó el registro de la marca “LIPHADERM”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Agrega que el extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial y no fue objeto de observaciones por parte de terceros. 3º: Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 16536 de 19 de agosto de 1999, negó el registro de la marca “LIPHADERM”, por encontrarla similarmente confundible con la marca “LIPODERM”, registrada con anterioridad por la sociedad Productos

Farmacéuticos Especializados. 4°: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación; los que fueron resueltos mediante las Resoluciones núms. 22536 de 27 de octubre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 28489 de 23 de diciembre de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violó el literal a), del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la demandada erró al concluir que la marca solicitada era confundiblemente semejante con la marca “LIPODERM”, registrada por la sociedad Productos Farmacéuticos Especializados. A su juicio, la marca solicitada no se encuentra incursa en la citada causal de irregistrabilidad, toda vez que es totalmente distintiva, pues, cuenta con elementos semánticos y morfológicos que la hacen inconfundible respecto de la marca “LIPODERM”; que no se puede desconocer que “LIPHADERM” es una expresión de fantasía, carente de significado propio y, por lo tanto, incapaz de representar alguna idea en la mente del público consumidor, diferente de evocar su origen empresarial, es decir, a la sociedad francesa LIPHA, de la cual se deriva; que la expresión DERM o DERMA es un término proveniente del idioma inglés que en español significa DERMIS, cuya expresión no puede ser monopolizada por una sola

persona, ya que por su uso generalizado y constante entre los fabricantes de productos de la Clase 3ª Internacional de Niza, se ha convertido en una matrícula de uso común y, por lo tanto, ninguna persona puede impedir que terceros usen o registren marcas que lo incluyan. Agrega que, de acuerdo con lo anterior, no se puede fundar la confundibilidad en que ambas marcas estén compuestas por el sufijo de uso común “DERMA”, sino que en este caso se deben tener en cuenta también los diferentes radicales o prefijos que conforman cada una de las marcas en conflicto, los cuales, sin lugar a dudas, le imprimen distintividad suficiente a la marca solicitada para que pueda accederse al registro. Señala que estando la marca solicitada compuesta por un prefijo suficientemente distintivo y además evocador de origen empresarial y un sufijo de uso común, que no puede ser monopolizado por un solo propietario, no se puede prescindir de ninguno de dichos elementos al momento de hacer el cotejo marcario, ya que los dos forman un conjunto y, por lo tanto, la estructura debe prevalecer sobre los elementos aisladamente considerados, además que se debe tener en cuenta que las marcas se le presentan al público tal como son, sin modificaciones o maniobras gráficas que pretendan hacer semejante algo que objetivamente no lo es. Anota que la marca solicitada “LIPHADERM” se presentó limitada a unos productos muy específicos de la Clase 3ª, cuales son: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; y que la finalidad de restringir los productos dentro de una solicitud de registro de marca es la de eliminar al máximo la

posibilidad de confusión entre ésta y las ya registradas o solicitadas a registro por terceros, por lo que aunque existan dos signos semejantes, aún dentro de la misma clase, ellos podrán coexistir, si los productos que cubre cada uno no tienen relación directa de tal manera que se induzca al público a error. Expresa que la posibilidad de confusión desaparece cuando los signos en conflicto se encuentran limitados a determinados productos o excluyen otros, pues es ese precisamente el efecto de la limitación y de la exclusión: la eliminación de posibilidad de confusión. Concluye que en el sub lite está más que probado que las marcas “LIPHADERM” y “LIPODERM” no son confundibles pues la primera deriva total y completamente del nombre comercial de la sociedad solicitante, mientras que la segunda está conformada por dos términos evocativos, lo que hace que examinadas en su conjunto presenten diferencias substanciales que descartan por completo cualquier posibilidad de confusión, por lo que no hay lugar a aplicar la causal de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.-La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria,

garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de la marca “LIPHADERM” frente a la marca “LIPODERM”, ambas de la clase 3ª, se concluye, en forma evidente, que son semejantes entre sí en los aspectos ortográficos y fonéticos, lo que permite la posibilidad de confusión. II.2.- La sociedad SANOFI-SYNTHELABO DE COLOMBIA S.A., antes SYNTHELABO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESPECIALIZADOS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando, en síntesis, que es titular del registro de la marca “LIPODERM” para distinguir productos de la clase 3ª; y que al cotejar dicho signo con “LIPHADERM”, solicitado por la actora, se observa que éste no es suficientemente distintivo y presenta similitud tanto visual, como fonética e ideológica con su marca registrada. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público se remitió a la Interpretación Prejudicial que debía hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 16536 de 19 de agosto de 1999, obrante a folios 3 a 5, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa “LIPHADERM”, para distinguir productos comprendidos en la clase 3a

de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, con apoyo en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, en su opinión, es confundiblemente semejante con la marca nominativa “LIPODERM”. El artículo 83 de la Decisión 344, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con el alcance de la disposición comunitaria en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 39-IP-2002, solicitada en este proceso, que el propósito de negar el registro de signos idénticos o similares es evitar el riesgo de confusión entre las marcas, confusión que puede presentarse en diversas formas, para lo cual debe acudirse a las reglas que permiten determinar cuándo las marcas son similares, al punto que pierden su distintividad (folios 192 y 193).

Tales reglas son: Que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que estas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y

tener en cuenta la naturaleza del producto; y que deben apreciarse las semejanzas y no las diferencias. Que, igualmente, la comparación se hace para establecer si existe riesgo de confusión en el campo fonético y visual y conceptual. Recaba el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “Entre las marcas en conflicto el examinador reflexionará sobre los elementos que van antepuestos o pospuestos para establecer en esas condiciones cuál denominación adquiere mayor relevancia, y si la hace distintiva. Del estudio global y prolijo podrá observar si se trata de los mismos prefijos o sufijos, que como son de uso común no pertenecen a la exclusividad de persona alguna....” (folio 196). Advierte la Sala que la expresión “DERM”, común en las marcas cotejadas, constituye un término genérico alusivo a la piel que, como tal, no pertenece a la exclusividad de persona alguna. Y, conforme lo precisó la Sala, entre otras providencias, en sentencias de 22 de febrero de 2001, Actora: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade ; y de 17 y 23 de mayo de 2002, Expedientes núms. 6007 Actora: Laboratorios Bussie S.A., y 6010, Actora Smitkline Beecham Corporation, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en cumplimiento de los alcances fijados por la jurisprudencia comunitaria, y ahora se reitera, dicha expresión genérica debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de

establecer la similitud alegada. Atendiendo el criterio que sobre este aspecto ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, observa la Sala que la marca solicitada por la actora, para la clase 3a y la marca registrada con anterioridad en favor del tercero para la misma clase son similares y, por ende, hay riesgo de confundibilidad para el consumidor. En efecto, la marca solicitada por la actora, si bien desde el punto de vista ortográfico difiere de la registrada en favor del tercero, en cuanto su terminación es en femenino y contiene en su estructura la consonante H, no lo es menos que la diversidad de letras no ofrece mayor distintivad.

Veamos: LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHALIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHALIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA-LIPO-LIPHA Y menos aún si ante el público consumidor su estructura completa en un cotejo sucesivo y no simultáneo se presenta así: LIPODERM-LIPHADERM-LIPODERM-LIPHADERM-LIPODERM-LIPHADERMLIPODERM-LIPHADERM-LIPODERM-LIPHADER-LIPODERM-LIPHADERMLIPODERM-LIPHADERM-LIPODERMAhora, desde el punto de vista fonético se hace más patente la confusión, pues la consonante “H” en el idioma español no tiene sonido. Luego al pronunciarse las expresiones LIPO y LIPA no habría mayor diferenciación.

Así las cosas, estima la Sala que los cargos de la demanda no están llamados a

prosperar, y, en consecuencia, habrán de denegarse las pretensiones de la misma. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día cinco (5) de diciembre de dos mil dos.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA