CE-11001-03-24-000-2000-06331-01(6331)-2002

IDENTIDAD DE MARCAS - Confundibilidad aunque se trate de productos de distinta clase al utilizar los mismos canales de comercialización y publicidad Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala observa que es evidente que entre “CACIQUE” y “CACIQUE” existe total identidad de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico, razón por la cual de coexistir en el mercado inducirían al público consumidor a error, en la medida en que pensaría que se trata de productos que tienen un mismo origen. En efecto, colocándose esta Corporación en el lugar de un consumidor medio, y dado que los productos de la clase 29 y de la clase 30 son de consumo humano, tienen un mismo canal de comercialización, esto es, hipermercados, pequeños expendios o tiendas de barrio, y tienen como medios de publicidad la radio, la televisión y los medios escritos en general, esto es, revistas y periódicos de amplia circulación, la Sala concluye que el consumidor común y corriente, al comprar los pollos identificados con la marca “CACIQUE”, muy seguramente creerá que se trata de un producto producido por la misma empresa que produce los artículos de la clase 30 amparados con la marca “CACIQUE”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06331-01(6331)

Actor: AGROINDUSTRIAS UVE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por AGROINDUSTRIAS UVE S.A. - UVE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 9638 de 14 de marzo de 1994, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró fundada la oposición presentada por THE QUAKER OATS COMPANY y, en consecuencia, negó el registro de la marca “CACIQUE”, clase 29, solicitada por la demandante para amparar los productos comprendidos en la clase 29; 21475 de 15 de octubre de 1999, mediante la cual, el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anteriormente identificada, confirmándola; y 26641 de 23 de diciembre de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 9638 de 14 de marzo de 1994, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la observación presentada por THE QUAKER OATS COMPANY y, en consecuencia, ordene el registro de la marca “CACIQUE” a favor de la demandante.

Que, en subsidio de las pretensiones anteriores, declare la nulidad parcial de las resoluciones en cuanto se refieren a pollos sacrificados y crudos, es decir, en cuanto a carne de pollos en canal, como producto de la clase 29, y en consecuencia, se declare parcialmente fundada la observación promovida, y se ordene el registro de la marca exclusivamente para dicho producto de la clase 29. Asimismo, que se ordene pagar, a favor de la demandante, los gastos o tasas legales por concepto de retiro de titulo, y se ordene la inscripción del registro en los libros de Propiedad Industrial. Finalmente, que se ordene copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta (30) día hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal y como lo prevé el artículo 176 del C.C.A. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1º. POLLOS EL CACIQUE LTDA. (hoy AGROINDUSTRIAS UVE S.A. –

UVE S.A.), domiciliada en Bogotá D.C., presentó el 21 de octubre de 1983 la solicitud de registro de la marca “CACIQUE”, para distinguir productos de la clase 29 internacional. 2º. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 324, THE QUAKER OATS COMPANY, domiciliada en Chicago (EE.UU.), presentó demanda de oposición, basada en el hecho de ser la titular

del registro de la marca “CACIQUE”, clase 30, certificado de registro núm. 114.290. 3º. Mediante los actos acusados se declaró fundada la observación presentada por THE QUAKER OATS COMPANY y se negó el registro de la marca nominativa “CACIQUE”, clase 29, a favor de la demandante. 4º. La resolución mediante la cual se resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 8 de febrero de 2000, razón por la cual la demanda presentada el 9 de junio del mismo año fue no se encuentra caducada. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. El actor considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las razones que, bajo la forma de cargos, se resumen a continuación: Primer cargo.- Los actos acusados violan el artículo 81 de la Decisión 344, por falta de aplicación, ya que el signo “CACIQUE” para distinguir productos de la clase 29 es suficientemente distintivo, al menos parcialmente, puesto que los productos que pretende amparar no son confundiblemente semejantes, pues no son intercambiables, ya sea total o parcialmente, en relación con los productos de la clase 30 amparados con la marca “CACIQUE” de propiedad de THE QUAKER

OATS COMPANY.

Segundo cargo.- La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, por aplicación indebida, pues no tuvo en cuenta que todos los productos objeto de la solicitud de registro no son

confundiblemente semejantes con los productos protegidos con la marca registrada y, por ende, al afirmar, en forma generalizada, la similitud y confusión entre los productos de las clases 29 y 30, desconoció los siguientes principios expuestos por la jurisprudencia y la doctrina:

1. Los productos comprendidos en clases diferentes, por regla general, son distintos y diferentes entre sí, salvo excepción en contrario y salvo prueba de dicha excepción en contrario.

2. Para determinar la confundibilidad entre productos comprendidos en clases diferentes, es necesario aportar prueba de la confusión. 3.- El criterio más acertado para determinar la semejanza entre los productos, es la intercambiabilidad en el mercado. 4.- La protección legal extensiva de una marca a productos distintos para los cuales se encuentra legalmente registrada implica necesariamente un examen estricto acerca de la confusión pues, de lo contrario, implicaría una violación al principio de la especialidad. 5.- Los productos distinguidos con las marcas en conflicto no son competitivamente conexos, pues nadie va a sustituir, por ejemplo, un producto “aves” o “pollos crudos en canal” de la clase 29, marca “CACIQUE”, con un cereal de la clase 30 distinguido con el signo “CACIQUE”. 6.- Los productos cárnicos y, en especial, los pollos crudos o la carne cruda de aves, de la clase 29, no son intercambiables ni sustituibles en relación con los productos cereales y de pastelería de la clase 30, como tampoco lo son todos los restantes productos entre sí, razón por la cual no se puede alegar la confusión generalizada de productos. d.- Las razones de la defensa

La demanda fue notificada al Superintendente de Industria y Comercio, quien mediante apoderado defendió la legalidad de los actos acusados, argumentando lo siguiente: A los actos demandados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92-226.739, contentivo de la solicitud de registro de la marca “CACIQUE”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 29, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “CACIQUE”, solicitada para la clase 29, frente a la marca “CACIQUE”, registrada por THE QUAKER OAST COMPANY para distinguir los productos de la clase 30, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos, razón por la cual, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, por existir la posibilidad de confusión tanto directa como indirecta, habida cuenta que creería que los productos tienen el mismo origen, además de que es indudable que los productos que ampara la clase 29 son similares a los que ampara la clase 30. - THE QUAKER OAST COMPANY , tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que es la titular de la marca “CACIQUE” con base en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca solicitada por la actora, no contestó la demanda.

e.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto del 19 de diciembre de 2000 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 160). Por auto visible a folio 183 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la demandante y de la demandada (folios 251 y 247, respectivamente). El 19 de diciembre de 2001 se sometió el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 17 de julio del 2002, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 271). II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s. III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “PRIMERO. Para que un signo pueda ser registrado como marca, necesariamente debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344, esto es, distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de

representación gráfica. “SEGUNDO. No solamente deben cumplirse los res requisitos antes mencionados, sino que es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irresgistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “TERCERO. Dentro del sistema marcario, no pueden existir dos signos que sen idénticos o similares pertenecientes a diferente titular y que amparen los mismos productos o servicios. “CUARTO. La determinación del riesgo de confusión es un aspecto que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. “QUINTO. El derecho al uso de exclusividad de la marca se adquiere gracias al registro que le otorga la oficina nacional competente. La marca que se desee registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada anteriormente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro, y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas, prescriben: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Los signos en conflicto son “CACIQUE” (marca solicitada y negada mediante los actos acusados para distinguir productos de la clase 29) y “CACIQUE” (marca registrada con anterioridad para distinguir productos de la clase 30). Los productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza , son: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. Por su parte, los productos comprendidos en la clase 30 son “Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. El signo “CACIQUE” fue solicitado en los siguientes términos: “El signo, objeto de la marca, podrá ser usado sólo o acompañado de leyendas indicativas, incluso de procedencia o de propiedad o de figuras o

alegorías, en cualquier tamaño, en cualquier color o combinación de colores y en cualquier tipo o estilo de letra... La clase de productos, objeto de la marca, es la Veintinueve ( 29) del Artículo 2º del Decreto 755 de 1972”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reseñó en la interpretación prejudicial las reglas que la doctrina ha estructurado para realizar la comparación entre los signos que presenten una posible semejanza o confusión, así: “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas... “b)- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea... “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto... “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan...”. Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala observa que es evidente que entre “CACIQUE” y “CACIQUE” existe total identidad de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico, razón por la cual de coexistir en el mercado inducirían al público consumidor a error, en la medida en que pensaría que se trata de productos que tienen un mismo origen. En efecto, colocándose esta Corporación en el lugar de un consumidor medio, y dado que los productos de la clase 29 y de la clase 30 son de consumo humano, tienen un mismo canal de comercialización, esto es, hipermercados, pequeños expendios o tiendas de barrio, y tienen como medios de publicidad la radio, la

televisión y los medios escritos en general, esto es, revistas y periódicos de amplia circulación, la Sala concluye que el consumidor común y corriente, al comprar los pollos identificados con la marca “CACIQUE”, muy seguramente creerá que se trata de un producto producido por la misma empresa que produce los artículos de la clase 30 amparados con la marca “CACIQUE”. De otra parte, si bien es cierto, como lo afirma la actora, que no es muy factible que alguien sustituya un pollo por un cereal, también lo es que la confusión no solamente se presenta cuando un producto pueda ser sustituido por otro, sino también cuando el consumidor medio, al encontrar en un supermercado un pollo con la marca “CACIQUE”, y cualquiera otro producto comestible, por ejemplo, mostaza, cereales, vinagre, etc. con la misma marca, piensa inmediatamente que uno y otro tienen el mismo origen empresarial. La Sala resalta que si en algunos casos un signo es irregistrable cuando la confundibilidad se presenta desde uno sólo de los puntos de vista, esto es, conceptual, fonético, ortográfico o visual, con mayor razón lo será en casos como el examinado, en el que dicha confundibilidad se presenta en todos los aspectos objeto de comparación, por lo cual la expresión se torna, sin lugar a dudas, en irregistrable. Concluye la Sala que de coexistir en el mercado la marca “CACIQUE” para las clases 29 y 30 el público consumidor pensaría que los productos amparados con dicha expresión tienen el mismo origen empresarial, razón por la cual no le asiste razón al actor cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio

violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo “CACIQUE”, clase 29, pues si bien éste es perceptible y susceptible de representación gráfica, no tiene la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor identifique los productos producidos por la actora, de los producidos por THE QUAKER OAST COMPANY bajo la marca “CACIQUE”, contrariando así la función principal de la marca, esto es, distinguir los productos o servicios de una persona de los servicios o productos de otra, razón por la cual con la negativa de la entidad demandada para registrar el signo controvertido se protege al titular del registro marcario confundible con el solicitado, al igual que al consumidor de los productos amparados por el ya registrado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 10 de octubre del 2.002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA