CE-11001-03-24-000-2000-06343-01(6343)-2003

IDENTIDAD DE MARCAS - Irregistrabilidad ante identidad fonética, gráfica y conceptual así amparen productos de distinta clase / CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Permite a quien se ha negado solicitar un nuevo registro / CLASE DE PRODUCTOS - Inducción al público en error cuando ambas clases hacen parte de la canasta familiar: CAPRICHO clase 29 y CAPRICO clase 30 / DERECHO PREFERENCIAL AL REGISTRO - Término de 3 meses a partir de la cancelación por no uso No cabe duda que entre las marcas CAPRICHO Clase 29 y CAPRICHO Clase 30 existe identidad fonética, gráfica y conceptual. Y aunque ambas cobijarían productos de distinta clase, podría inducirse al público a error puesto que los productos comprendidos tanto en la clase 29 como en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son productos comunes en la canasta familiar y en el mercado de los colombianos y se ubican en los mismos o son contiguos estantes dentro de los supermercados. Sin embargo, con fecha 31 de enero de 2000 y ante solicitud de Meals de Colombia S.A., se produjo la Resolución 1785, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos canceló por no uso, el registro de la marca CAPRICHO, amparada con el certificado 122413 de la sociedad Mimós Ltda. No obstante, para el 23 de diciembre de 1999, se había producido ya la Resolución 28565 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 09233 de 1997, aunque ambas resoluciones fueron notificadas al representante legal de Meals de Colombia S.A. el 25 de febrero de 2000. Para la Sala es claro que al producirse la cancelación

por no uso, del registro de la marca CAPRICHO para productos de la Clase 29, se ha removido el obstáculo existente para el registro de la marca CAPRICHO Clase 30 solicitada por Meals de Colombia S.A. quien puede solicitar de nuevo su registro, en los términos del artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que dice: “Artículo 111. La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. En consideración a que a la fecha en que se produjo la decisión del recurso de apelación en la vía gubernativa no se había producido todavía la cancelación por no uso de la marca que impidió el registro de la solicitada por la empresa Meals de Colombia S.A., subsistían para ese momento las razones que llevaron a la Superintendencia a negar el registro de la marca solicitada. En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., julio once (11) del año dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06343-01(6343)

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por MEALS DE COLOMBIA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 009233 del 9 de abril de 1997 por la cual se decide una observación y se niega el registro de la marca CAPRICHO, Resolución 30525 del 28 de Noviembre de 1997 por la cual se resuelve un recurso de reposición y la 28565 de 1999 que decide un recurso de apelación, expedidas todas por la Superintendencia de Industria y

Comercio.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de la Resolución 009233 del 9 de abril de 1997, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante la cual negó el registro de la marca CAPRICHO, para distinguir productos de la Clase 30 Internacional solicitada por MEALS DE

COLOMBIA S.A.

Que se declare la nulidad de la Resolución 30525 del 28 de noviembre de 1997 por la cual el mismo funcionario confirmó la resolución anterior. Que se declare la nulidad de la Resolución 28565 del 23 de diciembre de 1999, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación conformando la Resolución 009233 de 1997. Que, a título de restablecimiento, se ordene conceder el registro de la marca CAPRICHO de la Clase 30 a favor de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado, el 30 de julio de 1986 solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca CAPRICHO para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional. El 1 de febrero de 1989, la sociedad MIMOS LIMITADA presentó demanda de oposición contra el registro de la mencionada marca. La División de Propiedad Industrial ( hoy División de Signos Distintivos) rechazó la oposición por no haberse dado cumplimiento al auto en que se requirió presentar el poder en debida forma. Mediante Resolución 09233 del 9 de abril de 1997 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca CAPRICHO solicitada por Meals de Colombia S.A., con base en la marca CAPRICHO de la Clase 29 de MIMO’S Ltda. La empresa Meals de Colombia S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un escrito de limitación de productos precisando que limitaba la marca a distinguir únicamente hielo, paletas y helados comestibles, excluyendo los demás productos de la Clase 30, y presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolucón que negó la marca CAPRICHO. Mediante Resolución 30525 de noviembre de 1997 se confirmó la providencia al resolver el recurso de reposición. No obstante que la sociedad Mimo’s Ltda., no usaba la marca en el comercio y

que la oposición fue inadmitida, la Oficina de Signos Distintivos se empeñó en rechazar y negar la marca CAPRICHO. Mediante escrito de junio 30 de 1998, Meals de Colombia S.A. presentó demanda de cancelación por no uso contra la solicitud de registro de la marca CAPRICHO Clase 29, cuyo titular era la sociedad MIMO’S LTDA. para eliminar así el impedimento. Mediante Resolución 28565 de diciembre de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 9233 de 1997, agotándose así la vía gubernativa. Mediante Resolución 01785 de 31 de enero de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca CAPRICHO para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 Internacional cuyo titular era la sociedad MIMO’S LTDA. La Superintendencia de Industria y Comercio entró en una inexplicable contradicción al notificar el mismo día los actos administrativos por los cuales, por un lado, canceló por no uso la marca CAPRICHO de la Clase 29 y por el otro, negó el registro de la marca CAPRICHO Clase 30 solicitada por Meals de Colombia S.A por encontrarse registrada y vigente la marca CAPRICHO de la Clase 29. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículo 29 Constitución Política; artículo 81, 83, literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Los actos administrativos notificados simultáneamente el 25 de febrero de 2000

violaron el debido proceso. No es aceptable esta clase de contradicciones dentro de un proceso administrativo, pues demuestran inseguridad jurídica y ponen de manifiesto que no se ha aplicado el principio del debido proceso. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 al negar la marca CAPRICHO Clase 30 argumentando confusión con la marca CAPRICHO de la Clase 29. La marca CAPRICHO de la Clase 30 solicitada es un signo propio y original de Meals de Colombia S.A que cumple con los presupuestos del citado artículo. El signo CAPRICHO para distinguir helados y paletas es una marca con fuerza distintiva suficiente respecto de otros signos o servicios diferentes con los que pudiere confundirse. Hubo una clara violación del artículo 83, literal a) al no tener en cuenta la diferencia de productos, pues aunque existiera la maca CAPRICHO en el mercado colombiano no se presentarían confusiones para consumidores y comerciantes, y, además, al desconocer que la marca base de la negativa era objeto de una acción de cancelación por no uso. No obstante la limitación efectuada a productos específicos de la Clase 30, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial negó la marca argumentando que esa limitación no disminuía el grado de confusión con los productos de la Clase 29 y que las marcas no podían coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión. La limitación, que es una facultad del solicitante, puede hacer desaparecer cualquier confusión al hacer referencia específica a los productos que se proyecta identificar, con lo cual se evidencia que en diferentes clases relacionadas pueden coexistir dos marcas en la utilización de productos disímiles y que no

induzcan a error. Se vulneró igualmente el artículo 96 de la Decisión 344, ya que la obligación de la administración es proceder al examen de fondo para determinar si el signo solicitado es o no susceptible de registro. Pero ese estudio no puede limitarse al expediente sino que la administración debe actualizar y consultar sus archivos. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no revisó la actuación de la Jefe de la División de Signos Distintivos y omitió el análisis completo y actualizado de las diligencias; por lo tanto, no tuvo oportunidad de percatarse que la marca CAPRICHO Clase 29, base de la negativa de la marca CAPRICHO Clase 30, estaba en proceso de cancelación y que, por tal razón, los actos administrativos respectivos debían ser concordantes y no contradictorios como finalmente fueron proferidos. El acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación porque falseó la realidad fáctica y jurídica al negar, por un lado, la marca CAPRICHO Clase 30 con base en la marca CAPRICHO Clase 29 y, por otro, declarar la cancelación por no uso de la marca CAPRICHO Clase 29, notificando ambos actos administrativos de manera simultánea a la sociedad Meals de Colombia S.A. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Las Resoluciones 09233 del 9 de abril de 1997, 30525 del mismo año y 28565 de diciembre de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no violaron las normas citadas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Jefe de la División de Signos Distintivos negó válidamente la marca CAPRICHO para distinguir los productos de la Clase 30 de la nomenclatura vigente, solicitada por Meals de Colombia S.A. En atención a la jurisprudencia vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la marca CAPRICHO solicitada para productos de la Clase 30, frente a la marca CAPRICHO para distinguir todos los productos de la Clase 29, registrada por la sociedad Mimo’s Ltda., es irregistrable en atención a las semejanzas existentes entre si, existiendo confundibilidad entre éstas y, por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen ya que los canales de comercialización son los mismos. Si se aprecian las marcas CAPRICHO Clase 30 y CAPRICHO Clase 29 en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres, y no las partes de unas y otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo la semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, lo cual induce a error al público consumidor. En consecuencia, la marca CAPRICHO Clase 30 era irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:

Por auto del quince (15) de agosto de 2000, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha diecinueve (19) de octubre de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte actora. Mediante comunicación del diecisiete (17) de junio de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe

apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo.

3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

4. El momento procesal para que el titular de una marca demuestre su inconformidad acerca de un signo solicitado para registro, es el de las observaciones.

5. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

6. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación el registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, los principios que se recogen en esta interpretación de que al o existir conexión entre los productos o servicios que protegen las marcas, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. Sin embargo, la calidad de marca notoria otorga una protección especial a su titular, independiente de la clase internacional a la que

pertenezcan los productos o los servicios de que se trate, siendo en todo caso necesaria la demostración suficiente de dicha condición”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se solicita la nulidad de las Resoluciones 09233 de 1997, 30525 del mismo año y 28565 de 1999 por las cuales, en su orden, se decide una observación y se niega un registro y se resuelven los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera. Mediante la Resolución 09233 de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en forma oficiosa verificó la existencia del registro de la marca CAPRICHO, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la nomenclatura vigente y negó el registro de la marca CAPRICHO solicitado por la sociedad Meals de Colombia S.A. para distinguir productos de la Clase 30.

En el citado acto se consignó: ”Que para determinar si dos marcas identifican productos o servicios respecto de los cuales su uso pueden inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre productos o servicios, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo primordial será la finalidad o uso del producto o servicio, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor, que puede inducirlo a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En opinión de este despacho existe similitud entre algunos productos de la Clase 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y

existiendo entre la marca que se solicita en registro y la marca registrada por la sociedad MIMO’S LIMITADA, identidad gráfica, fonética y conceptual, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza comprenden los siguientes productos: “Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos”. “Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados y comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hace subir la masa; sa, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Al respecto, encuentra la Sala que en los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el del literal a) del artículo 83 que dice: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. (subrayado fuera de texto). Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta una de las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según la cual “las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación

entre la marca previamente registrada y aquella cuyo registro se solicita posteriormente habrá de hacerse el estudio de comparación desde los elementos fonético, gráfico y conceptual. No cabe duda que entre las marcas CAPRICHO Clase 29 y CAPRICHO Clase 30 existe identidad fonética, gráfica y conceptual. Y aunque ambas cobijarían productos de distinta clase, podría inducirse al público a error puesto que los productos comprendidos tanto en la clase 29 como en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, son productos comunes en la canasta familiar y en el mercado de los colombianos y se ubican en los mismos o son contiguos estantes dentro de los supermercados. La negativa del registro de la marca CAPRICHO Clase 30 hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio obedeció entonces a la existencia de una marca anteriormente registrada con el mismo nombre de CAPRICHO para productos de la Clase 29, a favor de Mimo’s Ltda. Sin embargo, como se encuentra probado, con fecha 31 de enero de 2000 y ante solicitud de Meals de Colombia S.A., se produjo la Resolución 1785, mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso, el registro de la marca CAPRICHO para productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, amparada con el certificado 122413 de la sociedad Mimós Limitada. No obstante, para el 23 de diciembre de 1999, se había producido ya la Resolución 28565 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 09233 de 1997, aunque

ambas resoluciones fueron notificadas al representante legal de Meals de Colombia S.A. el 25 de febrero de 2000. Para la Sala es claro que al producirse la cancelación por no uso, del registro de la marca CAPRICHO para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se ha removido el obstáculo existente para el registro de la marca CAPRICHO Clase 30 solicitada por Meals de Colombia S.A. quien puede solicitar de nuevo su registro, en los términos del artículo 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que dice: ”Artículo 111. La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. En consideración a que a la fecha en que se produjo la decisión del recurso de apelación en la vía gubernativa no se había producido todavía la cancelación por no uso de la marca que impidió el registro de la solicitada por la empresa Meals de Colombia S.A., subsistían para ese momento las razones que llevaron a la Superintendencia a negar el registro de la marca solicitada. En consecuencia, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las

anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha julio once (11) de 2003. MANUEL S. URUETA AYOLA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO Presidente Ausente con permiso

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE