CE-11001-03-24-000-2000-06365-01(6365)-2002

COTEJO DE MARCAS - Deben tomarse la totalidad de los elementos que la integran sin descomponer su unidad fonética ni gráfica / SIMILITUD MARCARIA - Inexistencia entre los signos MARGARITAR Y MARGARITA ROSA DE FRANCISCO por su complemento gráfico distintivo A juicio de la Sala, en la marca mixta predomina el elemento denominativo y como quiera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina exige que en el cotejo debe tomarse en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, forzoso es concluir que no se aprecia la similitud que se predica en los actos acusados, ya que la expresión Margarita R, encerrada con sus iniciales dentro de un círculo formado por rosas, difiere, fonética y gráficamente del nombre y apellido de la marca registrada con anterioridad (MARGARITA ROSA DE FRANCISCO), no compuesto por elemento gráfico alguno. Estima sí la Sala que la expresión “LENCERÍA” no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparación, y por ello no se hizo alusión a la misma en el cotejo precedente, pues, conforme lo consideró la entidad demandada en la Resolución 18924, tal término no es apropiable para los productos de la clase 25, ya que éstos son artículos que corresponden a ese ramo, el de la lencería y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados deben anularse y, a título de restablecimiento del derecho se

ordenará a la entidad demandada proseguir el trámite de la solicitud de registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06365-01(6365)

Actor: MARGARITA RAMÍREZ CALLE Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho.

La señora MARGARITA RAMÍREZ CALLE, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 18924 de 13 de septiembre de 1999, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 22545 de 27 de octubre de 1999, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00640 de 26 de enero de 2000 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder el registro de la marca

“MARGARITA R LENCERÍA (MIXTA)”, clase 25.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1°: Que el 4 de septiembre de 1998 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca MARGARITA R. LENCERÍA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que, surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución núm. 18924 de 13 de septiembre de 1999, por medio de la cual negó el registro de la marca en cuestión, por considerar que existían similitudes de orden gráfico y fonético entre la marca solicitada y la marca nominativa ya registrada, MARGARITA ROSA DE FRANCISCO. 3°: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 22545 de 27 de octubre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 00640 de 26 de enero de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que también confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto a pesar de cumplir con los requisitos exigidos, su marca no fue registrada, como era la obligación de la oficina nacional competente. Agrega que el signo se percibe por los sentidos de la audición y de la vista, se fija rápidamente en la mente del público, el cual no sólo retiene con facilidad el sonido de las palabras, sino también la idea conceptual que la marca evoca; y que es distintivo y susceptible de representación gráfica. 2°: Estima que se violó el artículo 83, literal a), ibídem, por indebida aplicación, toda vez que la marca mixta MARGARITA R. LENCERÍA no tiene riesgo de confusión con la marca MARGARITA ROSA DE FRANCISCO, de forma tal que induzca al público a error. Agrega que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que cuando se lleva a cabo el cotejo marcario, la regla más aceptada es la de examinar los signos en su conjunto, lo cual implica un análisis global que no divida o mutile los componentes de la marca. Que al aplicar dicha regla al caso en comento, puede verse cómo la única palabra que coincide es el nombre de uso común femenino Margarita, pero las marcas en su conjunto difieren sustancialmente entre sí, ya que por ejemplo, el número de palabras en una y otra resulta evidentemente diferente, así como las sílabas componentes de cada una de éstas, salvo en lo que se refiere a la palabra Margarita. Añade que mientras en la marca de la actora se encuentran tres palabras, en MARGARITA ROSA DE FRANCISCO se encuentran 4, lo cual de acuerdo con la

jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, resulta diferencia suficiente para que no haya confusión entre dos marcas. Que tampoco se puede desconocer el hecho de que la marca MARGARITA R. LENCERÍA, es de carácter mixto, lo cual de acuerdo con la definición contenida en el proceso 4-IP-91,G.O. No. 97 de 16 de diciembre de 1991, significa que la marca está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), por tal razón, el tipo de letra específica que distingue a la marca de la actora constituye igualmente un elemento distintivo de la misma frente a otras marcas registradas. Aduce que en cuanto al aspecto auditivo o fonético, tampoco se presenta similitud alguna entre ellas, menos cuando están conformadas de forma mayoritaria, con sílabas y acentos diferentes. Que los actos acusados plantean como fundamento para no conceder el registro de la marca solicitada la coincidencia de la letra R con la marca ya registrada, consideración que desconoce por completo el aspecto auditivo implícito en todas las marcas, pues no tiene en cuenta que al pronunciar cada una de ellas la diferencia es evidente, ya que en una se leerá “erre” y en la otra “rosa”, eliminado así cualquier posibilidad de confusión en la recepción que el público hace de las dos marcas, por lo que al no existir dicha similitud, no se configura la improcedencia del registro de la marca. 3º: Que se violaron los artículos 146, inciso 1°, 147, ibídem, y el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de Cartagena, toda vez que la

Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344; y que tal inobservancia la condujo a negar el registro de la marca solicitada. 4º: en su opinión, se violó el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., pues la demandada desconoció los principios de igualdad e imparcialidad al no efectuar correctamente el examen de registrabilidad a que estaba obligada, para disponer que la marca sí es registrable. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Resalta que al efectuar el análisis sucesivo y comparativo de la marca “MARGARITA R LENCERÍA” frente a la marca “MARGARITA ROSA DE FRANCISCO” se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí en los aspectos ortográficos y fonéticos, lo que da la posibilidad de confusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 18924 de 13 de septiembre de 1999, obrante a folios 3 a 5, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca mixta “MARGARITA R. LENCERÍA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, pijamas, ropa interior, prendas de vestir sport en general, con apoyo en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, en su opinión, es confundiblemente semejante con la marca

nominativa MARGARITA ROSA DE FRANCISCO.

El artículo 83 de la Decisión 344, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. A juicio de la actora la entidad pública demandada vulneró la disposición transcrita y el artículo 81, ibídem, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de

distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” En relación con el alcance de las disposiciones comunitarias en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 6-IP-2002, solicitada en este proceso que al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca, la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico. Igualmente, señala el Tribunal que debe tomarse en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, “tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica...” (folio 133). Atendiendo el criterio establecido en la precitada interpretación prejudicial, la Sala advierte lo siguiente: La marca solicitada por la actora, para la clase 25 es mixta, y la marca registrada en favor de Margarita Rosa de Francisco Baquero para la misma clase, es denominativa. Ahora, para efectos del cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se traslada en fotocopia el folio 43 del expediente, donde aparece la marca solicitada objeto de los actos acusados: Y la marca nominativa respecto de la cual la entidad pública demandada encontró similitud es: MARGARITA ROSA DE FRANCISCO A juicio de la Sala, en la marca mixta predomina el elemento denominativo y como

quiera que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina exige que en el cotejo debe tomarse en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, forzoso es concluir que no se aprecia la similitud que se predica en los actos acusados, ya que la expresión Margarita R, encerrada con sus iniciales dentro de un círculo formado por rosas, difiere, fonética y gráficamente del nombre y apellido de la marca registrada con anterioridad, no compuesto por elemento gráfico alguno. Estima sí la Sala que la expresión “LENCERÍA” no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparación, y por ello no se hizo alusión a la misma en el cotejo precedente, pues, conforme lo consideró la entidad demandada en la Resolución 18924, tal término no es apropiable para los productos de la clase 25, ya que éstos son artículos que corresponden a ese ramo, el de la lencería y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo. Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados deben anularse y, a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la entidad demandada proseguir el trámite de la solicitud de registro. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECRÉTASE la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia de la declaratoria anterior y, a título de restablecimiento del

derecho, se ordena a la entidad demandada proseguir el trámite de la solicitud de registro, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de julio de 2002.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Salva voto

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA