CE-11001-03-24-000-2000-06394-01(6394)-2004

SEMEJANZA O IDENTIDAD MARCARIA - Clases: directa e indirecta / RIESGO DE CONFUSIÓN - Inexistencia entre los signos PEREZ COMPANC y KOMPAC por fuerza distintiva del primero / NOMBRE COMERCIALDistintividad de la razón social PEREZ COMPANC frente a KOMPAC El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 61-IP-2003, solicitada en este proceso, precisó que la prohibición allí contenida no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de riesgo para que se configure tal prohibición (folio 342). Se aduce en la precitada Interpretación que la identidad o semejanza puede dar lugar a dos tipos de confusión: directa, cuando el consumidor es inducido a adquirir un producto, en la creencia de que está comprando otro; e indirecta, cuando el consumidor frente a dos productos que le ofrecen considera que tienen un origen común. Como quiera que la comparación entre los signos debe hacerse sin descomponer la unidad de los mismos, desde el punto de vista de sus elementos fonético, gráfico y conceptual, no aprecia la Sala la identidad o semejanza que pueda inducir a error al público consumidor, pues si bien es cierto que el signo registrado con anterioridad KOMPAC en su pronunciación es igual a COMPANC, pues la consonante “N” antes “C” se pierde o no se alcanza a detectar, a este último le antecede el signo PEREZ que lo hace sustancialmente diferente, no por el hecho de que sea un agregado, sino en razón de que ofrece suficiente fuerza distintiva en la medida en que, además de

corresponder al nombre comercial de la actora, a su vez se trata de los apellidos del presidente de la compañía, señor Jorge Gregorio Pérez Companc, conforme consta folio 1, lo cual descarta que se esté en presencia de maniobras fraudulentas tendientes a obtener un provecho frente a la marca registrada. Ahora, desde el punto de vista conceptual el signo PEREZ COMPANC sugiere la idea del nombre o razón social de una persona jurídica; en tanto que KOMPANC no tiene esa connotación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06394-01(6394)

Actor: PEREZ COMPANC S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PEREZ COMPANC S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 19465 de 20 de septiembre de 1999 “Por la cual se niega el registro de una marca”; 26344 de 7 de diciembre de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02310 de 7 de febrero de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se destacan los siguientes: 1°: Que la actora presentó en Colombia el 28 de diciembre de 1998 una solicitud para el registro de la marca “PEREZ COMPANC”, para distinguir máquinas, herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos, productos de la clase 7° del la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Señala que el nombre de dicha sociedad, constituida en Argentina, fue adoptado por corresponder a los apellidos de sus principales accionistas y funcionarios y ha venido siendo usado desde 1947. 3°: Expresa que la marca KOMPAC de titularidad de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC. fue registrada en 1993 para distinguir, exclusivamente, “MECANISMO DE HUMEDECIMIENTO PARA PRENSA OFFCET” y ha coexistido pacíficamente con PEREZ COMPANC. 4°: Destaca que ningún tercero presentó observaciones en contra de su registro, no obstante lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 19465 de 20 de septiembre de 1999 lo negó por considerar que era confundible con KOMPAC. 5°: Asevera que contra tal acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de

violación: 1°: Que se quebrantó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, , por indebida aplicación, ya que la Administración concluyó, erradamente, que el signo “PEREZ COMPANC” era confundible con “KOMPAC”, sin tener en cuenta que “PEREZ”, es igualmente distintivo dentro de la marca. Expresa que bajo ningún criterio puede justificarse que la expresión “PEREZ” es muy débil, ya que una marca o expresión tiene esa connotación cuando es genérica o descriptiva de los productos o servicios que distingue. Que si, en gracia de discusión, se tomara la expresión “PEREZ” aisladamente, ella es distintiva al no presentar relación alguna con los productos comprendidos en la clase 7°. Resalta que si bien los productos pertenecen a la misma clase no son capaces de inducir al público a confusión ya que la marca KOMPAC se encuentra limitada a un solo producto, no pudiendo hacerse extensivo el derecho a los demás productos. Considera que si los argumentos anteriores no son suficientes, debe tenerse en cuenta que las marcas pueden coexistir pacíficamente, como ocurre con otras, cuyo listado acompaña, que comparten una misma palabra. Hace notar la antigüedad en el uso y registro de la marca “PEREZ COMPANC”, a nivel mundial; que se trata de una marca usada como nombre comercial desde 1947. Insiste que debe tenerse en cuenta el tipo de consumidores y de servicios a que se dirige la marca y la coexistencia en forma pacífica en el mercado, de las marcas enfrentadas. 2-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que la marca “PEREZ COMPANC” no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca registrada “KOMPAC”, toda vez que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir, llevaría a los consumidores a incurrir en error por la posibilidad de crear una confusión directa e indirecta, habida cuenta de que los llevaría a concluir que los productos de estas marcas tendrían el mismo origen. Enfatiza en que la confundibilidad de estas marcas radica en el hecho de que hay mayor significación o peso comparativo de las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas. 2.1.2. La sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC fue vinculada al proceso como tercero con interés directo y pese a haber sido notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, conforme consta a folio 233, no dio contestación a la misma. 3-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio limitándose únicamente a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias indicadas en la demanda como violadas.

4-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 19465 de 20 de septiembre de 1999, obrante a folios 14 a 16 del cuaderno principal, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa "PEREZ COMPANC”, para distinguir productos comprendidos en la clase 7a de la Clasificación Internacional de Niza (máquinas y máquinasherramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas e incubadoras de huevos. Para tal efecto se apoyó en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, en su criterio, dicha marca es confundiblemente semejante con la marca KOMPAC otorgada a favor de la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC, para distinguir productos comprendidos en la clase 7ª. El artículo 83 de la Decisión 344, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

En relación con el alcance de la disposición comunitaria en estudio, aplicado al caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 61-IP-2003, solicitada en este proceso, precisó que la prohibición allí contenida no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de riesgo para que se configure tal prohibición (folio 342). Igualmente expresa que para establecer la existencia del riesgo de confusión es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate (folio 342). Se aduce en la precitada Interpretación que la identidad o semejanza puede dar lugar a dos tipos de confusión: directa, cuando el consumidor es inducido a adquirir un producto, en la creencia de que está comprando otro; e indirecta, cuando el consumidor frente a dos productos que le ofrecen considera que tienen un origen común. A juicio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este caso la comparación entre los signos debe hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta los que fueren distintivos y dominantes; que la valoración debe hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que en el conjunto de los elementos que lo integran el todo prevalezca sobre sus partes (folio 343). Indica que, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tener en cuenta los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la

jurisprudencia, los cuales son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (folio 343).

Atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso sub lite es necesario determinar, en primer lugar, la existencia de identidad o semejanza entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada. Al respecto, la Sala observa lo siguiente: Las marcas en conflicto son denominativas y se manifiestan así: PEREZ COMPANC KOMPAC Como quiera que la comparación entre los signos debe hacerse sin descomponer la unidad de los mismos, desde el punto de vista de sus elementos fonético, gráfico y conceptual, no aprecia la Sala la identidad o semejanza que pueda inducir a error al público consumidor, pues si bien es cierto que el signo registrado con anterioridad KOMPAC en su pronunciación es igual a COMPANC, pues la consonante “N” antes “C” se pierde o no se alcanza a detectar, a este último le antecede el signo PEREZ que lo hace sustancialmente diferente, no por el hecho de que sea un agregado, sino en razón de que ofrece suficiente fuerza distintiva en la medida en que, además de corresponder al nombre comercial de la actora, a su vez se trata de los apellidos del presidente de la

compañía, señor Jorge Gregorio Pérez Companc, conforme consta folio 1, lo cual descarta que se esté en presencia de maniobras fraudulentas tendientes a obtener un provecho frente a la marca registrada. Ahora, desde el punto de vista conceptual el signo PEREZ COMPANC sugiere la idea del nombre o razón social de una persona jurídica; en tanto que KOMPANC no tiene esa connotación. Cabe resaltar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso: la sociedad VARN PRODUCTS COMPANY INC, no intervino en el mismo a pesar de habérsele notificado el auto admisorio de la demanda, lo que permite colegir que no estaba interesado en oponerse a la prosperidad de las pretensiones o que, por lo menos, la eventualidad de que la actora pudiera obtener el registro de la marca para la clase 7ª no afecta sus intereses. Además, conforme consta a folios 108 a 111, la actora es titular del registro marcario PEREZ COMPANC para distinguir productos comprendidos en las clases 01, 04 y 37, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó dichos registros, lo que permite inferir que tal marca, por si sola, es suficientemente distintiva. Así pues, estima la Sala que es procedente acceder a las pretensiones de la demanda en el sentido de decretar la nulidad de los actos acusados; y en cuanto al restablecimiento del derecho se dispondrá que la entidad demandada continúe con el trámite de la solicitud. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

Como consecuencia de la declaratoria anterior y, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada continuar con el trámite de la solicitud de registro.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO