CE-11001-03-24-000-2000-06401-01(6401)-2003

SIGNO DESCRIPTIVO - Se refiere a la cualidad común o genérica de un producto / METODO PARA DETERMINAR UN SIGNO DESCRIPTIVOConexión entre denominación y producto: ante la pregunta “cómo” Dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 76-IP-2002, solicitada en este proceso, que la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para que exista la causal de irregistrabilidad, sino que es menester que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto, como los que indican la naturaleza, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca; que para determinar si un signo es descriptivo la doctrina sugiere como método formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar y si la respuesta espontánea es igual a la designación de ese producto, hay lugar a establecer su naturaleza descriptiva; que para que rija la prohibición debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. SIGNO EVOCATIVO - Concepto Los signos evocativos son los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del consumidor, respecto del producto amparado por el distintivo; que los signos evocativos no determinan una

relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio, y el consumidor para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguido por ella. SIGNO DESCRIPTIVO - No debe fraccionarse para su análisis sino tomarse en su conjunto / SIGNO EVOCATIVO - Lo es ULTRASOFT como expresión de fantasía: registrabilidad Atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso sub lite observa la Sala que la marca solicitada para registro por la demandante "ULTRASOFT" para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede tomarse como una expresión descriptiva porque, si bien es cierto que a la expresión “ULTRA significa "extremo excesivo" y "SOFT" traducida al español significa “suave”, lo que, en principio, permitiría considerar que ello corresponde a las características de los productos que se pretenden amparar con la marca, no lo es menos que en el análisis que corresponde hacer a la Sala no puede fraccionarse el signo sino tomarse en su conjunto. Aplicando los criterios jurisprudenciales cuyos apartes han quedado transcritos, a juicio de la Sala, tomando en conjunto el signo “ULTRASOFT”, bien puede tenerse como una expresión de fantasía, en cuanto no tiene contenido conceptual o evocativa si se considera que transmite a la mente una imagen o idea sobre la característica de suavidad extrema de los bienes que con ella se pretenden proteger; empero en uno u otro caso es registrable. NOTA DE RELATORIA.-Se cita providencia de esta misma fecha,

expediente 6499, Actora: Bavaria S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06401-01(6401)

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 24191 de 22 de septiembre de 1997, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACION Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 22485 de 27 de octubre de 1999, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 02163 de 31 de enero de 2000 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento

del derecho se ordene a la demandada conceder el registro de la marca “ULTRASOFT”, clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 29 de diciembre de 1995 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "ULTRASOFT", para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clsificación Internacional de Niza. 2°: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A. presentó demanda de observaciones, con base en el hecho de que la citada marca era descriptiva. 3º: Manifiesta que, surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 24191 de 22 de septiembre de 1997, por medio de la cual declaró fundada la observación formulada argumentando para ello que dicha marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la expresión "ULTRASOFT" es descriptiva de las características y calidad de los productos de la clase 16. 4°: Expresa que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación; habiendo sido resuelto el primero a través de la Resolución núm. 22485 de 27 de octubre de 1999, expedida por el Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo a través de la Resolución núm. 02163 de 31 de enero de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que también confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Estima que se violaron los artículos 13, incisos 1º y 2º, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º, inciso 6º, del C.C.A., ya que a otros titulares se les concedieron marcas que evocan características de un producto, que tienen la misma conformación arbitraria o de fantasía que la marca

“ULTRASOFT”.

Resalta que si dicha marca evoca la idea de suavidad, ello no implica que sea descriptiva pues esa cualidad no constituye la característica principal de los productos enunciados con la marca, ya que esta es la limpieza. Hace notar como las marcas “BABY SOFT” y “SOAVE” no fueron consideradas como descriptivas siendo que algunos productos de dichas clases tienen como efecto secundario producir “suavidad”. 2º. Expresa que se violó el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca "ULTRASOFT" Clase 16 era descriptiva, pues según la Administración, designa una característica y la calidad de los productos que pretende identificar con ella, como son: papel de uso higiénico, servilletas de papel

tipo tissue, pañuelos desechables y papel suave para uso doméstico. Sostiene que si bien es cierto que la marca "ULTRASOFT" evoca el concepto de suavidad, no lo es menos que ello no la descalifica para su registro, debido a que los productos de la Clase 16 antes enunciados tienen como cualidad esencial el hecho de que sirven para la limpieza y además para secar, absorber líquidos u otras sustancias, para quitar el polvo, etc... Agrega que el concepto de suavidad que evoca la marca solicitada no impide que la misma acceda al registro, debido a que tal cualidad es una característica secundaria de los productos que se pretenden amparar con la citada marca, ya que como se enunció anteriormente, lo primordial de los productos ya designados es el hecho de que su finalidad es la limpieza y la higiene. Señala que sí se encuentra demostrado que la expresión "ULTRASOFT" evoca una cualidad secundaria de los productos ya enunciados y, además de ello, por su conformación se observa que la citada expresión es tipicamente arbitraria, claramente se puede concluir que dicho signo no es descriptivo, sino evocativo, debido a que los términos evocativos si dan una idea relacionada con el producto o con sus propiedades, en ningún momento constituyen el nombre del producto o definen exactamente la cualidad del mismo, ya que las expresiones evocativas tienen en su conformación algún elemento que las hace en un mayor o menor grado de fantasía, como sucede en el presente caso. 3º. Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, concordantes con el artículo 5º

del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó, ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, así como tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. Manifiesta que tal observación conduce a la no salvaguarda de los derechos a que se refiere el artículo 147 de la mencionada Decisión. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, y Productos Sanitarios SANCELA S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, no contestaron la demanda, no obstante habérseles notificado el auto admisorio según consta a folios 161 y 168 . III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene a la Interpretación Prejudicial que debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 24191 de 22 de septiembre de 1997, obrante a folios 7 a 8, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa "ULTRASOFT”, para distinguir productos comprendidos en la clase

16 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, papel de uso higiénico, servilletas de papel tipo tissue, pañuelos desechables y papel suave para uso doméstico, con apoyo en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues, en su opinión, la expresión es descriptiva de las características y/o calidad de los productos que se pretende distinguir, pues connota especial o superior suavidad. El artículo 82 de la Decisión 344, prevé: “No podrán registrarse como marca los signos que: ....d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. En relación con el alcance de la disposición comunitaria en estudio, aplicado al caso concreto, dijo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 76-IP-2002, solicitada en este proceso, que la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para que exista la causal de irregistrabilidad, sino que es menester que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto, como los que indican la naturaleza, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca; que para determinar si un signo es descriptivo la doctrina sugiere como método formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar y si la

respuesta espontánea es igual a la designación de ese producto, hay lugar a establecer su naturaleza descriptiva; que para que rija la prohibición debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. Agrega que los signos evocativos son los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del consumidor, respecto del producto amparado por el distintivo; que los signos evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio, y el consumidor para identificar o relacionar al producto amparado con el registro de una marca deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguido por ella. Destaca que no existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y corresponde a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo; que se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo simplemente imaginativo, y que dichos signos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva y, por lo tanto, pueden registrarse. Atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el

caso sub lite observa la Sala que la marca solicitada para registro por la demandante "ULTRASOFT" para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no puede tomarse como una expresión descriptiva porque, si bien es cierto que a la expresión “ULTRA significa "extremo excesivo" y "SOFT" traducida al español significa “suave”, lo que, en principio, permitiría considerar que ello corresponde a las características de los productos que se pretenden amparar con la marca, no lo es menos que en el análisis que corresponde hacer a la Sala no puede fraccionarse el signo sino tomarse en su conjunto. En providencia de esta misma fecha (expediente núm. 6499, Actora: Bavaria S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), dijo la Sala sobre el particular: En la demanda la actora parte de la premisa del significado de las expresiones francesas “BON” “FRUIT”, por separado, para concluir que trasladadas al idioma español se traducen en “buena fruta” , lo cual impide diferenciar un jugo o zumo bueno (uno de los productos que la clase 32 ampara) de otro de su misma especie, de donde se desprende la genericidad del signo y, por ende, su irregistrabilidad. Al respecto, cabe señalar que para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma. Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado

el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales. En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & C{ía S.C.A., Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo SULFAPLATA que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (sulfaplata) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Miniserio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. En sentencia de 1º de junio de 2000 (Expediente núm. 5288, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & C{ía S.C.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala precisó frente a la expresión “NUTRISAL”, que: “....La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que ‘...el signo curso registro se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que

corresponde a una característica del mismo ”. “Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso. No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la ala procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto...” (Negrilla fura de texto). Ahora, la expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como tal, conforme lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; igualmente podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos que pueden considerarse genéricos, que unidos forman una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, constituyen signos evocativos.

De tal manera que la marca “BONFRUIT”, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados ...”. Aplicando los criterios jurisprudenciales cuyos apartes han quedado transcritos, a juicio de la Sala, tomando en conjunto el signo “ULTRASOFT”, bien puede tenerse como una expresión de fantasía, en cuanto no tiene contenido conceptual o evocativa si se considera que transmite a la mente una imagen o idea sobre la característica de suavidad extrema de los bienes que con ella se pretenden proteger; empero en uno u otro caso es registrable. En consecuencia, estima la Sala que los cargos de la demanda están llamados a prosperar. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados que denegaron la concesión del registro marcario “ULTRASOFT”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que le de trámite a la solicitud de la actora.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LA GACETA DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Salva voto GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO S A L V A M E N T O D E V O T O SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es ULTRASOFT por ser adjetivo que designa suavidad de los productos: inapropiabilidad Me he apartado, respetuosamente, de la decisión, por considerar que el signo «ULTRASOFT», que significa «ULTRASUAVE», es descriptivo, porque designa una característica ―la suavidad― de los productos para los cuales ha de usarse. En efecto, según se lee en la sentencia, tales productos son: «papel de uso higiénico, servilletas de papel tipo tissue, pañuelos desechables y papel suave para uso doméstico», comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Todos estos productos tienen en común una característicala suavidadsin la cual no servirían para los usos a que están destinados. El papel de uso higiénico, el papel tipo «tissue» (muy delgado), y los pañuelos desechables tienen que ser suaves para que se los pueda aplicar a sus respectivos usos normales. Es más, uno de los productos de la Clase 16 se describe como «papel suave para uso doméstico». Nadie puede apropiarse del adjetivo «suave» para designar productos que forzosamente han de ser suaves.

Tampoco puede apropiársela en sus modalidades superlativas o ponderativas, como «ULTRASUAVE». A mi juicio, se ha cometido un error.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6401-01(6401)

Actor: PAPELES NACIONALES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Me he apartado, respetuosamente, de la decisión, por considerar que el signo «ULTRASOFT», que significa «ULTRASUAVE», es descriptivo, porque designa una característica ―la suavidad― de los productos para los cuales ha de usarse.

En efecto, según se lee en la sentencia, tales productos son: «papel de uso higiénico, servilletas de papel tipo tissue, pañuelos desechables y papel suave para uso doméstico», comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Todos estos productos tienen en común una característica ―la suavidad― sin la cual no servirían para los usos a que están destinados. El papel de uso higiénico, el papel tipo «tissue» (muy delgado), y los pañuelos desechables tienen que ser suaves para que se los pueda aplicar a sus respectivos usos normales. Es más, uno de los productos de la Clase 16 se describe como «papel suave para uso doméstico». Nadie puede apropiarse del adjetivo «suave» para designar productos que forzosamente han de ser suaves. Tampoco puede apropiársela en sus

modalidades superlativas o ponderativas, como «ULTRASUAVE». A mi juicio, se ha cometido un error. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Fecha ut supra