CE-11001-03-24-000-2000-06416-01(6416)-2003

CONEXIDAD COMPETITIVA - Criterios y factores de análisis: nomenclador, canales de comercialización, medios de publicidad, vinculación de productos, uso complementario Respecto de la conexidad competitiva ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “... el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: A. La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés en el caso sujudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. B. Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como será el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitos de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. C. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio, televisión, prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos,

etc. la conexión competitiva sería menor. D. Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. E. Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. F. Mismo género de productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tiene similares características existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir). MARCAS FARMACEUTICAS - Raíces o terminaciones de uso común: exclusión en cotejo / SIGNOS GENERICOS - Inapropiabilidad de prefijos y sufijos comunes / PREFIJOS Y SUFIJOS COMUNES - Inapropiabilidad:

exclusión en el cotejo Respecto de las marcas farmacéuticas y su examen de registrabilidad, caso que se analiza en el presente proceso, ha dicho el Tribunal: “Al respecto debe considerar que en las marcas de este tipo de bienes existen frecuentemente elementos de uso común o genéricos (raíces o terminaciones) que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose ello en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, la cual impone que el examen comparativo deba efectuarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual lleva a reafirmar la imposibilidad de apropiación particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia. En este contexto debe entenderse que el cotejo marcario de productos farmacéuticos debe ser más prolijo que el de las marcas ordinarias, considerando las peligrosas consecuencias para la salud que pueda ocasionar una eventual confusión al adquirir por error un determinado producto farmacéutico. El error al consumir una determinada medicina en lugar de la adecuada puede ocasionar efectos nocivos y hasta fatales a la salud del consumidor”. MARCAS FARMACEUTICAS - Raíces o terminaciones de uso común: exclusión en cotejo: OPAL / RIESGO DE CONFUSIÓN - Existencia entre los signos OPAL Y DIOPAL Mediante la marca DIOPAL, también se identifican productos pertenecientes a la

Clase 5. Aunque, como aparece probado en el expediente, existen las siguientes marcas que identifican productos de la Clase 5 y que terminan con la partícula OPAL: CINOPAL, SEPTOPAL, PEROPAL, CARDIOPAL, OSTEOPAL, DIOPAL, COPAL, muchas de las cuales han coexistido en el mercado por más de veinte años, no cabe duda que todas ellas identifican productos farmacéuticos frente a los cuales el examen debe ser mas riguroso que con las marcas ordinarias. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso de productos farmacéuticos, “existen frecuentemente elementos de uso común o genéricos (raíces o terminaciones) que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados”. Es necesario tener en cuenta que con esta marca –OPALse distinguirían preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas”, mientras que con la marca DIOPAL se identifica un producto colagogo y colerético. La terminación OPAL resulta peligrosa para la identificación de productos para destrucción de animales frente a las marcas que incluyen la partícula OPAL y que cobijan productos farmacéuticos para el consumo humano. La Sala considera que el hecho de pertenecer a la misma clase 5 y servir la marca OPAL para distinguir preparaciones para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas e insecticidas se incrementa el riesgo de confusión para el consumidor, de donde se desprende que, debe existir un mayor celo en la autorización de este tipo de marcas para evitar consecuencias lamentables, dado que dentro de este proceso se probó la

existencia de marcas que utilizan la expresión OPAL que se utiliza como sufijo de uso común, que impide el aprovechamiento individual de la expresión. Para la Sala es innegable que existe un alto riesgo de confusión para el consumidor al autorizarse el registro de la marca OPAL para distinguir productos de la Clase 5, frente a la ya registrada marca DIOPAL, por tratarse de productos farmacéuticos en este último caso y de destrucción de animales dañinos en el primer caso, lo cual lleva a provocar un potencial de peligro por la confusión que puede llevar a la ingesta por humanos de un producto destinado a combatir insectos. Por lo anterior se denegaron las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., agosto ocho (8) del año dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06416-01(6416)

Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por BASF AKTIENGESELLSCHAFT en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 17272 del 30 de agosto de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la

observación presentada por la sociedad LABORATORIOS DEPAL C.A. y negó el registro de la marca OPAL solicitado por BASF AKTIENGESELLSCHAFT; Resolución 26339 del 7 de diciembre de 1999, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes y, Resolución 02288 del 7 de febrero de 2000 que resolvió el recurso de apelación confirmando en su integridad la Resolución 17272.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nos. 17272 del 30 de agosto de 1999, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la observación presentada por la sociedad LABORATORIOS DEPAL C.A. y negó el registro de la marca OPAL solicitado por BASF AKTIENGESELLSCHAFT; Resolución 26339 del 7 de diciembre de 1999, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes y, Resolución 02288 del 7 de febrero de 2000 que resolvió el recurso de apelación confirmando en su integridad la Resolución 17272. Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca OPAL para distinguir productos de la Clase 5 Internacional, a favor de la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT y efectuar la correspondiente inscripción. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la

sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: El 4 de febrero de 1999, la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el registro de la marca OPAL para identificar “preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas e insecticidas”, productos de la Clase 5 Internacional. Contra esta solicitud presentó observación la sociedad LABORATORIOS DEPAL C.A. argumentando derechos anteriores sobre su nombre comercial, pero sin probar el uso del mismo. Mediante Resolución 17272 del 30 de agosto de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la Sociedad Laboratorios Depal C.A., pero negó de oficio el registro de la marca OPAL solicitada por Basf Aktiengesellschaft para distinguir productos de la Clase 5 Internacional de Niza, argumentando que entre dicha marca y marcas previamente registradas por LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA y CIA . S.C.A., DIOPAL y DIOPAL + GRAFICA, existe semejanza gráfica, ortográfica y fonética que puede inducir al público a error. El grado de confundibilidad es aún mayor debido a que las marcas pretenden identificar productos de la misma clase. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

1. Literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida.

El titular de la marca cuenta con la denominada “facultad legal de exclusión”, esto es, el derecho de oponerse al registro de marcas solicitadas por terceros que resulten similares al punto de generar riesgo de confusión. El punto fundamental para que pueda aplicarse la causal de irregistrabilidad es que realmente exista un verdadero riesgo de confusión para los consumidores. La administración de manera oficiosa dio lugar a un supuesto conflicto entre las expresiones DIOPAL y OPAL no obstante que el titular de la marca DIOPAL no formuló observaciones al registro de la marca OPAL solicitado por Basf Aktiengesellschaft. Es evidente que, contrario a lo señalado en los actos acusados, las marcas DIOPAL y OPAL no son idénticas, ni existe similitud entre ellas de modo que se pueda generar confusión en el público consumidor. Tal conclusión surge realizando la comparación entre los signos marcarios conforme a las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido para este fin. La marca OPAL no es confundible con DIOPAL por las siguientes razones: -La impresión de conjunto no arroja confundibilidad: se aplica el denominado criterio de la “debilidad” del carácter distintivo de la marca que coexiste con otras parecidas. Dice la jurisprudencia: “un elemento marcario cualquiera es “débil” por cuanto es fuertemente evocativo del producto (...) o el signo puede ser distintivo en sí, es decir, no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen..”. En el momento en que se expidieron las resoluciones demandadas se

encontraban registradas y vigentes las siguientes marcas de la Clase 5 internacional, a nombre de diferentes titulares: DIOPAL, CINOPAL, SEPTOPAL,

PEROPAL, OSTEOPAL, CARDIOPAL, DIOPAL + GRAFICA, COPAL.

La marca DIOPAL fue inicialmente registrada el 4 de julio de 1972, para distinguir productos de la Clase 5 Internacional por LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Las marcas en cuestión han coexistido por más de 25 años sin que hasta el momento se haya generado confusión entre una y otra marca, entre sus productos o su clientela. Sin embargo, este fenómeno fue ignorado en las resoluciones acusadas. a) Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente: Es evidente que al compararse los dos signos colocados en conflicto por la administración en forma sucesiva y no simultánea, no se presenta grado alguno de confundibilidad. b) Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Laboratorios Synthesis Ltda. es un laboratorio dedicado a los campos farmacéutico y veterinario por lo que la marca DIOPAL está destinada a usarse en esta clase de productos, concretamente para identificar “un producto colagogo y colerético” mientras que la marca OPAL estaría destinada a identificar “preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, funguicidas, herbicidas e insecticidas”. c) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

2. Violación del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena. En la Resolución 2288 de 2000, que resolvió el recurso de apelación, se consideró sin fundamento válido el vocablo OPAL, se afirmó que no tiene suficiente fuerza distintiva dentro del mercado, debido a que hace parte de varias de las marcas que actualmente están registradas para identificar productos de la Clase 5 Internacional. La marca OPAL solicitada, cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no es una expresión genérica o descriptiva, ni siquiera evocativa, en relación con los productos de la Clase 5 Internacional. La calidad de expresión “comúnmente utilizada” no afecta su vocación de registrabilidad ni su idoneidad para identificar en el mercado un producto. Habiendo constatado en virtud de los recursos interpuestos, que coexistían numerosas marcas conformadas por la expresión OPAL, la administración efectuó una calificación defectuosa de las repercusiones jurídicas de tal hecho, dando lugar a la violación del artículo 81 de la Decisión 344 al considerar que la expresión OPAL no podía ser registrada como marca a favor de Basf Aktiengesellschaft.

3. Defectuosa calificación de motivos que implica violación del artículo 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida.

La Superintendencia incurrió en evidente contradicción pues es claro que no podía considerarse que entre las expresiones OPAL y DIOPAL existían semejanzas visuales, fonéticas y gráficas, y que ello generaba riesgo de confusión para el consumidor, cuando la marca registrada tomada como fundamento de la negativa oficiosa, ha coexistido durante varios años con otras marcas registradas

a nombre de diferentes titulares, respecto de las cuales las semejanzas están igualmente determinadas por la coincidencia en la expresión OPAL. Las consideraciones expuestas para negar el registro de la marca OPAL a Basf Aktiengesellschaft, son el resultado de la mala apreciación por parte de los funcionarios de un fenómeno de coexistencia que demuestra claramente la inexistencia de riesgo de confusión entre tales marcas, lo que hace que los actos acusados sean ilegales por incurrir en error de derecho en la calificación jurídica de los hechos en que se fundan. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Con la expedición de los actos acusados no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal, pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen un producto de la misma clase con el objeto de obtener ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado. La marca OPAL es irregistrable de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca OPAL frente a la marca DIOPAL, se concluye en forme evidente que son semejantes entre sí, existiendo

confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen. Si se aprecian las marcas OPAL y DIOPAL en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error, más aun si se tiene en cuenta que la marca DIOPAL registrada, ampara también “preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, funguicidas, herbicidas e insecticidas, comprendidos en la Clase 5, que pretendía amparar la marca OPAL solicitada. El hecho de que los Laboratorios Synthesis Ltda. y Cía S.C.A. no se hubiera opuesto dentro del término para hacerlo, no constituye impedimento alguno para que la Superintendencia de Industria y Comercio procediera al examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca OPAL. Las pruebas solicitadas por la parte demandante sobre registros de otras marcas, son irrelevantes dentro del presente proceso, habida cuenta que se trata de otras actuaciones administrativas distintas a la que es objeto de debate. La marca OPAL, para distinguir productos de la Clase 5 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y además, la marca OPAL no es suficientemente distintiva configurándose la

semejanza entre ella y la marca DIOPAL lo que puede inducir al público a error. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veintiséis de febrero de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha diecinueve (19) de octubre de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte actora. Mediante comunicación del diez (10) de diciembre de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además lo suficientemente

distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse, así mismo, que se signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Al regular el riesgo de confusión el literal a) del artículo 83 de la decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia.

3. La Oficina Nacional Competente, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las existencias de la Decisión 344. Dicho examen debe realizase aún en aquellos caos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro.

4. Corresponde al Juez Consultante, determinar si entre las marcas en conflicto e ha dado el fenómeno de la coexistencia de marcas de una manera efectiva y sobre todo el determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión.

5. En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza, así

como la conexión competitiva existente entre ellos. 6.Es necesario que en el caso de productos que se encuentran en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza el Juez Consultante aplique en el examen comparativo de las marcas, un criterio riguroso y de especial cuidado, donde por un lado determine la existencia del riesgo de confusión entre los signos, y por el otro, se percate de las potenciales y posibles consecuencias dañosas que pueda acarrear el hecho de presentarse tal riesgo.

7. En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en de uso común para esa clase, lo que impide el aprovechamiento personal por un solo titular. Sin embargo, quien utilice esos vocablos deberá hacerlo con un añadido que le imprima la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión con el uso en el comercio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT tiene por objeto la nulidad de las Resoluciones que le negaron el registro de la marca OPAL, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Señala la Superintendencia que la citada marca es irregistrable por no reunir los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 Comisión del Acuerdo de Cartagena que dice: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una

persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En la Resolución 17272 de 2000 que se acusa se consignó: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca OPAL (Cl 5) y las marcas verificadas de oficio DIOPAL (Cl 5), existe semejanza gráfica, ortográfica, fonética, aumentando el grado de confundibilidad al pretender distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional, categoría que por comprender productos farmacéuticos, hace que su examen de registrabilidad sea más exigente y riguroso, por la incidencia que tiene en la salud de los consumidores. Estando la marca solicitada para registro comprendida en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. La Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, comprende los siguientes productos: “Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales desinfectantes; preparaciones para destruír las malas hierbas y los animales dañinos”. La empresa BASF AKTIENSEGELLSCHAFT solicitó el registro de la marca OPAL para distinguir preparaciones para la destrucción de los animales dañinos, funguicidas, herbicidas e insecticidas, comprendidos en la Clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que dicha marca OPAL era confundible con DIOPAL registrada por Laboratorios Synthesis Ltda. y Cia, S.C., para la Clase 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, literal a) no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico, “Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”. Según el Tribunal, la confusión se manifiesta cuando el consumidor supone que se trata de la misma marca o cuando, si bien advierte diferencia entre las marcas en conflicto, cree que provienen del mismo productor o fabricante.

A este respecto, los criterios acogidos por la jurisprudencia son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea

3. Deben terse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” Respecto de la conexidad competitiva ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: ”Con el fin de verificar la semejanza ente los signos en conflicto y la semejanza entre los productos que distinguen, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes criterios y factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés en el caso sujudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como será el caso de las grandes cadenas o tiendas o

supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitos de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -radio, televisión, prensa-, presumiblemente se presentaría un