CE-11001-03-24-000-2000-06418-01(6418)-2003

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Son caprichosas o de fantasía cuando no son del conocimiento popular / MARCAS DE FANTASIA - Lo son las expresadas en idioma extranjero que no sean de conocimiento popular / COTEJO DE MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, de las cuales cabe decir que el significado de XTEP no es de conocimiento común o popular, situación en la que se debe considerar como de fantasía o caprichosa, mientras el signo STOP sí es de conocimiento común teniendo en cuenta que popularmente se entiende como PARE, según lo indica la parte actora. En estas circunstancias los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es inexistente en el signo en cuestión debido a su carácter preanotado. COMPARACION FONETICA MARCARIA - Reglas / COTEJO FONÉTICOIdentidad vocálica / SILABA TONICA / TONALIDAD DE MARCA / SEMEJANZA DEBIL Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se cumple la primera, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos XTEP y STOP, ortográficamente no tienen vocal alguna en común, y sólo la tienen en el campo

fonético en virtud de los sonidos de las letras X y S de cada una, al ser pronunciadas antepuestas a TEP y a TOP respectivamente, de modo que se puede decir que no contienen vocales idénticas, pues tal identidad no se da en ambos campos objeto del cotejo, luego no se cumple esta regla. 2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). No obstante que las palabras o expresiones de ambas marcas no son de idioma castellano, probablemente se tienda a pronunciarlas como agudas, esto es, con la última como sílaba tónica, de allí que se tendría que las sílabas tónicas serían TEP y TOP, pudiéndose observar que no son idénticas. En consecuencia, no se cumple esta regla. 3 ) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que la sílaba tónica además de no ser la primera, pues en cada signo es la última, es diferente en una y otra. 4 ) Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, según lo atrás señalado, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar sólo es coincidente en el campo fonético. De lo anterior se desprende que

en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica. SEMEJANZA MARCARIA - Inexistencia entre los signos XTEP y STOP tanto fonética como ortográficamente / COTEJO CONCEPTUAL - No procede en signos caprichosos en idioma extranjero En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos XTEP y STOP son visualmente diferentes por su escritura, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones caprichosas, en especial el signo XTEP, pues constituyen expresiones que no corresponden a palabra alguna del idioma castellano, luego no hay forma de establecer una idea o concepto que permita compararlas en este campo, amén de que la expresión “STOP”, cuya traducción es PARE, resulta un signo débil. En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca XTEP, para distinguir productos de la clase 25, no se violó la norma comunitaria invocada en el segundo cargo, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque atendida la diferencia anotada puede coexistir en el mercado con la marca STOP sin que induzca al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como

marca. NOTA DE RELATORIA: La situación analizada es distinta de la que condujo al consejero ponente del sub lite a salvar voto en el fallo que negó la solicitud de declaratoria de nulidad del acto que concedió el registro de la marca US TOP, de 28 de mayo de 1998, expediente Núm. 3701, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, en el cual se confrontaron las marcas US TOP y STOP, por cuanto a la luz de las reglas aquí aplicadas, en ese caso se consideró que se presentaba semejanza gráfica, ortográfica y auditiva suficiente para generar confundibilidad entre dichas marcas, contrario a lo que ocurre en el asunto sub examine.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06418-01(6418)

Actor: MANUFACTURAS STOP S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada mediante apoderado por la sociedad Manufacturas Stop S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- LA DEMANDA En ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la sociedad actora solicita al Consejo de Estado que, mediante el trámite del proceso ordinario, acceda a las siguientes:

I.1. Pretensiones Primera.- Que declare la nulidad de la Resolución núm. 04831 de 29 de febrero de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 98 19210, mediante la cual resolvió un recurso de apelación, declarando infundada la observación formulada por ella contra la solicitud de registro de la marca XTEP (mixta), para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y concediendo, en consecuencia, el registro de dicha marca a nombre de RAÚL VALBUENA SARMIENTO. Segunda.- Que, como consecuencia de lo anterior, declare fundada la observación mencionada y se niegue el registro de la citada marca; ordene la cancelación definitiva del respectivo certificado de registro, se comunique a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y se publique la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.2. Los hechos y omisiones de la demanda En la demanda se relata que el ciudadano RAÚL VALBUENA SARMIENTO solicitó el registro de la marca XTEP ( mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, contra la cual la actora presentó demanda de observaciones en la oportunidad de ley con base en que es titular de la marca STOP para distinguir productos comprendidos en las clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a

actividades propias de las citadas clases de productos, signos que resultan esencialmente confundibles y semejantes (casi idénticos ) con XTEP. Surtido el trámite de rigor la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Núm. 08032 de 30 de abril de 1999, mediante la cual declaró fundada la observación y negó el registro solicitado, por existir semejanzas fonéticas y visuales y poder inducir al público consumidor a error. Esa resolución fue impugnada por el solicitante mediante los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución Núm. 25060 de 26 de noviembre de 1999, confirmándola, mientras que el segundo fue desatado mediante la resolución aquí demandada, en el sentido de revocar la recurrida, declarar infundada la observación y conceder el registro solicitado de la marca XTEP para productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que entre ella y las marcas de la opositora no existían semejanzas capaces de inducir a error al consumidor, pues su escritura y pronunciación son distintas. I.3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como violados por la Resolución núm. 04831 de 29 de febrero de 2000, las siguientes disposiciones: El artículo 81 de la Decisión 344 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la demandada desconoció que la marca XTEP (mixta) carece de fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 25,

por ser esencialmente confundible con el signo STOP, registrado tanto en forma nominativa como mixta para la misma clase de productos y como nombre comercial a favor de MANUFACTURAS STOP S.A., sea que se comparen de manera simultánea o alternativa, en ambas versiones ( nominativa y mixta). Artículos 93 y 95 ibídem, por haberse determinado en dicho acto que la marca registrada y las opositoras no son confundibles gráfica ni fonéticamente, siendo que presentan varias clases de identidad o coincidencias, como son la visual, la ortográfica (están formados por una sola palabra de 4 letras y dos sílabas), auditiva o fonética, de donde resulta el riesgo de confundibilidad. Artículos 93 y 95 precitados, en concordancia con los artículos 83, literal b, y 128, ibídem, y 25, parte inicial, 583, numerales 4 y 5, 603, 605, inciso 2, y 611 del Código de Comercio, por las razones atrás expuestas. Artículo 83, literales a y b, 102 y 128 de la misma decisión, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Política porque el acto acusado no le garantiza a la actora el uso exclusivo de las marcas y enseña comercial STOP que distinguen los productos en mención. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones

legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, de donde solicita que nieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen. Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas enfrentadas no existen semejanzas que puedan inducir al público en error y que, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. II.2. El señor RAUL VALBUENA SARMIENTO fue quien solicitó el registro marcario impugnado. Notificado de la demanda en calidad de tercero interesado en el proceso, manifiesta que la marca XTEP (mixta), no solo cumple con el requisito de distintividad intrínseca, en cuanto que el mismo no es genérico ni descriptivo, sino que también cumple con el requisito de distintividad extrínseca por ser singular e individual y comparada en su conjunto no presenta similitudes con las marcas STOP, para los mismos productos de la clase 25, y conceptualmente son distintas, pues STOP significa pare, en tanto que XTEP no tiene significado alguno. Además, la vocal que influye en la pronunciación, “E” y

“O”, es diferente, lo que hace que sean percibidos por el consumidor de un modo distinto. Por lo demás sostiene que el acto acusado se expidió siguiendo el trámite debido, de donde concluye que no se violaron las normas invocadas en los cargos de la demanda. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, visibles a folios 59 a 132, así como un dictamen pericial sobre la confundibilidad de las marcas confrontadas.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. El apoderado de la actora reitera sus argumentos en contra del acto enjuiciado y destaca que la comparación debe hacerse en los campos visual y fonético ya que el conceptual no puede tenerse en cuenta por tratarse de una expresión de fantasía, que por lo mismo no tiene significado alguno, XTEP, y otra de idioma extranjero, STOP, que no puede tenerse en cuenta por cuanto nuestro idioma oficial es el castellano, y que en aquellos campos los signos guardan similitud que los hace confundibles.

IV. 2. La entidad demandada insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la marca “XTEP” no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente; y que entre ella y STOP no se presentan semejanzas que induzcan al público en error; de donde concluye que la actora no logró desvirtuar la legalidad de los actos

acusados.

IV. 3. El tercero interesado en el asunto retoma lo dicho en la contestación de la demanda en cuanto a las diferencias existentes entre las marcas confrontadas, y que es tal la claridad conceptual sobre la palabra STOP que incluso es muy popular en Colombia el juego denominado “UN-DOS-TRES STOP” o “STOP”, en donde quien primero llena todas las casillas exclama “STOP” para que los demás jugadores no puedan continuar escribiendo en las casillas los datos que les faltan, y que hasta no hace mucho tiempo las señales de tránsito en Colombia se denominaban en inglés, donde era muy característica la señal que incluía el término STOP para significar pare.

IV.4. El representante del Ministerio Público ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 188). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “SEGUNDO: Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas y están formados por varias letras o palabras

que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. “Los signos gráficos llamados también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. Dentro de ellos se encuentran los puramente gráficos, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representa a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y los figurativos, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. Los signos mixtos se componen por un elemento denominativo ( una o varias palabras ) y un elemento gráfico ( una o varias imágenes ). En este tipo de signos hay que tener presente que, por lo general, el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Sin embargo, en algunos casos, puede suceder lo contrario, siendo el elemento gráfico el predominante.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios y productos de tal manera que pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del Juzgador, no exenta de discrecionalidad pero necesariamente alejada de toda

arbitrariedad, y que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente, en el caso que nos ocupa, a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos, así como las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pueden llegarse a dar.

QUINTO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo, sobre la base de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro, así como el titular de un signo idéntico o semejante ya protegido por el derecho industrial.

La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La resolución con la que se notifica al peticionario por la cual se concede o deniega el registro solicitado deberá estar debidamente motivada, a efectos de permitirse el ejercicio del derecho de defensa.

SEXTO: El registro del signo ante la oficina nacional competente es el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, que le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas

sobre ella, así como de obrar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice cualquier acto de aprovechamiento de la marca, que se encuentre prohibido por la Decisión 344.

SÉPTIMO: El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo, La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna de los Países Miembros contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de arcas así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro. En consecuencia, un signo es registrable como nombre comercial cuando cumple plenamente con los elementos característicos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos en el artículo 81, y siempre que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los artículos 82 y 83 de la citada

Decisión.

La prohibición de registro de un signo como marca, en los términos previstos en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, presupone la existencia de un nombre comercial ya protegido por las legislaciones de los Países Miembros. En el caso de existir identidad o semejanza entre un signo marcario y el nombre comercial protegido de distinto titular, de modo que el consumidor o el usuario relacione y pueda confundir los productos o

servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. En cambio, si el uso efectivo del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de la marca, ésta será objeto de tutela preferente”. (folios 219 a 219) VI.- CONSIDERACIONES Las marcas enfrentadas son XTEP (mixta), para distinguir productos de la clase 25, y STOP (nominativa) para productos de la clase 25, STOP (etiqueta), para productos de la clase 24, de la Clasificación Internacional de Niza, y de la enseña comercial STOP para distinguir establecimientos de comercio destinados a actividades de las citadas clases de productos, para cuya comparación se tratarán ambas como nominativas, toda vez que el elemento gráfico de las mismas no tiene relevancia representativa en su conjunto, pues consisten en diseños específicos de la escritura del respectivo signo, de suerte que la parte denominativa es la destacada, por ser el que tiene posibilidad de identificar el producto respectivo. Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, de las cuales cabe decir que el significado de XTEP no es de conocimiento común o popular, situación en la que se debe considerar como de fantasía o caprichosa, mientras el signo STOP sí es de conocimiento común teniendo en cuenta que popularmente se entiende como PARE, según lo indica la parte actora. En estas circunstancias los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es inexistente en el signo en cuestión

debido a su carácter preanotado. Así las cosas, para determinar el grado de confundibilidad entre ellas, es preciso confrontarlas en los planos auditivo o fonético y ortográfico o visual. a.- Para la comparación fonética cabe aplicar las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, de las cuales sólo se cumple la primera, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. En este caso los signos XTEP y STOP, ortográficamente no tienen vocal alguna en común, y sólo la tienen en el campo fonético en virtud de los sonidos de las letras X y S de cada una, al ser pronunciadas antepuestas a TEP y a TOP respectivamente, de modo que se puede decir que no contienen vocales idénticas, pues tal identidad no se da en ambos campos objeto del cotejo, luego no se cumple esta regla. 2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). No obstante que las palabras o expresiones de ambas marcas no son de idioma castellano, probablemente se tienda a pronunciarlas como agudas, esto es, con la última como sílaba tónica, de allí que se tendría que las sílabas tónicas serían TEP y TOP, pudiéndose observar que no son idénticas. En consecuencia, no se

cumple esta regla. 3 ) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo a lo antes expuesto, esta regla tampoco se cumple, puesto que la sílaba tónica además de no ser la primera, pues en cada signo es la última, es diferente en una y otra. 4 ) Por último, si la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Esta situación se da entre las citadas marcas, ya que, según lo atrás señalado, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar sólo es coincidente en el campo fonético. De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético se presenta una semejanza débil, en virtud de las diferencias que impone la sílaba tónica. b.- En el campo ortográfico, como se ha advertido, son mayores las diferencias, ya que no tienen vocales idénticas. Lo único que tienen en común es el número de palabras y de sílabas, lo cual por sí solo no tiene efecto significativo en este aspecto. Al respecto es menester atender los siguientes lineamientos: - La confusión debe resultar de la impresión de conjunto producida por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni seccionando el signo marcario que forma una unidad para su ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que

existan entre las marcas. En estas circunstancias, es claro que vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos XTEP y STOP son visualmente diferentes por su escritura, y en todo caso se evidencia que pronunciadas en conjunto son fonéticamente diferentes. c.- En el campo conceptual, como está advertido, se trata de denominaciones caprichosas, en especial el signo XTEP, pues constituyen expresiones que no corresponden a palabra alguna del idioma castellano, luego no hay forma de establecer una idea o concepto que permita compararlas en este campo, amén de que la expresión “STOP”, cuya traducción es PARE, resulta un signo débil. d.- En consecuencia, es mayor la diferencia que la semejanza, de modo que, como lo señala la Superintendencia de Industria y Comercio, ciertamente no se presenta el riesgo de confusión entre ambas marcas, por tanto, al haberse concedido el registro de la marca XTEP, para distinguir productos de la clase 25, no se violó la norma comunitaria invocada en el segundo cargo, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque atendida la diferencia anotada puede coexistir en el mercado con la marca STOP sin que induzca al público en error, lo cual permite registrar dicho signo como marca. No aparece entonces demostrada la causal de irregistrabilidad invocada en el cargo, esto es, que sea semejante a un signo ya registrado para representar la misma clase de productos, según lo prescrito en la citada norma, que a la letra dice: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en

relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Las razones expuestas son suficientes para desestimar los cargos, por lo que se deberán negar las pretensiones de la demanda, no sin antes aclarar que la situación analizada es distinta de la que condujo al consejero ponente del sub lite a salvar voto en el fallo que negó la solicitud de declaratoria de nulidad del acto que concedió el registro de la marca US TOP, de 28 de mayo de 1998, expediente Núm. 3701, consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, en el cual se confrontaron las marcas US TOP y STOP, por cuanto a la luz de las reglas aquí aplicadas, en ese caso se consideró que se presentaba semejanza gráfica, ortográfica y auditiva suficiente para generar confundibilidad entre dichas marcas, contrario a lo que ocurre en el asunto sub examine. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- Por no haberse utilizado, DEVUÉLVASE a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso. Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 11 de septiembre del 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente Salva voto GABRIEL E. MENDOZA MARTELO OLGA INES NAVARRETE BARRERO S A L V A M E N T O D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Radicación número: 11001-03-24-0002000-06418-01

AUTORIDADES NACIONALES

Actor: MANUFACTURAS STOP S.A.

A mi juicio, debió hacerse lugar a la demanda, ya que el signo solicitado XTEP puede confundirse con la marca preexistente STOP, dada sus similitudes fonética y visual. En el habla común, la «X» inicial se pronuncia como «s»: así, Xerox / serocs; xilófono / silófono; xandú / sandú; xenófobo / senófobo. Así también XTEP / STEP. Igualmente en el habla común, las marcas enfrentadas suenan «ESTÉP» / «ESTÓP», es decir que tienen el mismo número de sílabas (dos), formadas de las mismas consonantes dispuestas en un mismo orden (s / tp) y con la sílaba tónica al final. La semejanza fonética es patente. Lo dicho sobre el igual número de sílabas y la identidad de consonantes demuestra su semejanza visual. Los signos sólo difieren en una vocal (e / o). Luego son más las semejanzas que las diferencias. Con todo respeto, CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Fecha ut supra