CE-11001-03-24-000-2000-06449-01(6449)-2002

COMPARACIÓN FONÉTICA DE MARCAS - Reglas: posición de la sílaba tónica, número de sílabas, ordenación de vocales, disparidad o coincidencia silábica / SÍLABA TÓNICA - Posición de los signos / VOCALES - Ordenación, disparidad o coincidencia La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206). Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante –para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas

confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). MARCAS DENOMINATIVAS, NOMINALES O VERBALES - Concepto y clasificación: sugestivas y arbitrarias, caprichosas o de fantasía / MARCAS MIXTAS - Concepto / MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Deben tratarse como expresión local EL Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el concepto allegado al presente proceso, respecto de estas marcas denominativas y mixtas, expresó: “Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas –provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marcay las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de la marca denominativa se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con

el producto o servicio designado. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica”. En relación con las marcas en idioma extranjero se ha dicho que su genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local. COMPARACIÓN DE MARCAS MIXTAS - Inexistencia de riesgo de confundibilidad entre FRUIT OF DE LOOM y COLOMBIAN FRUITS: ni fonética ni gráficamente En el caso sub examine, se trata de definir si efectivamente entre las marcas FRUIT OF THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS, para distinguir productos de la Clase 25 existe o no riesgo de confundibilidad que induzca al público consumidor a error. En ambos casos se trata de marcas mixtas. En el caso de la marca FRUIT OF THE LOOM se observa que la gráfica está compuesta por unos racimos de uvas y una manzana acompañados del título “Fruit of the loom”; sin embargo, la marca es presentada de formas diferentes es decir, no hay uniformidad en su concepción gráfica. En el caso de COLOMBIA FRUITS, se encuentra la expresión “Colombian Fruits” como dos palabras que se disponen en forma horizontal centradas, y debajo un cuadro en cuyo interior aparece una serie de frutas tropicales dispuestas en forma vertical y agrupadas y en el inferior del cuadro las palabras “Hecho en Colombia”. Se observa que fonéticamente no existe similitud entre las dos marcas, ya que su pronunciación no es similar auditivamente. Para

esta Sala, conceptualmente tampoco existe similitud pues mientras que la primera FRUIT OF THE LOOM traduce “fruto del telar” como el significado de la producción o resultado de un trabajo hecho en telar o a base de telas, la segunda, FRUITS OF COLOMBIAN, significa Frutos de Colombia y, siendo Colombia un país, que denota población, raza, costumbres y tradición, producción auténticamente colombiana, no traería confusión porque bajo los anteriores contextos “frutos del telar” solo permitiría pensar al consumidor que se trata obviamente de telas o prendas de vestir, mientras que para “frutos de Colombia” es diferente porque hace detenerse un poco más al consumidor para pensar que el productor es originario de Colombia y no necesariamente hace pensar exclusivamente en prendas de vestir. En cuanto a la parte gráfica, no es posible determinar con exactitud una diferencia o similitud visual por la diferente presentación de la marca FRUTI OF DE LOOM pero si se observa con cuidado las frutas que se grafican en la marca tiene como base las UVAS y como centro una manzana, y las frutas que se observan en la marca COLOMBIAN FRUITS son frutas tropicales como la piña, sandía, banano y en ambas aparece el elemento “uvas” que no da para establecer una similitud que lleve a la confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., tres (3) de octubre del año dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06449-01(6449)

Actor: FRUIT OF THE LOOM, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por FRUIT OF THE LOOM INC., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 21878 del 22 de agosto de 1997 y 31883 del 26 de diciembre de 1997, proferidas por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución 03302 del 24 de febrero de 2000 del Superintendente de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de la Resolución 21878 de 1997 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición u observación presentada por la empresa FRUIT OF LOOM INC. y que concedió el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (Mixta) para distinguir “ vestidos, pantalones, pantalones de baño, pantaletas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, sueters, media y demás prendas de vestir, calzados y sombrerería”, comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Que se declare la nulidad de la Resolución 31883 del 26 de diciembre de 1997, por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes.

Que se declare la nulidad de la Resolución 03302 del 24 de febrero de 2000 por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 21878, confirmándola en todas sus partes. Que, a título de restablecimiento, en beneficio de la sociedad FRUIT OF THE LOOM INC., se rechace el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) en la Clase 25. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La sociedad FRUIT OF THE LOOM INC. es titular de la marca notoriamente conocida a nivel mundial FRUIT OF THE LOOM, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25.- Esta marca se encuentra registrada en Colombia bajo el N° 19849 A y actualmente se encuentra vigente. La marca FRUIT OF THE LOOM es mixta. El 22 de septiembre de 1992 la señora Yanett Cecilia Martínez solicitó el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación de Niza. Dentro del término legal, la sociedad FRUIT OF THE LOOM INC. presentó observaciones a esta solicitud con fundamento en la marca notoriamente conocida FRUIT OF THE LOOM y registrada bajo los números 19849 y 19849 A. El 30 de noviembre de 1993 se radicó ante la División de Signos Distintivos copia auténtica de la declaración notarial rendida por el vicepresidente Director y Asesor Jurídico de FRUIT OF THE LOOM, INC, acompañada de las facturas comerciales

y los certificados de registro extranjeros de la marca FRUIT OF THE LOOM, mediante los cuales se demuestra la notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM a nivel mundial. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: 1) Artículo 83, literal d), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena al no tener en cuenta el carácter de notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM en la Clase 25 al momento de estudiar la confundibilidad de las marcas enfrentadas,

FRUIT OF THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS .

La afirmación que hacen la División de Signos Distintivos y el Superintendente de Industria y Comercio, al decir que el carácter de notoriedad no se tiene en cuenta por no ser semejantes las marcas en conflicto, es completamente equivocada y va en contra de las normas que pretenden proteger las marcas notorias de registros de marcas similares a ellas por parte de terceros. La jurisprudencia y la doctrina han manifestado reiteradamente que cuando una observación es fundamentada en la notoriedad de una marca, el criterio que se debe aplicar debe ser más estricto y riguroso que el criterio aplicado a las marcas comunes. Las pruebas de la notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM, fueron allegadas debidamente al expediente. La marca FRUIT OF THE LOOM fue utilizada por primera vez en el año de 1856 para distinguir en el comercio productos consistentes en prendas de vestir y objetos similares. En 1921 se introdujo en el mercado de los Estados Unidos de América y en la Comunidad Andina se inició su uso en 1946, año en el cual se obtuvo el registro en Colombia

y Ecuador para distinguir, entre otros, camisetas, ropa interior para hombre y mujer, medias, productos comprendidos en la Clase 25. Los productos FRUIT OF THE LOOM han sido vendidos en varios países de la Comunidad Andina desde mucho tiempo antes de que se solicitara el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS y las cifras de venta son bastante significativas. La notoriedad de la marca FRUIT OF THE LOOM fue debidamente probada en el trámite de las observaciones presentadas contra el registro de la marca COLOMBIAN FRUIT siendo ignorada esta prueba completamente por la Administración. La marca solicitada presenta semejanzas que la hacen confundible desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca notoria FRUIT OF THE LOOM; desde el punto de vista gráfico se reproduce totalmente el elemento principal FRUIT. Se debe tener en cuenta que el término COLOMBIAN que se agregó a FRUIT quiere decir “COLOMBIANA” que no es susceptible de apropiación . Desde el punto de vista fonético, también son confundibles por cuanto la reproducción que hace la marca solicitada de la expresión FRUIT genera un sonido muy parecido al momento de pronunciarse de manera rápida y desprevenida. Desde el punto de vista visual, las marcas enfrentadas son también confundibles por cuanto la marca COLOMBIAN FRUITS reproduce el diseño gráfico de la marca notoria FRUIT OF THE LOOM. Comparando las etiquetas, ambas constan de un grupo de frutas dibujadas en forma semejante. La marca solicitada sí es confundible con la marca FRUIT OF THE LOOM desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual. Además pretende amparar los mismos productos que se distinguen con la marca notoriamente conocida FRUIT OF THE LOOM, los cuales son de consumo masivo y están dirigidos a un público

consumidor que al momento de realizar su elección no tiene un cuidado especial creándose una confusión directa e indirecta. 2Artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Este artículo fue violado por la Administración al conceder el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) y no tener en cuenta la similitud fonética, gráfica y conceptual que se presenta con la marca FRUIT OF THE LOOM. Se limitó a afirmar que las marcas en conflicto tenían una escritura y pronunciación diferente y que la marca solicitada no era suficientemente semejante a la marca FRUIT OF

THE LOOM.

c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Con la expedición de los actos acusados no se violó ninguna norma de la Constitución Política y de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 344, como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial, es aplicable válida y legalmente en el asunto que nos ocupa. De los documentos obrantes en el expediente se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca COLOMBIAN FRUITS (solicitada) frente a la marca FRUIT OF THE LOOM para distinguir los productos de la Clase 25, registrada a favor de la sociedad Fruit Of the Loom Inc, se concluye en forma evidente que “no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas y por lo

tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos”. En cuanto a la pretendida notoriedad a que alude la parte demandante, es de precisar sobre su irrelevancia en el presente caso, dado que entre la marca COLOMBIAN FRUITS y FRUIT OF THE LOOM no existe confundibilidad. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veinticuatro (24) de octubre de 2000, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha treinta (30) de abril de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte actora. Mediante comunicación del veintisésis (26) de noviembre de 2001, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “1. El señalamiento por parte del juez nacional, de las normas comunitarias cuya interpretación consulta, no obsta para que este órgano Jurisdiccional realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél, todo al amparo de lo tácitamente previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

2. Todo signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

3. En el análisis de las marcas mixtas, habrá de establecerse cuál es el elemento predominante en el conjunto marcario, si el denominativo o el gráfico, según su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

4. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en caso de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; en caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria

del consumidor medio a que están destinados los productos. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre dos o más signos marcarios, será necesario determinar la existencia de identidad o de semejanza entre los signos en disputa tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, por ser legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

7. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de producirse confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente

conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La empresa demandante FRUIT OF THE LOOM INC. tiene registrada en Colombia la marca mixta FRUIT OF THE LOOM bajo los números 19849 y 19849 A, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional Niza que comprenden: “Clase 25. Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”. La señora Yanett Cecilia Martínez Osorio solicitó el registro de la marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) para distinguir vestidos, pantalones, pantalones de baño, pantaletas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, sueters, medias y demás prendas de vestir, calzados y sombrerería, productos comprendidos también en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 21878 de 1997 que se demanda, declaró infundada la observación presentada por la sociedad FRUIT OF THE LOOM, Inc. considerando: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca COLOMBIAN FRUITS (mixta) y la marca en que se basa la observación FRUIT OF THE LOOM (mixta), en las cuales predomina el elemento denominativo, no existen semejanzas que induzcan al público consumidor a error. Por consiguiente

estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a), ni en ninguna otra de las causales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Que este Despacho considera que la notoriedad de una marca se predica de marcas confundibles y que luego de concluir en el considerando anterior que las marcas en conflicto no se confunden, es irrelevante pronunciarse sobre la notoriedad alegada por la sociedad FRUIT OF THE

LOOM, INC”.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse lo signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el de los literales a) y d) del artículo 83 que dicen: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. b) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas,

en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan. b) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. c) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones

confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206). Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante – para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). En el presente caso, deberán tenerse en cuenta varios aspectos, como por ejemplo el tratarse de marcas mixtas que, como su nombre lo indica, tienen dos elementos que forman parte del conjunto de la marca. EL Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el concepto allegado al presente proceso, respecto de estas marcas denominativas y mixtas, expresó:

“Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas – provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marcay las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. En este campo de la marca denominativa se encuentran también las denominaciones caprichosas o de fantasía, las que naciendo de una conjunción de palabras no tienen connotación conceptual alguna, por lo que causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: captar la nueva palabra y enlazarla con el producto o servicio designado. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica”. En relación con las marcas en idioma extranjero se ha dicho que su genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local. Señaló el Tribunal que debería tenerse en cuenta que el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclator, teniendo en cuenta el hecho de que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean

semejantes y que su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. En el caso sub examine, se trata de definir si efectivamente entre las marcas FRUIT OF THE LOOM y COLOMBIAN FRUITS, para distinguir productos de la Clase 25 existe o no riesgo de confundibilidad que induzca al público consumidor a error. En ambos casos se trata de marcas mixtas. En el caso de la marca FRUIT OF THE LOOM se observa que la gráfica está compuesta por unos racimos de uvas y una manzana acompañados del título “Fruit of the loom”; sin embargo, la marca es presentada de formas diferentes es decir, no hay uniformidad en su concepción gráfica como se observa a continuación: En el caso de COLOMBIA FRUITS, se encuentra la expresión “Colombian Fruits” como dos palabras que se disponen en forma horizontal centradas, y debajo un cuadro en cuyo interior aparece una serie de frutas tropicales dispuestas en forma vertical y agrupadas y en el inferior del cuadro las palabras “Hecho en Colombia” como muestra