CE-11001-03-24-000-2000-06480-01(6480)-2004

PATENTE DE INVENCION - Requisito de no estar comprendida en el estado de la técnica / ESTADO DE LA TECNICA - Definición legal En la Resolución 25949, el Superintendente de Industria y Comercio negó una patente de invención solicitada por la empresa demandante ya que al realizar el examen de fondo de la solicitud, se encontró que la anterioridad W093/15046 del 5 de agosto de 1993, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud, en razón a que la anterioridad describe compuestos iguales y otros análogos a los descritos en la presente solicitud y los procesos de obtención presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de formula I. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra las normas que determinan los requisitos para conceder una patente de invención. Tales son: “Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha

de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. “Artículo cuarto. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. PATENTE DE INVENCION - No es registrable una ya existente solo por atribuirse un segundo uso / SEGUNDO USO DE PATENTE DE INVENCIONNo es suficiente para obtener el registro cuando ya esta dentro del estado de la técnica Como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial allegada con ocasión del presente proceso: “La Comisión del Acuerdo de Cartagena estableció por medio del artículo 16 de la Decisión 344, una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la Subregión que, de ser aplicable, complementa los requisitos fijados en los primeros artículos de la citada Decisión, sin que , empero, deba ser entendida como un requisito adicional a los taxativamente establecidos por el artículo 1 de la Decisión 344. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, aún “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente

inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad. Al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.(Proceso 89-Al-2000, publicado en la G.O.A.C. 722 de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-Al-2001, G.O.A.C. 818 de 23 de julio de 2002 y Proceso 34-Al-2001, G.O.A.C. 839 de 25 de septiembre de 2002)”. PATENTE DE INVENCION - Irregistrabilidad ante existencia de anterioridades registradas en Estados Unidos y Europa / ANTERIORIDAD EN PATENTE DE INVENCION - Impide el registro al estar dentro del estado de la técnica Precisamente, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente de invención solicitada por la demandante por existir la anterioridad W 093/15046 del 5 de agosto de 1993 lo cual afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la presente patente de invención. La existencia de patentes previas para la misma invención otorgadas por Estados Unidos y Europa. En efecto, como se afirma en la misma demanda, la empresa demandante es actualmente titular de la patente N° 5.869.517 en los Estados Unidos de América para el invento denominado “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS” e igualmente es titular de la patente europea N° 804.421 para el invento denominado “2 {(DIHIDRO)

PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU

OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”. Este invento es el mismo que se pretendía patentar y que fue negado mediante los actos acusados. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal de la Comunidad Andina la Sala debe adoptar la interpretación prejudicial dictada, lo cual lleva a denegar las pretensiones de la demanda al tenerse en cuenta que el mismo invento cuya patente fue negada mediante los actos acusados, ya había sido patentado tanto en Estados Unidos de América como en Europa, lo cual desvirtúa el aspecto de novedad. Como lo expresó en forma tajante el Tribunal, “al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06480-01(6480)

Actor: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por BASF AKTIENGESELLSCHAFT, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones 25949 del 30 de noviembre de 1999 y 04987 del 14 de marzo de 2000, expedidas

por la Superintendencia de Industria y Comercio y por las cuales se negó la concesión de una patente de invención.

I. ANTECEDENTES.

Mediante la presente acción se pretende:

1. Que se declare la nulidad de las resoluciones 25949 del 30 de noviembre de 1999 y 04987 del 14 de marzo de 2000, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se negó la concesión de la patente de invención denominada “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}- ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS” y resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto.

2. A título de restablecimiento del derecho se solicita se otorgue la patente denominada “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN

PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”.

HECHOS.

El 29 de diciembre de 1995, la empresa BASF AKTIENGESELLSCHAFT, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente de invención denominada “2

{(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO

PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”.

El 22 de febrero de 1996, la División de Nuevas Creaciones rindió el Concepto Técnico 205 en el cual concluyó que la solicitud de patente presentada no cumplía

con los requisitos técnicos requeridos por la Decisión 344 para este tipo de trámites. Mediante memorial del 11 de abril 1996, la solicitante dio respuesta a las observaciones formuladas. El 20 de mayo de 1999, la División de Nuevas Creaciones rindió el concepto técnico 624 en el cual concluyó que los compuestos de la solicitud en estudio, al igual que los divulgados en la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993, comprenden una estructura molecular general que contiene un arilo sustituido donde uno de los sustituyentes corresponde a un grupo carbamato, el aril se une a un radical metoxilo que a su vez se une a un pirazol también sustituido, que presenta además una N-sustitución; de la misma forma la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas. Lo mismo sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de fórmula I. Además, la anterioridad también muestra la utilización como funguicida de los compuestos de fórmula I y los métodos de aplicación. Mediante memorial del 1 de septiembre de 1999 la empresa solicitante respondió a las observaciones contenidas en el concepto técnico 624 y dijo: Respecto a la novedad: los compuestos de la invención se diferencian de los compuestos descritos en la anterioridad WO 93/15046 por el hecho de que los compuestos de la presente invención poseen una cadena lateral muy específica que lleva, en todos los casos, una unidad de 3-pirazoliloximetilo, la cual no se

describió con la anterioridad. Los compuestos estructuralmente mas cercanos que son específicamente descritos en la WO 93/15046 llevan una cadena lateral de 4pirazoliloximetilo. Por esta razón, la novedad se debe establecer sobre la base de esta nueva característica correspondiente a la cadena lateral de 3pirazoliloximetilo.

Respecto al nivel inventivo: En el caso paralelo presentado en los Estados Unidos, se suministró una declaración hecha por el Dr. Ammermann, doctor en ciencias naturales y químico de la Universidad de Bonn en Alemania, en la cual hizo una demostración de la superior eficacia de los compuestos 3pirazoliloximetilo, de la presente invención, comparados con los compuestos 4pirazolilo conocidos de la WO 93/15046, demostrando así el nivel inventivo de los mencionados compuestos.

Mediante Resolución 25949 del 30 de noviembre de 1999, el Superintendente de Industria y Comercio, negó la patente de invención, al considerar que adolecía de nivel inventivo. Interpuesto el recurso de reposición contra esta decisión, fue confirmada mediante Resolución 04987 de 2000 reiterando la falta de nivel inventivo de la solicitud toda vez que en el estado de la técnica se encontró la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993 en la cual se divulgan compuestos que no solo son iguales a los de la solicitud en estudio, sino que en su estructura básica también coinciden en relación con todos los sustituyentes. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

Artículos 1, 4, 16 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Estos artículos resultan violados por indebida aplicación ya que la patente solicitada reúne las características para ser patente en los términos del artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, goza de nivel inventivo y el producto de que ella trata, es original y no puede ser considerado como derivado de una patente ya existente. Los actos demandados son ilegales por cuanto la solicitud presentada sí tiene nivel inventivo. Existe una mayor eficacia de los compuestos 3-piazoliloximetiilo, presentes en la solicitud de patente denominada “2 {(DIHIDRO) PIRAZOL-3’- OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, comparados con los compuestos 4.-pirazolilo y dicho desarrollo no está comprendido dentro del estado de la técnica y por ello la solicitud tiene vocación de patentabilidad. El requisitos denominado “nivel inventivo”, adicionado al requisito de la novedad, surge al considerar que una invención implica una actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. La invención solicitada representa unos compuestos que poseen una cadena lateral muy específica, que lleva en todos los casos una unidad de 3pirazoliloximetilo, con relación a la anterioridad donde los compuestos llevan una cadena 4-pirazoliloximetilo, por lo tanto, los compuestos de la solicitud presentada son nuevos e implican una actividad inventiva que en ningún momento resultará

evidente u obvia para un experto en la materia. No es obvio desvirtuar la altura inventiva de la patente denominada “2 {(DIHIDRO) PIRAZOL -3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, con la simple afirmación : “se deriva de manera evidente del estado de la técnica que la cadena se ubique en una de las dos posiciones libres del anillo y diferentes de la del compuesto de la anterioridad, dado que son las únicas posibilidades que existen de introducir la cadena en el anillo, posiciones por demás equivalentes” y que el cambio en el compuesto 3-pirazoliloximetilo en lugar de la posición 4-pirazoliloximetilo, no es una modificación estructural obvia, sino que ella es el resultado de muchos años de investigación para lograr encontrar que esa sustitución en las mencionadas posiciones produce una eficacia funguicida no esperada en el estado de la técnica. Contrariamente de lo que se esperaría del estado de la técnica, entre dos compuestos que guardan alguna semejanza química estructural, la eficacia del producto de la invención rebaza de manera significativa el comportamiento o la eficacia del compuesto de la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993, de manera que es altamente significativa la eficacia funguicida obtenida con la solicitud de patente “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN

PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”.

No puede aceptarse que la Superintendencia de Industria y Comercio considere

que la mayor o menor eficacia del compuesto que se obtiene de la patente sea irrelevante con el simplista argumento de que “los compuestos de la anterioridad al igual que los que ahora se reivindican presentan propiedades como pesticidas por lo tanto el hecho de presentar una mayor o menor actividad no incide en el hecho de que este tipo de compuestos es ya conocido”, pues es evidente que precisamente esa eficacia le imprime nivel inventivo a la solicitud de patente por cuanto es un efecto inesperado. El artículo 16 de la Decisión 344 expresa que productos o procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírseles un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial. Esta disposición fue erróneamente aplicada por cuanto la patente solicitada no encuadra en los supuestos de la norma. En efecto, la patente, “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”, no es un nuevo uso de la patente WO 93/ 15046, porque es una invención nueva, no obvia que tiene aplicación industrial y que contiene una cadena lateral específica que lleva en todos los casos una unidad de 3-pirazolloximetilo que no se describe en la WO 93/15046 de agosto 5 de 1993, la cual lleva una cadena lateral de 4-pirazoliloximetilo. Se trata entonces de una patente con un uso original y propio de la misma y es así como la solicitud presentada cuenta con propiedades originales y auténticas que la

hacen novedosa e inventiva y en ningún momento se está haciendo un segundo uso derivado de una patente ya otorgada ya que, como se ha demostrado, esta solicitud cuenta con un nuevo componente, que es la cadena lateral de 3pirazoliloximetilo, que la hace que los compuestos sean auténticos, novedosos y con altura inventiva. Si los compuestos son diferentes a los de la anteriodad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993, ellos tienen propiedades químicas diferentes que determinan usos diferentes. En el presente caso, el efecto funguicida de los compuestos de la patente solicitada supera toda expectativa para una persona versada en la materia de manera que el compuesto es nuevo y no admite posibilidad de que sea un uso derivado de una patente conocida. Falsa motivación. En la Resolución 04987 de 2000 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, se afirma falsamente: “Se deriva de manera evidente del estado de la técnica que la cadena se ubique en una de las dos posiciones libres del anillo y diferentes de la del compuesto de la anterioridad, dado que son las únicas posibilidades que existen de introducir la cadena en el anillo, posiciones por demás equivalentes”. Esta afirmación es falsa ya que es conocido que las posiciones 3y 5son estructuralmente idénticas, únicamente en el anillo de pirazol [N-H} no sustituido, el cual puede formar un anión pirazolilo. En el presente caso, los compuestos poseeen un sustituyente en el átomo de nitrógeno del anillo (R3), el cual no es

hidrógeno por lo tanto todas las tres posiciones, 3-, 4-, 5-, en el anillo de pirazol son disímiles por razones electrónicas y estéricas. La incidencia de la falsa motivación es grande en el presente proceso, pues tal afirmación es la base de la negativa de la solicitud de patente. - Antecedentes de patentabilidad de la patente “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-

OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL

USO DE LAS MISMAS”.

Si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a otorgar una solicitud de patente por el hecho de que la misma ya haya sido otorgada en otros países, no lo es menos que el hecho de que se produzca el otorgamiento de una patente en otros países, es indicativo de que el invento goza de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La empresa demandante es actualmente titular de la patente 5.869.517 en los Estados Unidos de América, para el invento denominado “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”. Igualmente, es titular de la patente europea 804.421 para el invento denominado “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-

OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL

USO DE LAS MISMAS”.

Estas dos oficinas de patentes se han distinguido por tener criterios de patentabilidad diferentes, ya que en los Estados Unidos los criterios de

patentabilidad son muy amplios mientras que en Europa, los criterios son más restringidos y, no obstante, en ambos lugares otorgaron la patente denominada

“2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’-OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO

PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”.

c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Los actos administrativos impugnados fueron expedidos por el Superintendente de Industria y Comercio con plena competencia para estudiar y resolver las solicitudes de patente de invención y respetando el debido proceso y el derecho de defensa. -No patentabilidad de la invención denominada “2 {(DIHIDRO) PIRAZOLIL-3’- OXIMETILEN}-ANILIDAS, UN PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LAS MISMAS”: En el Concepto Técnico 624 del 20 de mayo de 1999, la División Nuevas Creaciones concluyó que los compuestos de la solicitud en estudio, al igual que los divulgados en la anterioridad WO 93/15046 del 5 de agosto de 1993 comprenden una estructura molecular general que contiene un arilo sustituido donde uno de los sustituyentes corresponde a un grupo carbonato, el aril se une a un radical metoxilo que a su vez se une a un pirazol también sustituido, que presenta además una Nsustitución, en la misma forma la gran mayoría de los sustituyentes restantes se encuentran en la anterioridad lo cual da como resultado compuestos iguales que también muestran propiedades pesticidas. Lo msmo

sucede con respecto a los procesos de obtención que presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de fórmula I. Además, la anterioridad también muestra la utilización como funguicida de los compuestos de fórmula y los métodos de aplicación. Se destaca lo expresado por el grupo Técnico de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: “Con respecto a que el nivel inventivo está dado por la superioriad de los compuestos, lo cual según el interesado se probó en Estados Unidos, para el presente caso es claro que las tablas aportadas para demostrar la superior eficacia de los compuestos de la solicitud en estudio no son lo suficientemente representativas puesto que para un técnico en la materia es conocido el hecho de que se requiere una serie de datos o sea una muestra representativa de los ensayos que proporcionen datos estadísticamente significativos, no como en el caso de las tablas aportadas que solo se muestra un resultado por compuesto de tal forma que es imposible afirmar la superioridad de la eficacia de los compuestos. (...) Nuevamente se refiere a la eficacia de los compuestos, lo cual en primer lugar no es el objeto de la patente sino el compuesto como tal cuyas propiedades son inherentes al mismo lo que realmente se patenta es el compuesto y no sus propiedades, efectos o aplicaciones. En segundo lugar, la superioridad de la eficacia de los compuestos no ha sido suficientemente demostrada como ya se explicó en el numeral 3.5. El interesado expresa que el resultado inesperado que le imprime nivel inventivo a la solicitud es la eficacia inesperada de los compuestos. Al respecto, la actividad funguicida y demás propiedades son inherentes a los

compuestos y la patente se concede para el compuesto más no para sus propiedades, usos o ventajas por lo tanto la solicitud tiene por objeto los compuestos los cuales están definidos por su estructura química y es sobre esta materia que se realiza el estudio, no es del caso entrar a discutir específicamente la actividad funguicida de todos y cada uno de los compuestos, ni sus aplicaciones, sino el hecho de que los compuestos de este tipo presentan actividad funguicida, nematocida, insecticida y aracnicida, de tal forma que se deriva del estado de la técnica que los compuestos de este tipo presentan esta actividad y por lo tanto se pueden aplicar para tales efectos y como ya se explicó la materia sobre la cual se realiza el estudio comprende los compuestos con sus estructura más no sus aplicaciones y/o propiedades. (...) Con respecto a los criterios de patentabilidad es claro que cada oficina es autónoma en la concesión de las patentes, de acuerdo con su legislación. En nuestro caso particular, los usos o aplicaciones no son patentables por lo tanto la parte fundamental son los compuestos definidos por su estructura molecular, que si bien en este caso no son idénticos sí son compuestos similares con las mismas propiedades. Ahora bien, en el caso de la oficina Europea no es claro los criterios tenidos en cuenta para la concesión de dicha patente por cuanto de acuerdo con el informe de búsqueda de antecedentes para dicha solicitud el cual se anexa, se reporta como antecedentes que afecta la novedad de la misma o su nivel inventivo, como se explica en dicho reporte el documento WO 93/15046 el cual corresponde al documento de categoría X que significa de acuerdo al sistema de búsqueda y categorías de documentos en el campo de las patentes a nivel

universal un documento de particular relevancia que afecta la novedad o el nivel inventivo de la solicitud en estudio”. Frente a la afirmación del demandante en cuanto a que se le vulneró el derecho de defensa, por no habérsele dado traslado del examen de fondo y su respectivo informe técnico, cabe señalar que según el artículo 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, si el examen definitivo de patentabilidad fuere desfavorable se denegara la solicitud. Como quiera que los conceptos técnicos no son actos administrativos, no existe la obligatoriedad de notificarlos y someterlos a los recursos de la vía gubernativa. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veintiséis (26) de septiembre de 2000, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veinticinco de abril de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte demandante. Mediante comunicación del veinte (20) de agosto de 2003, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicitó se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptiblidad de aplicación industrial.

Segunda. Toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. La novedad de la que debe gozar una invención no es un requisito que comprometa a todos y cada uno de los elementos que la conforman, puesto que éstos pueden ser conocidos individualmente, debiendo ser su combinación lo que necesariamente dé lugar a un producto o a un procedimiento nuevo y desconocido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, lo no comprendido en el estado de la técnica, pede ser la que constare en la solicitud o aquella de la prioridad reconocida. Tercero. La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá

hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y cocimientos específicos en el campo de la invención. Cuarto. El simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, de lo cual se desprende que se excluyen de patentamiento los productos o procedimientos ya comprendidos en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, requisito básico para el otorgamiento de una patente, de conformidad con las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial fijadas en la Decisión 344”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Se solicita la nulidad de las Resoluciones 25949 de 30 de noviembre de 1999 por la cual se niega una patente de invención y 04987 del 14 de marzo de 2000 que resolvió un recurso, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En la Resolución 25949, el Superintendente de Industria y Comercio negó una patente de invención solicitada por la empresa demandante ya que al realizar el examen de fondo de la solicitud, se encontró que la anterioridad W093/15046 del 5 de agosto de 1993, afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud, en razón a que la anterioridad describe compuestos iguales y otros análogos a los descritos en la presente solicitud y los procesos de obtención presentan una serie de reacciones iguales para llegar al compuesto de formula I. Se afirmó en la citada resolución: “Al respecto, cabe aclarar que no obstante que el antecedente no divulgue

compuestos con una cadena lateral, que comprenda específicamente la cadena 3-pirazoliloximetilo, se trata de compuestos cuya estructura básica es igual a la de la solicitud en estudio, los cuales también presentan una cadena lateral igual 4pirazoliloximetilo que como se puede observar, la mencionada cadena comprende exactamente el mismo sustituyente o cadena lateral que es el iloximetilo, donde el 3 y el 4 corresponden a la posición del iloximetilo en el anillo del pirazol, de manera que la mencionada cadena lateral es químicamente idéntica y la única diferencia es su ubicación en el anillo pirazol donde las posiciones 1, 2 del anillo comprenden heteroátomos de nitrógeno. De esa manera, se deriva de manera evidente que la cadena se ubique en una de las dos posiciones libres del anillo y diferentes de la del compuesto de la anterioridad dado que son las únicas posibilidades que existen de introducir la cadena en el anillo, posiciones por demás equivalentes. Adicionalmente, al igual que los compuestos de la anterioridad, presentan propiedades como pesticidas, por lo tanto el hecho de presentar una mayor o menor actividad no hace que tenga nivel inventivo puesto que el efecto pesticida para este tipo de compuestos ya es conocido. Las reivindicaciones 2 a 5 relacionadas con el proceso de obtención de los compuestos de fórmula I, también se derivan de manera evidente de los procesos divulgados en la citada anterioridad para la obtención de los compuestos en referencia, ya que presentan la misma estructura básica que los de la solicitud y en donde se muestran reacciones de síntesis del mismo tipo para llegar a compuestos iguales, donde, como ya se explicó, la única variación es la posición

de la cadena iloximetil. (....) Esto significa que la circunstancia de un previo reconocimiento mediante patente de la invención objeto de ésta solicitud en otro país no obliga, per se, en manera alguna a la Superintendencia. Lo ant