CE-11001-03-24-000-2000-06483-01(6483)-2003

SIGNOS COMPUESTOS - Raíces o desinencias descriptivas que en conjunto puedan ser distintivas / COMBINACION DE SIGNOS GENERICOS O DESCRITIVOS - Al formar expresiones evocativas son registrables / MARCA DE FANTASIA - Concepto / MARCA EVOCATIVA - Concepto En relación con las denominaciones descriptivas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresó: “...”. Y acerca de la posibilidad de que signos compuestos por raíces o desinencias descriptivas formen signos distintivos, señaló: «... En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se las considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. De allí que el examinador deba acudir al estudio no solo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. ..» En sentencia de 3 de abril de 2003 (C.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) con motivo de acción de nulidad interpuesta por la misma actora contra el registro de la marca BONFRUIT en la Clase 32 Internacional y sustentada en los mismos cargos que aduce en este proceso, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión que vuelve a plantearse. Expuso entonces que de la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro. Puesto

que las consideraciones planteadas en esa ocasión a propósito del carácter evocativo del signo BONFRUIT son enteramente aplicables al registro como marca de BONAFRUIT para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, resulta pertinente transcribirlas. Dijo entonces la Sala: «... La expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos unidos puede formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos....» EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Prohibición de fraccionamiento de los elementos del signo / FRACCIONAMIENTO DEL SIGNO - Prohibición en el examen de registrabilidad / SIGNO EVOCATIVO - Lo es el compuesto por raíces o desinencias descriptivas En esa ocasión la Sala además reiteró el criterio jurisprudencial expuesto en ocasiones precedentes y sostuvo que el examen de registrabilidad no puede

efectuarse a partir del fraccionamiento de los elementos descriptivos o genéricos que componen al signo mixto, pues este debe ser apreciado en su conjunto, tal como fue solicitado a registro. Al respecto, señaló: «... Para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma. En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo «SULFAPLATA» que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (SULFAPLATA) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión SULFAPLATA, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarlo en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada

pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso....» SIGNO COMPUESTO - Puede convertir la marca en evocativa al combinar signos descriptivos: registrabilidad de BONAFRUIT / MARCA EVOCATIVAConformación por raíces o combinación de signos genéricos A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección para diferenciar las denominaciones evocativas de las propiamente descriptivas, la Sala concluye que el elemento denominativo BONAFRUIT goza de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que proceda su registro en la clase 32 de la Clasificación Internacional. No puede considerarse descriptiva de tales productos pues no es cierto que el público consumidor designe los jugos o zumos de frutas con esa expresión. Cosa distinta es que sea evocativa, pues ciertamente sugiere al público consumidor que se trata de un jugo o zumo de frutas de buena calidad. Así, al sostener la Superintendencia que la expresión BONAFRUIT es registrable como marca en la clase 32 Internacional se ajustó a los requisitos que el artículo 81 la Decisión 344 exige para que un signo sea registrable pues, como se vió, la expresión BONAFRUIT es creativa y original, por lo cual resulta distintiva y procede su registro como marca. SIGNO COMPUESTO - Las raíces, prefijos o sufijos comunes que lo conforman no son apropiables aunque se obtenga el registro del signo / INAPROPIABILIDAD - Comprende las raíces, prefijos o sufijos comunes

utilizados en signos compuestos registrados Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca BONAFRUIT haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras FRUIT y BON, ambos de uso común y aplicables directamente a los productos de la Clase 32. Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: «La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación de los prefijos descriptivos BONAFRUIT. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo de las expresiones BON o FRUIT individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego no imiten la combinación

BONAFRUIT.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil tres (2003)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06483-01(6383)

Actor: BAVARIA S.A.

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por BAVARIA S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió a la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A. el registro de la marca nominativa BONAFRUIT para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 Internacional.

I. LA DEMANDA BAVARIA S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina,

presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 13302 de 24 de Julio de 1998 mediante la cual la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BAVARIA S.A. y concedió el registro de la marca nominativa BONAFRUIT a favor de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A. para distinguir «cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para hacer bebidas» productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que es nula la Resolución 10422 de 31 de mayo de 1999 mediante la cual

la citada funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 13302, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 15044 de 30 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se cancele el certificado de registro respectivo y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Hechos  La COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A. mediante apoderado, solicitó el 26 de febrero de 1997 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca BONAFRUIT (nominativa) para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud se tramitó en el Expediente 97-010.305.  Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 453, dentro del término señalado por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, BAVARIA S.A. presentó observaciones por considerar que la expresión BONAFRUIT carece de distintividad, y que es descriptiva de los productos de la Clase 32 Internacional.

 Mediante Resolución 13302 de 24 de Julio de 1998, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por BAVARIA S.A. y concedió el registro de la marca BONAFRUIT (nominativa) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza por un período de 10 años. La Administración consideró que la marca es evocativa y, por ende, registrable conforme a los criterios expuestos por el Tribunal Andino.  Mediante Resolución 10422 de 31 de mayo de 1999 la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada.  Mediante Resolución 15044 de 30 de Julio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 13302. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora señala como violados los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que la expresión BONAFRUIT no es registrable como marca para distinguir los productos de la clase 32 Internacional, pues carece de distintividad y es descriptiva de los productos que esta comprende. Cita apartes de Interpretaciones Prejudiciales en que el Tribunal Andino ha puesto de presente que la finalidad de la marca no es otra que individualizar los productos o servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. Argumenta que la función individualizadora es una de las más importantes que desempeña la marca, pues una vez puesta en el mercado, la denominación de

fantasía que el empresario imprime a un producto especial genera dentro de la percepción de los consumidores un vínculo entre el producto que están adquiriendo y la marca. Expresa que por esa razón el artículo 81 de la Decisión 344 establece que para que un signo sea registrable como marca debe ser perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Una vez se concedido el registro, la marca constituye un bien inmaterial que tiene como efecto diferenciar un producto frente a los demás de su género. Plantea que la distintividad es el elemento identificador y vinculante del fenómeno de asociación directa entre marca y producto, que permite al público diferenciar en el mercado los productos o servicios de un determinado empresario respecto de los de su misma clase, o de aquellos que guardan identidad o similitud con los de empresarios competidores. Sostiene que el signo BONAFRUIT carece de distintividad por contener exclusivamente elementos genéricos y descriptivos que no le aportan al mismo la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, frente a productos idénticos o similares que se encuentran en el mercado; y que tanto es así, que no es capaz de diferenciar un jugo o zumo bueno, de otro de su misma especie, de donde se desprende su genericidad. Añade que el Harper Collins English Spanish Dictionary define la palabra FRUIT como «fruta» y el Diccionario Manual VOX FrancésEspañol define la palabra BON como «bueno, buen, buena.» Afirma que es evidente que dentro del signo en mención, la palabra FRUTA es uno de los ingredientes de las preparaciones para hacer bebidas o zumos de frutas en la Clase 32 Internacional, mientras que el prefijo BUENO describe y califica la calidad

de la preparación, lo que permite inferir que la marca distinguirá una bebida de fruta buena o de buena fruta. Anota que, por consiguiente, BONAFRUIT en la Clase 32, no es más que la designación de la especie y características de uno de los productos de la citada clase; y que carece totalmente de elementos adicionales que le proporcionen distintividad al signo, luego resulta irregistrable para productos de la clase en mención, por ser evidente que la marca distinguirá una bebida de fruta buena o una buena bebida de fruta. Señala que la jurisprudencia y la doctrina han establecido varios criterios para determinar la genericidad y descriptividad de un signo, a saber:  Si el signo por registrar es el nombre común del producto o servicio;  La existencia o no de una relación directa y esencial entre el signo y el producto que se quiere proteger;  Si el nombre evoca o no el producto o servicio que la marca pretende identificar;  Si la evocación o la idea sugestiva es general o específica para el producto;  Si el nombre describe alguna cualidad esencial del producto o sólo evoca la idea del mismo;  Si el signo por registrar describe la forma o el modo de prestarse el servicio;  Si el signo contiene una información mediata del producto y, por lo tanto, una descripción no esencial del mismo. Sostiene que se violó el artículo 82 ibídem, al conceder el registro sobre el signo BONAFRUIT, porque se está confiriendo a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras FRUIT y el prefijo indicativo de la calidad BON, ambos de uso común dentro de la lengua española y aplicables directamente a los productos de la Clase

32. Señala que mediante Resolución 7463 de 30 de abril de 1998 la Oficina de Marcas Colombiana negó el registro de la marca BONNA AVENA por considerarla descriptiva de los productos de la Clase 32 ya que esta comprende las bebidas de avena. Manifiesta que resulta inquietante que la Oficina de Marcas, dentro del mismo período de tiempo, presente dos decisiones absolutamente contradictorias que no demuestran la uniformidad requerida al aplicar los parámetros de registrabilidad.

II. CONTESTACIONES A LA DEMANDA Fueron vinculados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.

CORPALI S.A. en calidad de tercera interesada como titular del registro de la marca BONAFRUIT. 2.1. El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violaron los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, visto que la expresión BONAFRUIT es evocativa porque transmite indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico o descriptivo, como tampoco una designación usual del mismo. Por tanto, la considera suficientemente distintiva. Sostuvo que no es dable fraccionar el signo como lo hace la actora, pues al examinarse su registrabilidad se lo debe tener en cuenta tal como fue registrado. 2.2. El apoderado de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A. insiste en la legalidad de los actos acusados. Sostiene que la

expresión BONAFRUIT reúne todos los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344; se trata de una expresión de “fantasía” que no tiene un significado específico en el idioma castellano y, por tanto, cumple la función individualizadora necesaria para que proceda su registro como marca. Sostiene que el signo BONAFRUIT no contiene exclusivamente signos descriptivos o genéricos, sino que, por el contrario, es una expresión de fantasía que no se identifica con ningún producto específico de la Clase 32, y es perfectamente capaz de diferenciar un producto determinado de otros similares que se encuentran en el mercado.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION 3.1. El apoderado de la actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que el signo BONAFRUIT no cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad requeridos para ser registrado como marca en la Clase 32 Internacional. 3.2. El apoderado de la COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.

CORPALI S.A. reiteró los argumentos expuestos en su contestación a la demanda, y afirmó que de aplicarse los criterios que señala la actora tendrían que anularse los registros de las marcas CARIBBEAN FRUIT, FRESH FRUIT, LIQUIFRUIT, SUMER FRUIT y TUTTI FRUTTI, entre otros. 3.3. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial defendió los actos acusados con argumentos similares a los que expuso en la contestación a la demanda, y reiteró que la marca BONAFRUIT es suficientemente distintiva.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración, en lo pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 13302 de 24 de julio de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa BONAFRUIT para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, por considerar que se trata de una expresión evocativa que transmite indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo, como tampoco una designación usual de los productos que ampara, de tal manera que es suficientemente distintiva como marca.

Los productos de la Clase 32 Internacional son: «Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones para hacer bebidas.» La actora considera que al conceder el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 y el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, pues sostiene que la expresión BONAFRUIT carece de distintividad como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional ya que las expresiones «BON» y «FRUIT», en idioma español traducen «buena fruta». Los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 señalan textualmente: «Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean

perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.» Le corresponde entonces a la Sala determinar si el signo nominativo BONAFRUIT es evocativo; o si, como alega la actora, es descriptivo de los productos comprendidos en la clase 32 Internacional. En relación con las denominaciones descriptivas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresó: «Las denominaciones genéricas, descriptivas o usuales son aquellas que han perdido su calidad distintiva, por tanto, no pueden ser registrables como marcas. Estas carecen de uno de los requisitos básicos de la marca, como lo es el de la distintividad, porque estas denominaciones se refieren al producto mismo y no se pueden distinguir de otros bienes o servicios que se encuentren en el mercado. (...) Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación

con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; «frío» podría emplearse para caramelos pero no par hielo, por denotar la descripción esencial de éste. ...» Y acerca de la posibilidad de que signos compuestos por raíces o desinencias descriptivas formen signos distintivos, señaló: «... En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se las considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca. De allí que el examinador deba acudir al estudio no solo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir. (Énfasis fuera de texto) ...» En sentencia de 3 de abril de 2003 (C.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) con motivo de acción de nulidad interpuesta por la misma actora contra el registro de la marca BONFRUIT en la Clase 32 Internacional y sustentada en los mismos cargos que aduce en este proceso, la Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión que vuelve a plantearse. Expuso entonces que de la combinación de dos términos genéricos o descriptivos puede resultar un conjunto novedoso y original que forme una expresión evocativa que, de ser lo suficientemente distintiva, es perfectamente admisible a registro. Puesto que las consideraciones planteadas en esa ocasión a propósito del

carácter evocativo del signo BONFRUIT son enteramente aplicables al registro como marca de BONAFRUIT para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, resulta pertinente transcribirlas. Dijo entonces la Sala: «... La expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos unidos puede formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos. De tal manera que la marca “BONFRUIT”, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados. ...» En esa ocasión la Sala además reiteró el criterio jurisprudencial expuesto en ocasiones precedentes y sostuvo que el examen de registrabilidad no puede

efectuarse a partir del fraccionamiento de los elementos descriptivos o genéricos que componen al signo mixto, pues este debe ser apreciado en su conjunto, tal como fue solicitado a registro. Al respecto, señaló: «... Para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma. Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales. En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A., Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo «SULFAPLATA» que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (SULFAPLATA) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión SULFAPLATA, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. ... Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarlo en conjunto, como un todo, toda vez que por

efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso. ...» A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección para diferenciar las denominaciones evocativas de las propiamente descriptivas, la Sala concluye que el elemento denominativo BONAFRUIT goza de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que proceda su registro en la clase 32 de la Clasificación Internacional. No puede considerarse descriptiva de tales productos pues no es cierto que el público consumidor designe los jugos o zumos de frutas con esa expresión. Cosa distinta es que sea evocativa, pues ciertamente sugiere al público consumidor que se trata de un jugo o zumo de frutas de buena calidad. Así, al sostener la Superintendencia que la expresión BONAFRUIT es registrable como marca en la clase 32 Internacional se ajustó a los requisitos que el artículo 81 la Decisión 344 exige para que un signo sea registrable pues, como se vió, la expresión BONAFRUIT es creativa y original, por lo cual resulta distintiva y procede su registro como marca. Para concluir, advierte la Sala que no es cierto que el registro de la marca BONAFRUIT haya conferido a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras FRUIT y BON, ambos de uso común y aplicables directamente a los productos de la Clase 32. Así lo puso de presente el Tribunal Andino al sostener: « La utilización de las mismas raíces o partículas en determinadas

marcas hace que se conviertan en denominaciones de uso común, por lo tanto no pueden ser apropiadas con carácter de exclusividad, pero los morfemas que se le agreguen deben componer una nueva expresión gramatical que lo haga distinto. ... El uso primario de los vocablos en comento no impide que posteriormente puedan ser utilizados en nuevos signos para los mismos productos, por otros interesados, siempre y cuando la nueva composición gramatical tenga o lleve su propia distintividad que lo diferencie de los anteriormente registrados, evitándose, una similitud gráfica, conceptual o ideológica.» La Sala reitera que el registro confirió a su titular derecho al uso exclusivo de la combinación de los prefijos descriptivos BONAFRUIT. Ello en modo alguno significa que tenga un derecho de uso exclusivo de las expresiones BON o FRUIT individualmente consideradas. Estas siguen siendo de común utilización, lo que significa que la marca debe soportar el registro de otras que se formen con ellos, siempre y cuando, desde luego no imiten la combinación BONAFRUIT. En consecuencia, los cargos no están llamados a prosperar, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discuti