CE-11001-03-24-000-2000-06484-01(6484)-2004

SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SIGNO - Clases: declarativo y atributivo / SISTEMA DECLARATIVO - Protege la marca por su uso / SISTEMA ATRIBUTIVO - Otorga uso exclusivo con la inscripción en el registro: adopción por la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias, mediante documento 4-IP2004, concluyó: “SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. “El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO - Las normas sustanciales de la Comunidad Andina no surten efectos retroactivos / NORMA SUSTANCIALNo tiene efectos retroactivos en el ordenamiento comunitario andino / NORMAS PROCESALES COMUNITARIAS - Aplicación en el tiempo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca nominativa DON JUAN para distinguir todos los productos de la clase 33 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 fue presentada por la Fábrica de Licores de Antioquia el 29 de octubre de 1993, precisó que las normas a aplicar son los artículos 71, 73, literal a) y 92 de la Decisión 313 y no así

los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344, pues la primera de las citadas era la vigente a la fecha de la mencionada solicitud. En efecto, el citado Tribunal sostuvo: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. “Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicialrespecto de la resolución interna que exprese la determinación dela Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. “Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’”. CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD ESPECIAL DE REGISTRO MARCARIO - Inexistencia al poderse presentar en cualquier tiempo / VIA GUBERNATIVA EN REGISTRO MARCARIO - Sólo se exige cuando se niega el registro / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MARCARIO - Solo exige

agotamiento de vía gubernativa cuando se niega el registro / IDENTIDAD DE MARCAS - Evidente entre RON DON JUAN y “DON JUAN” al excluir la expresión genérica RON que es inapropiable Respecto de la excepción de caducidad, la Sala observa que si bien la legalidad del acto se estudiará a la luz de la Decisión 313 por las razones anteriormente expuestas, respecto del término de caducidad debe tenerse en cuenta el previsto en la norma vigente a la fecha de expedición del acto acusado, esto es, el del artículo 113 de la Decisión 344, que expresamente dispuso que las acciones de nulidad del registro de una marca podrán solicitarse en cualquier momento. En consecuencia, no prospera la excepción planteada. Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa. Los signos en conflicto son DON JUAN y DON JUAN, pues la expresión RON, que hace parte de la marca de la actora es simplemente explicativa, en la medida en que por designar la especie del producto que se comercializa, esto es, ron, no es apropiable y, por tanto, cualquiera persona puede utilizarla. En el asunto sometido a consideración la Fábrica de Licores de Antioquia en manera alguna controvierte el hecho de que la marca RON DON JUAN fue registrada con anterioridad a la marca DON JUAN,

cuestión que, por demás, está plenamente probada con los documentos sobre el particular aportados al proceso. Examinados sucesivamente los signos controvertidos, la Sala observa que es evidente que entre DON JUAN y DON JUAN existe total identidad de índole auditivo, fonético, ortográfico, visual e ideológico, razón por la cual de coexistir en el mercado inducirían al público consumidor a error, en la medida en que pensaría que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06484-01(6484)

Actor: INDUSTRIA LICORERA Y EMBOTELLADORA DEL NORTE – ILENSA

EMA

Demandado: SUPERINTEDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A. – ILENSA EMA en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución núm. 16689 de 26 de abril de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió en

favor de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia el registro de la marca DON JUAN, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior, se decrete la cancelación del certificado de registro núm. 153.230, correspondiente a la marca citada; y se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b.- Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 29 de octubre de 1993, la Fábrica de Licores de Antioquia solicitó el registro de la marca nominativa DON JUAN para distinguir todos los productos de la clase 33 del artículo 2º Decreto 755 de 1972, a la cual le correspondió el expediente núm. 93 416.119. 2º. El extracto de la solicitud de registro de la marca nominativa DON JUAN fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 394 de 20 de enero de 1994, sin que se presentara oposición alguna. 3º. Mediante Resolución núm. 8411 de 30 de octubre de 1994 la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca DON JUAN a la Fábrica de Licores de Antioquia para distinguir los productos comprendidos en la

clase 33. 4º. Por su parte, Comercial Franco Hermanos Ltda. Había solicitado el 28 de octubre de 1983 ante la División de Propiedad Industrial el registro de la marca nominativa RON DON JUAN para identificar los productos de la clase 33, trámite que culminó con la expedición de la Resolución núm. 2446 de 4 de abril de 1984, que concedió el registro de la citada marca por el término de cinco años. 5º. Antes de la expiración del término de vigencia del registro de la marca RON DON JUAN, su titular solicitó la renovación, la cual fue concedida mediante Resolución núm. 34336 de 31 de diciembre de 1998, ampliando su vigencia hasta el 4 de abril de 2001. 6º. El 25 de mayo de 1999 Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A. ILENSA EMA solicitó a la División de Signos Distintivos que efectuara la anotación de traspaso de la marca nominativa RON DON JUAN para distinguir todos los productos de la clase 33, el cual había sido perfeccionado mediante documento suscrito el 15 de abril de 1999 entre Comercial Franco Hermanos Ltda. y la citada sociedad. 7º. Mediante Resolución 112042 de 30 de junio de 1999 la División de Signos Distintivos ordenó la suscripción en el registro de la propiedad industrial del traspaso de la marca RON DON JUAN a favor de la actora. 8º. Entre el Departamento de Antioquia y/o la Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia y Comercial Franco Hermanos Ltda. e Industria Licorera y Embotelladora del Norte S.A. ILENSA EMA no existe vinculación jurídica

ni económica de ninguna clase y, por tanto, éstas no han otorgado el uso licenciado ni franquiciado, ni han cedido los derechos sobre la marca RON DON JUAN a favor de aquéllas. c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora cita expresamente como violados los artículos 81, 83, literal a), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 333 de la Constitución Política, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida se expresan a continuación : Primer cargo.- Violación del artículo 81 de la Decisión 344, por aplicación indebida, dado que la entidad demandada ignoró que el signo DON JUAN no cumple con el requisito de distintividad para identificar los productos comprendidos en la clase 33, dada la existencia previa de la marca RON DON JUAN. La función principal de la marcas es la de distinguir en la competencia de mercados los productos o servicios de una empresa de los de otra, para permitir, por esa vía, que el consumidor los identifique según su origen. Además, esta función de distintividad puede estar cumpliendo una garantía de calidad del producto o servicio, y a su vez estableciendo la base legal para la responsabilidad del productor o prestatario del servicio con los daños ocasionados, lo que hace que la característica trascienda el contexto puramente normativo. Las marcas DON JUAN y RON DON JUAN son de aquellas clasificadas como denominativas y, por tanto, el elemento denominativo es el que determina los requisitos de registrabilidad y, particularmente, el de distintividad, pues a la luz de tal elemento se estructura la capacidad de diferenciación en el mercado de los productos comercializados por una y otra compañía.

Segundo cargo.- Violación del artículo 83, literal a), ibídem, por falta de aplicación, por cuanto la demandada se abstuvo de aplicar la causal de irregistrabilidad encaminada a proteger los derechos válida y previamente adquiridos por terceros. Para apreciar el riesgo de confusión entre marcas es preciso atender a los factores determinantes: la identidad o grado de semejanza de los signos que forman las marcas enfrentadas y la naturaleza de los productos o servicios a los que habría de aplicarse esas marcas, lo que se traduce en la apreciación de la regla de la especialidad. El test de registrabilidad en las marcas debe tener como fundamento la comparación de los signos sobre tres elementos, a saber, el gráfico, el fonético y el conceptual o ideológico, comparación que debe ser hecha en conjunto y en forma sucesiva y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias. También debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos o servicios a los que han de aplicarse las marcas enfrentadas, que se traduce en el análisis de elementos tales como el consumidor relevante y su mayor o menor grado de distinguir los productos o servicios respectivos, la identidad o analogía de los productos o servicios, y las modalidades de comercialización. De las marcas en comparación, RON DON JUAN y DON JUAN debe excluirse el término RON, ya que dicha expresión resulta ser genérica en relación con los productos que distingue, esto es, bebidas alcohólicas, una de cuyas clases es, precisamente, el ron. Desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual las marcas son idénticas, por lo que se concluye que de su comparación no se pueden

establecer diferencias sino que, por el contrario, se crean semejanzas tales que logran inducir al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la dimensión característica de ambos signos está dada por la composición de sus palabras en un plano netamente verbal. Al ser examinadas las marcas sucesivamente y teniendo en cuenta las semejanzas se establece un riesgo de confusión indirecto en cabeza del consumidor, ya que éste creerá fácilmente que por la identidad entre las marcas el producto proviene del mismo fabricante. Adicionalmente, debe observarse que en el presente caso se está en presencia de productos que deben considerarse como masivos, pues las bebidas alcohólicas, por regla general, no son productos que se clasifiquen como técnicos o especializados, lo que a su turno hace que el consumidor que los adquiere sea considerado como un consumidor medio, ni muy alerta ni muy distraído, ni ignorante ni instruido. Es claro, entonces, que el riesgo de confusión entre las marcas cotejadas se acentúa en tanto el consumidor no logrará diferenciar las marcas como tal, llevando a adquirir un producto cuando cree que está adquiriendo otro, lo que genera riesgo de confusión directo. Aún en el caso de que el consumidor logre distinguir las marcas, las identificará con el mismo fabricante, creándose el llamado riesgo de confusión indirecto. En cuanto a los productos a distinguir, se tiene que una y otra marca distinguen exactamente el mismo rubro de productos, bebidas alcohólicas, clasificados bajo la misma categoría del nomenclador internacional y, por ende, el riesgo de confusión se ve aumentado de manera importante frente al consumidor

adquirente de tales bienes. De otra parte, las diferentes modalidades de comercialización resultan ser un elemento importante a efecto de realizar el test de registrabilidad en dos marcas confrontadas y, por tanto, deben tenerse en cuenta los canales de distribución utilizados por los titulares de las marcas (venta en mercados abiertos, distribuidores especializados, correspondencia, internet, etc.) y el producto de que se trate. En el caso examinado existe un alto riesgo de confusión generado por el elemento de las modalidades de comercialización, si se tiene en cuenta que el producto que identifican las marcas DON JUAN y RON DON JUAN, además de ser de aquellos que se expenden libremente en el país, su publicidad es prácticamente idéntica en tanto se utiliza el muestreo para su venta y se acude a medios gráficos como revistas y pancartas para su producción. Tercer cargo.- Violación del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que esta norma consagra lo que se conoce en la doctrina y la jurisprudencia como el sistema atributivo, conforme al cual el registro de una marca resulta determinante para que nazca el derecho exclusivo sobre la misma a favor del titular, esto es, que el registro de la marca es constitutivo del derecho de exclusividad sobre aquella y de la facultad de utilización excluyente por su titular. Este derecho de exclusividad se extiende a favor del titular en tres facetas diferenciadas: la facultad de designar con la marca los productos o servicios y correspondiente facultad de oponerse a que esa misma acción la realicen los terceros; la facultad de introducir en el mercado los productos o servicios con la marca y correspondiente facultad de impedir a terceros dicha introducción; y la

facultad de emplear la marca en publicidad concerniente a los productos o servicios que distingue, con su correspondiente facultad de impedir a terceros dichas acciones.

Cuarto cargo: Violación del artículo 333 de la Constitución Política, en la medida en que se infringió el derecho a la libre competencia económica de la actora para acudir con la marca nominativa, pues tal libertad se vio reducida ilegítimamanete al tener que participar dentro del mercado compitiendo con la marca DON JUAN, favoreciéndose con tal actuación única y exclusivamente a la Fábrica de Licores de Antioquia y, por ende, preservando ilícitamente los intereses de esta última.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el derecho a la libre competencia económica puede radicarse en cabeza de un extranjero (artículo 100 de la Carta Política), y en tal medida debe ser reconocido y protegido por el Estado. Así, el titular extranjero del registro de una marca colombiana goza, a su vez, del derecho a la libre competencia en el mercado colombiano, lo que hace que el ejercicio de tal derecho debe protegerse pro las instituciones y autoridades estatales. d.- Las razones de la defensa 1.- De la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que en su favor fue expedida la marca controvertida: La marca DON JUAN tiene suficiente distintividad frente a la marca RON DON JUAN, puesto que esta última es empleada, como su nombre lo indica, para distinguir la especie rones, entre el género de las bebidas alcohólicas. Al

mismo tiempo, la Fábrica de Licores de Antioquia no produce ni comercializa ron bajo la marca DON JUAN, pues produce y comercializa un brandy con la marca DON JUAN desde su lanzamiento en octubre de 1995, lo que le resta peso a la acusación de la actora. La marca RON DON JUAN es una marca sugestiva, puesto que la palabra RON se emplea para identificar rones, lo que refleja una clara conexión entre el nombre de la marca y el objeto identificado con ella, esto es, el RON DON JUAN producido por la actora, al tiempo que la marca DON JUAN sí es una marca arbitraria, puesto que ese nombre no manifiesta ninguna conexión entre el nombre y el producto objeto de la marca, que bien puede ser brandy, whisky, vodka, aguardiente, etc., siendo BRANDY DON JUAN el producto explotado por la Fábrica de Licores de Antioquia desde octubre de 1995. De otra parte, las marcas en conflicto no son iguales ni semejantes al punto de que se presten para confundir al público consumidor, máxime cuando ambas marcas no son explotadas simultáneamente en el mismo mercado, ya que la actora no ha demostrado que explote o comercialice la marca RON DON JUAN, mientras que la marca BRANDY DON JUAN si es comercializada y explotada en Antioquia desde octubre de 1995. La competencia del BRANDY DON JUAN es el BRANDY DOMECQ, razón por la cual en los documentos que obran en el expediente no se encuentra referencia alguna de la marca DON JUAN. Si RON DON JUAN entrase al mercado colombiano, podría beneficiarse ilícitamente del prestigio y posicionamiento que ha logrado la marca

BRANDY DON JUAN, ya que hoy en día es el segundo brandy en ventas en el Departamento de Antioquia. Debe también tenerse en cuenta que la Fábrica de Licores de Antioquia en momento alguno está haciendo uso de la marca RON DON JUAN, ni la está empelando con fines de confundir al consumidor. Además, no está probado que la Fábrica de Licores de Antioquia esté haciendo un uso indebido de la marca RON DON JUAN o que esté desarrollando conducta alguna que pueda entenderse como violatoria del artículo 102 de la Decisión 344. Tampoco está demostrado que la actora esté explotando en el mercado su marca RON DON JUAN, ni en Colombia ni en ningún país de la Comunidad Andina, amén de que la Fábrica de Licores de Antioquia comercializa sus productos únicamente en el Departamento de Antioquia.

Excepciones: El apoderado de la Fábrica de Licores de Antioquia propone las excepciones de caducidad, por cuanto a la fecha de la presentación de la demanda transcurrió un término superior al de cinco años de que trata el artículo 596 del Código de Comercio, y de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, ya que ni Franco Hermanos Ltda. ni la actora se hicieron parte en el proceso administrativo, no obstante que la solicitud de registro de la marca fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 394 de 20 de enero de 1994. 2.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda, ni presentó alegatos de conclusión. e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por Auto del 19 de diciembre de 2000 se admitió la demanda. Por Auto visible a folio 222 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes. Mediante proveído del 1º de abril de 2003 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el cual, mediante providencia de 17 de marzo de 2004, dio respuesta a la referida solicitud. II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La señora Procuradora Delegada ante esta Corporación solicitó que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980. III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias, mediante documento 4-IP-2004, concluyó: “PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. “La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. “La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir

de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. “SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del

consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. “QUINTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, quienes no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. “SEXTO: En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen, básicamente, dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca por su uso; y el sistema atributivo que confiere derecho de uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. “El Ordenamiento Comunitario Andino, conforme lo dispone el artículo 92 de la Decisión 313 de la Comisión, ha optado por el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. “SÉPTIMO: Los signos sugestivos o evocativos son aquellos que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad, cualidad, función o característica del producto o servicio que va a distinguir, sin llegar a ser una designación descriptiva o genérica. “Los signos arbitrarios, son denominaciones ya existentes con un significado en el lenguaje, pero al ser utilizados como signos distintivos, son aplicados para distinguir productos o servicios que no guardan relación alguna con su significado”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca nominativa DON JUAN para distinguir todos los productos de la clase 33 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 fue presentada por la Fábrica de Licores de Antioquia el 29 de octubre de 1993, precisó que las normas a aplicar son los artículos 71, 73, literal a) y 92 de la Decisión 313 y no así los artículos 81, 83, literal a) y 102 de la Decisión 344, pues la primera de las citadas era la vigente a la fecha de la mencionada solicitud. En efecto, el citado Tribunal sostuvo: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. “... “Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicialrespecto de la resolución

interna que exprese la determinación dela Oficina Nacional Competente sobre la resgistrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. “Al respecto el Tribunal ha señalado que: ‘si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso’”. La actora citó como violados por el acto acusado los artículos 81, 83, literal a), y 102 de la Decisión 344, normas que, como lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no son las aplicables al asunto controvertido. Sin embargo, como el contenido de aquellos es idéntico al de los artículos 71, 73, literal a) y 92 de la Decisión 313 y, teniendo en cuenta, como se verá más adelante al estudiar la excepción de caducidad, que la demanda contra el acto acusado puede ser presentada en cualquier tiempo, la Sala decidirá de fondo la controversia planteada. Hecha la anterior precisión, procede esta Corporación a pronunciarse frente a las excepciones propuestas por el apoderado de la Fábrica de Licores de Antioquia, así: Respecto de la excepción de caducidad, la Sala observa que

si bien la legalidad del acto se estudiará a la luz de la Decisión 313 por las razones anteriormente expuestas, respecto del término de caducidad debe tenerse en cuenta el previsto en la norma vigente a la fecha de expedición del acto acusado, esto es, el del artículo 113 de la Decisión 344, que expresamente dispuso que las acciones de nulidad del registro de una marca podrán solicitarse en cualquier momento. En consecuencia, no prospera la excepción planteada. Tampoco es de recibo la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía gubernativa, pues tal exigencia sólo es de forzoso cumplimiento en los casos en que se niegue el registro de una marca, evento en el cual el solicitante, antes de acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta jurisdicción, deberá agotar previamente la vía gubernativa. Prescriben las normas de la Decisión 313, aplicables al asunto sometido a examen: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas