CE-11001-03-24-000-2000-06495-01-2004

SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos LOTUS Y LOTO por ser la segunda traducción de la primera: registrabilidad por inexistencia de conexión de competitividad / CONEXION DE COMPETITIVIDAD - Inexistencia entre los signos LOTUS Y LOTO: elementos que la determinan La entidad demandada acepta en la Resolución que resolvió el recurso de apelación que entre las marcas “LOTUS” y “LOTO” existe similitud ortográfica y fonética, a lo cual añade la Sala que también existe similitud conceptual, pues teniendo en cuenta que la primera es traducción al inglés de la segunda, colocándose en el lugar del consumidor medio, una y otra le evocan la flor que lleva tal nombre. Procede entonces la Sala a determinar si en el asunto sometido a su consideración se presentan las circunstancias que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dan lugar a la conexión competitiva de los productos y que, por tanto, impiden que la marca últimamente solicitada pueda ser registrada: No se presenta la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator pues, como ya se dijo, la marca “LOTO” ampara productos de la clase 16, en tanto que la marca “LOTUS” ampara productos de la clase 5. En cuanto a los canales de comercialización, tampoco encuentra la Sala que se presente tal circunstancia, pues los amparados por la actora, en términos generales, se comercializan en librerías, en tanto que los amparados por la titular de la marca “LOTO” lo hacen en droguerías o farmacias. Respecto de los medios de publicidad idénticos o similares considera esta Corporación que tampoco es predicable dicha

circunstancia de los productos amparados por uno y otro signo. Tampoco puede hablarse de que los productos de una y otra clase se usan conjuntamente o se complementan, o que los unos son partes y los otros accesorios, circunstancias que, sin lugar a dudas, podría inducir al público a error. COEXISTENCIA DE MARCAS - Exclusión de un producto entre los signos LOTUS Y LOTO por inducción al público en error / INDUCCION AL PUBLICO EN ERROR - Exclusión del producto entre los signos LOTUS Y LOTO Concluye la Sala que la coexistencia de las marcas “LOTO” y “LOTUS” para amparar productos de las clases 5a y 16, respectivamente, no induciría al público a error, salvo en lo que toca con los “paños higiénicos” que distingue la marca “LOTO” para la clase 5a, pues, en la clase 16 del Decreto 755 de 1972 se encuentran “papel y artículos de papel”, dentro de los cuales se incluye al papel higiénico. Y los “paños higiénicos”, de alguna manera se pueden utilizar con la misma función de limpieza que cumple aquél. De tal manera que al tener algunos de los productos de las clases 5ª y 16 un uso o finalidad similar, específicamente en razón de que, como se ha visto, “papeles higiénicos” están comprendidos dentro de esta última, la inclusión en la clase 5ª de los “paños higiénicos” induciría al público a error, en la medida en que bien podría al adquirir los “paños higiénicos” marca “LOTO” pensar que está adquiriendo un producto marca “LOTUS” (confusión directa) o bien que unos y otros son producidos por el mismo

fabricante, llámese PAPELES NACIONALES S.A. o INDAS S.A. La Sala declarará la nulidad parcial de los actos acusados en cuanto concedieron el registro de la marca “LOTO” a INDAS S.A. para distinguir “paños higiénicos” y, en consecuencia, ordenará a la División de Signos Distintivos cancelar el respectivo certificado de registro en cuanto se refiere a dicho producto, y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la presente sentencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06495-01

Actor: PAPELES NACIONALES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD PAPELES NACIONALES S.A., a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 25094 del 26 de Noviembre de 1999, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observaciones por ella presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca LOTO Clase 5

Internacional a favor de INDAS S.A., domiciliada en España; 2832 del 21 de febrero 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución inicialmente identificada, confirmándola; y 9367 del 28 de abril de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25094 de 1999, confirmándola. 2ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declarar fundada la demanda de observaciones presentada por la actora contra la solicitud de Registro de la marca nominativa “LOTO” de la clase 5 internacional y, en consecuencia, se niegue su registro. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el Certificado de Registro de la marca en mención. 4ª. Que se ordene a la entidad demandada publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso, y dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, adoptando las medidas necesarias para su cumplimiento. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º: El 6 de mayo de 1999 INDAS S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa “LOTO” para distinguir “productos higiénicos medicinales, emplastos, material para curas,

apósitos, vendas, almohadillas de algodón, desinfectantes para uso higiénico (con exclusión de jabones desinfectantes), paños higiénicos, compresas tocológicas, vendas elásticas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente 99-27.899. 2º: Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones con base en la marca “LOTUS” para la clase 16, de la cual es titular. 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observaciones y, en consecuencia, mediante la Resolución 25094 de 26 de noviembre de 1999 concedió a la solicitante el registro de la marca “LOTO”, clase 5, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones 2832 de 21 de febrero de 2000 y 9367 de 28 de abril del mismo año. I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: 1º: Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, pues mediante las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la obligación constitucional de proteger la propiedad industrial derivada de la marca “LOTUS”, certificado de registro núm. 101.430, de propiedad de la actora, que es una de las especies de propiedad intelectual. 2º: Que se quebrantó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo

de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrado como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado determinado producto, de otros idénticos o similares. Añade que si bien es cierto que “LOTO” cumple con la distintividad intrínseca, en cuanto la expresión no es genérica ni descriptiva, ni se refiere a un objeto determinado, también lo es que no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado para registro o registrado a favor de un tercero, para distinguir productos idénticos o similares. 3º: Considera que se vulneró el artículo 83, literal a), ibídem, porque si bien “LOTO” y “LOTUS” no son expresiones idénticas, sí son confundibles, debido a que las dos sílabas que conforman la marca “LOTO” son muy similares a las dos sílabas que integran la marca “LOTUS”, lo que hace que comparadas en su conjunto presenten más similitudes que diferencias. Añade que también existe similitud auditiva, entendida esta como la que se deriva de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, dado que la sílaba inicial en una y otra son idénticas, y en el caso de la segunda sílaba son muy parecidas, debido a que la vocal “O” es muy similar en su pronunciación a la vocal “U”, lo que determina que ambas expresiones sean muy similares. Además, debido a que ambas marcas son nominativas, visualmente el público consumidor las confundirá. Estima que también hay similitud conceptual, que se traduce en la evocación de

una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir un producto de otro. En tratándose de las expresiones “LOTO” y “LOTUS” es evidente la similitud ideológica, ya que esta última es la traducción al inglés de la primera, y una y otra significan “planta ninfácea de hojas muy grandes y fruto globoso parecido al de la adormidera, con semillas que se comen después de tostadas y molidas”. Resalta que no es cierto lo expresado por la Administración en cuanto a que las marcas no son confundibles porque “LOTUS” clase 16 no incluye en su enumeración papel higiénico, pues en el Decreto 755 de 1972, que regía cuando se solicitó la marca “LOTUS”, se hacía referencia a “papel y artículos de papel”, dentro de lo cual quedan incluidos toda clase de papeles para uso higiénico (papel higiénico, servilletas y pañuelos de papel), lo cual significa que existe confundibilidad en relación con los productos amparados por una y otra marca, ya que los paños higiénicos que protege la marca “LOTO”, clase 5, son muy similares en cuanto a su uso y finalidad con los productos de papel para uso higiénico de la marca “LOTUS”, clase 16. A su juicio, se presenta, entonces, la confusión indirecta, la cual se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor, o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó. Agrega que la actora debe también ser protegida de la confusión directa que

induce a los compradores a adquirir un producto determinado creyendo que están comprando otro, debido a que los paños higiénicos de la clase 5 pueden confundirse con las servilletas para uso higiénico o un producto similar de la clase 16. 4º: En su criterio, se violó el artículo 102 ibídem, en concordancia con los artículos 13 y 58 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., pues se desconoció el derecho adquirido de la actora de usar en forma exclusiva la marca de la que es titular. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y expresó que de los documentos obrantes en el expediente núm. 99.27.899 se concluye que no sólo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa, sino que expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes. Agrega que del examen comparativo de las marcas registradas en debate, “LOTO” clase 5 y “LOTUS” clase 16, se evidencia que su coexistencia en el mercado no conlleva engaño al consumidor, pues entre ellas no existe confundibilidad ni semejanza, habida cuenta de que los productos que amparan unan y otra no se

relacionan entre si. II.1.2. INDAS S.A., tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida en que a su favor fue concedido el registro de la marca nominativa “LOTO” clase 5, no contestó la demanda ni alegó de conclusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980. IV-. INTERPRETACIÓN JUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecido por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. “2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero. “3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se deben apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las

marcas en cotejo. “4. El riesgo de confusión deberá se analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. “5. La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios, induciendo de este modo a error al público consumidor. “6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite”. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La marca “LOTUS”, cuyo titular es la actora (PAPELES NACIONALES S.A.), fue solicitada para amparar los siguientes productos de la clase 16 del Decreto 755 de 1972: “Papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, artículos de encuadernación, papelería, materias adhesivas (para papelería); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos)”. Por su parte, mediante los actos acusados se le otorgó a INDAS S.A. el registro de la marca “LOTO” para distinguir los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos higiénicos medicinales, emplastos,

material para curas, apósitos, vendas almohadillas de algodón, desinfectantes para uso higiénico (con exclusión de jabones desinfectantes), paños higiénicos, compresas tocológicas, vendas elásticas” (destaca la Sala). La entidad demandada acepta en la Resolución que resolvió el recurso de apelación que entre las marcas “LOTUS” y “LOTO” existe similitud ortográfica y fonética, a lo cual añade la Sala que también existe similitud conceptual, pues teniendo en cuenta que la primera es traducción al inglés de la segunda, colocándose en el lugar del consumidor medio, una y otra le evocan la flor que lleva tal nombre. Debe entonces decidir la Sala si no obstante dicha similitud pueden las marcas en conflicto coexistir en el mercado sin inducir al público consumidor a error, para lo cual tendrá en cuenta las normas de la Decisión 344 que la actora estima violadas: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. El literal a) del artículo 83 contempla la posibilidad de que una marca no pueda ser registrada pese a que los productos pertenezcan a diferente clase, si el uso de

la marca solicitada con posterioridad puede inducir al público a error. Procede entonces la Sala a determinar si en el asunto sometido a su consideración se presentan las circunstancias que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dan lugar a la conexión competitiva de los productos y que, por tanto, impiden que la marca últimamente solicitada pueda ser registrada: No se presenta la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator pues, como ya se dijo, la marca “LOTO” ampara productos de la clase 16, en tanto que la marca “LOTUS” ampara productos de la clase 5. En cuanto a los canales de comercialización, tampoco encuentra la Sala que se presente tal circunstancia, pues los amparados por la actora, en términos generales, se comercializan en librerías, en tanto que los amparados por la titular de la marca “LOTO” lo hacen en droguerías o farmacias. Respecto de los medios de publicidad idénticos o similares considera esta Corporación que tampoco es predicable dicha circunstancia de los productos amparados por uno y otro signo, pues los pertenecientes a la clase 5a generalmente son anunciados en revistas especializadas (médicas), en tanto que los de papelería lo son generalmente en publicaciones dirigidas a toda clase de público. Tampoco puede hablarse de que los productos de una y otra clase se usan conjuntamente o se complementan, o que los unos son partes y los otros accesorios, circunstancias que, sin lugar a dudas, podría inducir al público a error. Por último, la Sala observa que el uso o finalidad de los productos amparados por la marca “LOTO” es servir de soporte, por ejemplo, en procedimientos de

primeros auxilios, quirúrgicos, etc., mientras que los amparados por la marca “LOTUS” se usan en labores escolares, manuales, de arte, de oficina, etc. Concluye la Sala que la coexistencia de las marcas “LOTO” y “LOTUS” para amparar productos de las clases 5a y 16, respectivamente, no induciría al público a error, salvo en lo que toca con los “paños higiénicos” que distingue la marca “LOTO” para la clase 5a, pues, en la clase 16 del Decreto 755 de 1972 se encuentran “papel y artículos de papel”, dentro de los cuales se incluye al papel higiénico. Y los “paños higiénicos”, de alguna manera se pueden utilizar con la misma función de limpieza que cumple aquél. Es así como dentro del expediente 6401 (sentencia de 3 de abril de 2003, Actora: Papeles Nacionales S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la demandante instauró la demanda para que se dejara sin efecto el acto a través del cual se negó el registro de la marca "ULTRASOFT" Clase 16, que a juicio de la Superintendencia era descriptiva por designar una característica y la calidad de los productos que pretende identificar con ella, como son, entre otros, : papel de uso higiénico, servilletas de papel tipo tissue, pañuelos desechables y papel suave para uso doméstico. En el expediente núm. 6239, la sociedad Papeles Nacionales S.A. solicitó la nulidad del acto administrativo a través del cual se concedió el registro de la marca SUAVI SEC, para la clase 16 con el argumento de que era confundible con la

marca SUAVE para la misma clase 16. Sabido es que la marca SUAVE es conocida en el mercado para distiguir, entre otros productos, papel higiénico. Dentro del expediente núm. 5824 se controvierte la marca FAMILIA 2 EN 1, para distinguir productos de la clase 16 y también es conocido por la generalidad de las personas que con dicho signo se amparan en el mercado, entre otros productos, el papel higiénico. De tal manera que al tener algunos de los productos de las clases 5ª y 16 un uso o finalidad similar, específicamente en razón de que, como se ha visto, “papeles higiénicos” están comprendidos dentro de esta última, la inclusión en la clase 5ª de los “paños higiénicos” induciría al público a error, en la medida en que bien podría al adquirir los “paños higiénicos” marca “LOTO” pensar que está adquiriendo un producto marca “LOTUS” (confusión directa) o bien que unos y otros son producidos por el mismo fabricante, llámese PAPELES NACIONALES

S.A. o INDAS S.A.

Como quiera que la función de la marca, como se ha reiterado en innumerables providencias, es la de que el público consumidor distinga en el mercado el producto elaborado por un fabricante del elaborado por otro, al igual que proteger el mejor derecho del titular de una marca idéntica o similar previamente registrada o solicitada a la que se solicita con posterioridad y cuya coexistencia induzca al público a error, como ocurre con las marcas “LOTUS” y “LOTO”, la Sala declarará la nulidad parcial de los actos acusados en cuanto concedieron el registro de la

marca “LOTO” a INDAS S.A. para distinguir “paños higiénicos” y, en consecuencia, ordenará a la División de Signos Distintivos cancelar el respectivo certificado de registro en cuanto se refiere a dicho producto, y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la presente sentencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1°: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones núms. 25094 del 26 de Noviembre de 1999, 2832 del 21 de febrero 2000 y 9367 del 28 de abril de 2000, proferidas las dos primera por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la última por el Delegado para la Propiedad Industrial de dicha Institución, en cuanto concedieron a INDAS S.A. el registro de la marca “LOTO” para distinguir paños higiénicos, producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: ORDÉNASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el respectivo certificado de registro en cuanto se refiere al producto “paños higiénicos”; y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por

la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA