CE-11001-03-24-000-2000-06499-01(6499)-2003

SIGNO EVOCATIVO - Lo es BONFRUIT que para el cotejo no puede

fraccionarse / SIGNOS DESCRIPTIVOS QUE AL UNIRSE PUEDEN

CONVERTIRSE EN EVOCATIVOS - Ejemplo: PANYDONAS, SUPERMANI, NUTRISAL La expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Exp.3923, C.P. Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos, unidos pueden formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos. De tal manera que la marca “BONFRUIT”, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados. NOTA DE RELATORIA: En sentencia de 13 de febrero de 1997, Exp.2556, C.P. Libardo Rodríguez, dijo la Sala, frente

al signo SULFAPLATA que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (sulfaplata) que, de acuerdo con el dictamen pericial no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. Véase también sentencia de 1º de junio de 2000,Exp. 5288, C.P. Olga Inés Navarrete B.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06499-01(6499)

Actor: BAVARIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad, BAVARIA S.A. a través de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 13538 de 24 de julio de 1998, “POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACION Y SE CONCEDE EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 10421 de 31 de mayo de 1999, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 15043 de 30 de julio de 1999 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de tal declaración se ordene a la demandada anular el registro correspondiente a la marca “BONFRUIT” en la clase 32 Internacional de Niza y cancelar el certificado de registro núm. 221.412 contenido en la mencionada Resolución núm. 13538 del 24 de julio de 1998. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1°:Que el 26 de febrero de 1997 la sociedad COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A., mediante apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “BONFRUIT” ( Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2°: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de observaciones, con base en el hecho de que la marca solicitada carecía de distintividad y era descriptiva y genérica para los productos de la Clase 32 Internacional. 3º: Manifiesta que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm.13538 de 24 de julio de 1998, por

medio de la cual declaró infundada la observación por ella presentada y concedió el registro de la marca “BONFRUIT” (ETIQUETA) Clase 32, a la sociedad COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CALIDAD S.A. CORPALI S.A. 4°: Señala que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; habiendo sido resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 10421 de mayo de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y el segundo a través de la Resolución núm.15043 de 30 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que también confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. En su opinión, el signo “BONFRUIT” (Etiqueta) carece de distintividad por contener exclusivamente elementos genéricos y descriptivos que no le aportan al mismo la capacidad de diferenciar los productos o servicios para los cuales se destina, de productos idénticos o similares que se encuentran en el mercado; y que tan ello es así, que no es capaz de diferenciar un jugo o zumo bueno, de otro de su misma especie, de donde se desprende su genericidad.

Añade que el Harper Collins English Spanish Dictionary define la palabra FRUTI como “Fruta” y el Diccionario Manual VOX Francés Español define la palabra BON como bueno, buen, buena. Afirma que es evidente que dentro del signo en comento, la palabra FRUTA es uno de los ingredientes de las preparaciones para hacer bebidas o zumos de frutas en la Clase 32 Internacional, mientras que el prefijo BUENO describe y califica la calidad de la preparación, lo que permite inferir que la marca distinguirá una bebida de fruta buena o de buena fruta. Anota que la marca “BONFRUIT” (Etiqueta) en la Clase 32, no es más que la designación de la especie y características de uno de los productos de la citada clase; y que carece totalmente de elementos adicionales que le proporcionan distintividad al signo, por lo que resulta irregistrable para productos de la clase en mención. 2°: Que se violó el artículo 82, ibídem, al conceder el registro sobre el signo “BONFRUIT” (ETIQUETA), por cuanto con ello se está confiriendo a su titular el derecho exclusivo sobre las palabras FRUTI y el prefijo indicativo de la calidad BON, ambos de uso común dentro de la lengua española y aplicables directamente a los productos de la Clase 32. Señala que la Oficina de Marcas mediante Resolución núm. 5955 de 31 de marzo de 1999 (Expediente núm. 97 – 045.176) negó el registro de la marca INSTAFRUTA, por cuanto consideró que de acceder a dicha solicitud se estaría otorgando un monopolio injustificado sobre un signo que debe hacer parte del dominio público, circunstancia que previó el legislador al consagrar la causal de

irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82, ibídem, razón por la que no ha debido accederse a su registro. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.-La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, al dar contestación a la demanda según se lee a folios 129 a 134, adujo, en síntesis, que no se ha incurrido en violación de las normas invocadas por la actora. Advierte que la solicitud de registro de la marca “BONFRUIT”, presentada por la sociedad Compañía de Productos de Calidad S.A., CORPALI S.A., con domicilio en Popayán, cauca, se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizándose el debido proceso y el derecho de defensa. Que el fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente a derecho. Señala que de acuerdo con los actos administrativos expedidos por la Oficina Nacional Competente y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado, los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Manifiesta que el Tribunal de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial dictada de 18 de noviembre de 1997 dentro del proceso 22-IP-96 concluyó: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no solo los

requisitos de perceptibilidad, distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344”. Afirma que la marca “BONFRUIT” no es una expresión genérica, ni descriptiva, siendo por lo demás suficientemente distintiva. II.2. La Compañía de Productos de Calidad CORPALI S.A., contestó la demanda, según consta a folios 117 a 124, y al efecto adujo, en síntesis, que deben denegarse las peticiones de la demanda por carecer de fundamento legal. Afirma que no se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión Andina, en razón de que la marca “BONFRUIT” (ETIQUETA) es lo suficientemente distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica, cumpliendo así con los requisitos señalados en dicha norma. Destaca que BONFRUIT es una expresión de “fantasía” término que ha adoptado la doctrina para denominar aquellos signos que no tienen un significado específico en el idioma castellano, por lo que en ningún momento llega a ser descriptiva. Aduce que a la luz de los principios doctrinales y jurisprudenciales las expresiones de “fantasía” que resultan ser signos evocativos tal y como sucede en el presente caso, cumplen la función individualizadora y por lo tanto pueden ser registrables. Reitera que es claro que la expresión BONFRUIT, para amparar productos comprendidos en la Clase 32 Internacional, es evocativa al transmitir indirectamente al público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser

un término genérico, ni descriptivo, así como tampoco una designación usual de los mismos. Añade con relación a la distintividad de la expresión, que no se identifica con ningún producto especifico de la Clase 32 y es perfectamente capaz de diferenciar un producto determinado de otros similares que se encuentren en el mercado. A su juicio no se violó el artículo 82, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión Andina, por no ser la expresión descriptiva ni genérica. Alega que la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de sus elementos, sino de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene a la Interpretación Prejudicial que debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 13538 de 24 de julio de 1998, obrante a folios 4 a 6, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Concedió el registro solicitado por la actora, relativo a la marca nominativa "BONFRUIT”, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas; bebidas y zumos de frutas; siropes (jarabes) y otras preparaciones par hacer bebidas, porque consideró que tal expresión es evocativa al transmitir indirectamente al

público consumidor una idea sobre el producto, sin llegar a ser un término genérico ni descriptivo, así como tampoco una designación usual de los productos que ampara, de tal manera que es lo suficientemente distintiva para existir como marca. Los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 señalan, textualmente: Artículo 81: "Podran registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios identicos o similares de otra persona". Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 56-IP-2002 al interpretar las normas transcritas, precisó lo siguiente: Que el signo es descriptivo cuando en forma directa se le anuncia al consumidor o usuario las cualidades, características o propiedades del producto o servicio que se ofrece en el mercado. Señala que la marca persigue fundamentalmente distinguir unos productos o servicios de otros y para poder percibir el carácter general de un signo es necesario examinar la relación directa que tiene con el producto o servicio y no solo analizarlo aisladamente; que un vocablo puede ser calificado como genérico

o descriptivo y, por lo tanto, irregistrable en relación con determinada clase de bienes o servicios, pero puede ser registrable frente a otros bienes o servicios respecto de los cuales no tenga la calidad de genérica o descriptiva, con lo cual se podría configurar como expresión de “fantasía”. En la demanda la actora parte de la premisa del significado de las expresiones francesas “BON” “FRUIT”, por separado, para concluir que trasladadas al idioma español se traducen en “buena fruta” , lo cual impide diferenciar un jugo o zumo bueno (uno de los productos que la clase 32 ampara) de otro de su misma especie, de donde se desprende la genericidad del signo y, por ende, su irregistrabilidad. Al respecto, cabe señalar que para el análisis que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es genérica o descriptiva de los productos que ampara, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma. Así se ha precisado por esta Corporación en diversos pronunciamientos, atendiendo los derroteros que ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus distintas interpretaciones prejudiciales. En sentencia de 13 de febrero de 1997 (Expediente núm. 2556, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & C{ía S.C.A., Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez), dijo la Sala, frente al signo SULFAPLATA que si bien es cierto que las expresiones sulfa y plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (sulfaplata) que, de

acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos y por la Jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Miniserio de Salud, no es genérica; que analizada en su conjunto la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca. En sentencia de 1º de junio de 2000 (Expediente núm. 5288, Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & C{ía S.C.A., Consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala precisó frente a la expresión “NUTRISAL”, que: “....La Administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que ‘...el signo curso registro se solicita consiste exclusivamente en la expresión SAL, aunque después diga que está unido a la expresión NUTRI que corresponde a una característica del mismo ”. “Para el caso se debe partir de que el signo es NUTRISAL y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso. No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la ala

procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto....” (Negrilla fura de texto). Ahora, la expresión “BONFRUIT”, unida, no existe en el idioma francés y no tiene significado en el idioma español, lo que podría convertirla en marca de fantasía, entendida como, según lo señaló la Sala en sentencia de 6 de julio de 2000 (Expediente núm. 3923, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola), aquella que “en estricto sentido no tiene contenido conceptual...”.; igualmente, podría admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger. Sobre este último aspecto la Sala en la precitada sentencia de 6 de julio consideró que la combinación de dos términos genéricos, unidos pueden formar una expresión suficientemente distintiva, verbigracia, “PANYDONAS” “SUPERMANI” y “NUTRISAL”, que adquieren la condición de evocativos. De tal manera que la marca “BONFRUIT”, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que se han reseñado, puede tenerse como de fantasía o evocativa que, conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sí es registrable, como lo determinó la entidad demandada a través de los actos acusados. En consecuencia, los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO