CE-11001-03-24-000-2000-06535-01-2010

MARCAS COMPUESTAS - Reglas para su registrabilidad / MARCAS COMPUESTAS - Distintividad suficiente y relevancia de vocablos que la conforman Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia Andino en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Como conclusión, en el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo solicitado como marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Además, en el caso de que exista conflicto entre una marca previamente registrada o solicitada a registro con el signo compuesto cuya registrabilidad se examina, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso Nº 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, caso “SUPER SAC MANIJAS” (mixta)). Por tanto, la denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrada por uno o más vocablos que la doten por si mismo de

distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixto) al ser un signo mixto constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo”. MARCA COMPUESTA NEW GATES - Partícula NEW no le da distintividad suficiente frente a marca GATES / MARCA NEW GATES - Carencia de distintividad / MARCAS GATES y NEW GATES - Existencia de similitudes ortográficas fonéticas y conceptuales En el caso sub examine se observa, que la partícula NEW de la marca cuestionada, no le da la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada. En efecto, ambas marcas contienen la palabra del idioma inglés GATES que significa PUERTAS, y la marca solicitada tiene antepuesta el vocablo también inglés NEW, que significa NUEVO-VA. Tanto la palabra GATES como NEW son conocidas en nuestro medio, por lo cual ninguna de las marcas en disputa puede considerarse de “fantasía”, sino arbitrarias en la medida en que caprichosamente se aplican a los productos y servicios que distinguen. Así las cosas, la marca “NEW GATES” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir productos de la clase 18 y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “GATES” de la parte actora para distinguir productos de las clases 7ª, 12 y 17 de la citada Clasificación, son, contrario a lo que afirma la Entidad demandada en la contestación de la demanda,

idénticas, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo NEW, por tratarse de un adjetivo calificativo, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos o servicios de las 45 clases de la aludida Clasificación. Además, se observa que el elemento figurativo de la marca cuestionada es una fiel copia de la marca previamente registrada, lo que refuerza aún más, la consideración relativa a la carencia de distintividad de la marca solicitada “NEW GATES”. MARCAS - Confundibilidad / CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCASPresupuestos para que se configure / CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCASPor conexión competitiva respecto a los productos o servicios que protegen las marcas / CONEXION COMPETITIVA - Debe examinarse al establecer confundibilidad entre marcas / MARCA - Fundamento de su protección. Función de la marca / ESPECIALIDAD - Principio doctrinal en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Definición y alcance en materia marcaria / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Rompimiento por nexo o conexión competitiva entre productos o servicios / NEXO O CONEXION COMPETITIVARompe principio de especialidad marcaria No obstante lo anterior, dentro del análisis debe tenerse en cuenta si existe o no conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen. Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, los cuales son: (i) que exista identidad o semejanza

ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya determinada, (ii) y que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. De los diferentes fallos sobre este tema, se trae a colación el aparte pertinente de la sentencia de 29 de julio de 2010. “No obstante la identidad evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como en abundante jurisprudencia se a referido esta Corporación, que para que exista confusión entre marcas se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos, para que pueda predicarse la confusión.(…). Referente a los productos y servicios que respectivamente distinguen ambas marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a

error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante”.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el contenido y alcance del principio de especialidad, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 11001 0324 000 2003 00095 01, del 18 de junio de 2009, C.P. Marco Antonio

Velilla Moreno. CONEXION COMPETITIVA - Entre servicios de la Clase 42 y los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXION COMPETITIVA - Entre los productos de la Clase 18 y los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza / CONEXION COMPETITIVA - Puente de asociación entre productos y servicios de marca solicitada y de marca registrada En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa KUMIS INTERNACIONAL S.A., es en la industria del cuero como materia prima del calzado, productos comprendidos en la clase 18 y en la prestación de los servicios de la clase 42 Internacional, específicamente en el servicio relacionado con la venta, importación y exportación de productos del calzado, mientras que la Empresa THE GATES CORPORATION, lo hace dentro de la órbita de un objeto específico, cual es, productos de las clases 17, 7ª y 12, lo cual sin duda alguna son diferentes. Pero, así mismo, la actora posee registros internacionales de la marca “GATES”, también para productos de la clase 25 Internacional, la cual sí tiene relación directa con la especialidad de los servicios

de la clase 42 y los productos de la clase 18 que distingue la marca mixta “NEW GATES” cuestionada al estar destinados a la industria del calzado, marca para cuya clase 25, si bien no fue probada la notoriedad, bien podría servir de enlace como medio de publicidad para las otras clases de productos de la marca “GATES” de la actora. En este orden de ideas, puede afirmarse que si bien es cierto no existe conexión competitiva entre los servicios de la clase 42 y los productos de la clase 18 de la marca cuestionada, con respecto a los productos de las clases 7ª, 12 y 17 de la actora, sí puede existir un puente de asociación de tales servicios y productos que distingue la marca mixta “NEW GATES”, con los productos de la clase 25 que ampara la marca “GATES” de la actora, ya que ésta podría utilizar los productos de dicha clase como medio de publicidad para promocionar sus productos que internacionalmente elabora y comercializa. NOMBRE COMERCIAL - Concepto / NOMBRE COMERCIAL - Forma de adquisición de derechos sobre el mismo / USO DEL NOMBRE COMERCIALActividades en que se presenta / USO DEL NOMBRE COMERCIALCaracterísticas. Carga de la prueba / CARGA DE LA PRUEBA - Del uso del nombre comercial / NOMBRE COMERCIAL - Protección: uso anterior a la solicitud de registro marcario Por otra parte, respecto al nombre comercial THE GATES CORPORATION, es conveniente hacer referencia a lo manifestado en la sentencia de 18 de junio de 2009 antes reseñada, la cual precisa:“(…) 2º- Antes de entrar en el tema de la notoriedad, resulta conducente precisar la forma de adquisición de los derechos sobre el nombre comercial y enseña comercial. El nombre comercial y la enseña

comercial tienen en común con la marca mixta de la actora, la misma denominación TRANSPACK. Sobre el nombre comercial se refiere el artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en los siguientes términos: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”.(…).Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486,… “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre comercial o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. Según lo previsto en la norma la existencia del uso del nombre comercial está sujeta a que la empresa en desarrollo de su actividad empresarial realice actos tales como: transportar, almacenar, vender, ofrecer en venta, distribuir, importar, exportar, publicitar, publicar, etc., productos o servicios utilizando su nombre comercial. Al repecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue (…)”. En esta oportunidad, el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere al nombre comercial, en los siguientes términos: “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente

Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. El Tribunal de Justicia Andino, señala: “Conforme a la disposición establecida en el artículo 128 de la Decisión 344, la protección al nombre comercial en el Decrecho Comunitario Andino no deriva exclusivamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo,, ‘Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos…” (folios 635 a 636).

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMISION DE

LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 191

NOTA DE RELATORIA: En relación con el concepto y la protección del nombre comercial, sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente núm. 11001 0324 000 2003 00095 01, del 18 de junio de 2009, C.P. Marco Antonio

Velilla Moreno. USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Carcaterísticas / THE GATES CORPORATION - Prueba de su uso como nombre comercial

Al respecto, la jurisprudencia y la doctrina han predicado que el uso del nombre comercial deberá ser “personal, contínuo, efectivo y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso corresponderá a quien la alegue”. En el sub lite se observa que el citado nombre comercial tiene en común con la marca cuestionada la partícula GATES, que es la que distingue esencialmente su denominación. Además, los testimonios que más adelante se trascriben destacan la relación entre la marca “GATES” con los productos fabricados por la empresa THE GATES CORPORATION, tales como mangueras industriales y automotrices, productos hidráulicos, correas de transmisión de potencia, poleas, acoplamientos, plegadoras, amortiguadores de aire, tensores, ornamentos para automóviles en materiales moldeados no tejidos, etc., y resaltan el reconocimiento que tiene esta sociedad y su marca en el concierto nacional e internacional, desde hace varias décadas. Cabe destacar que la Entidad demandada ni el tercero interesado en las resultas del proceso, no objetaron los testimonios ni demás pruebas aportadas por la parte demandante. De tales evidencias se colige que el nombre comercial THE GATES CORPORATION similar a la denominación “NEW GATES” de la marca mixta de KUMIS INTERNACIONAL S.A., clases 18 y 42 Internacional, fue usado con anterioridad a la solicitud de registro de dichas marcas, en forma real, personal, continua y efectiva. MARCA NOTORIA - Protección en normativa comunitaria / MARCA NOTORIA - Presupuestos para su protección / MARCA NOTORIA - Su protección se da con independencia de la clase de productos o servicios que distingue

Por otra parte, la actora alega que la marca mixta “GATES” que distingue productos de las clases 7ª, 12 y 17 es notoriamente conocida. Al respecto, el artículo 83 de la Decisión 344 en sus literales d) y e), señala: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…); d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”. Respecto a los literal d) y e), debe tenerse en cuenta dos aspectos importantes: (i) que el impedimiento del registro de una marca se presente por la reproducción, la imitación, la traducción,

total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero; (ii) y, que la protección de la aplicación del signo distintivo notoriamente conocido, se de con independencia de la clase, así el uso de la marca se destine a los mismos productos o servicios amparados por dicho signo, ora en los que el uso se destine a productos o servicios diferentes. En el presente caso, la reproducción de la marca de la actora por parte del titular del signo cuestionado, como ya se analizó, es total, tanto en su denominación como en el elemento figurativo. Además, la marca “GATES” de la actora se encuentra previamente registrada en Colombia para las clases 7ª, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, aunado a que existe reciprocidad por ser una marca norteamericana, según el Convenio de Wasington, lo cual la parte demandante demuestra con los certificados de registro aportados a este proceso, de los que se destaca el certificado de registro de dicha marca para la clase 25 Internacional (no probada su notoriedad). De manera, que los dos aspectos señalados en la norma transcrita se presentan en esta oportunidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL D / DECISION 344 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 83 LITERAL E NOTORIEDAD DE LA MARCA - Criterios para establecerla / SIGNO DISTINTIVO - Prueba de su notoriedad / NOTORIEDAD - Prueba tratándose

de signos distintivos / MARCA MIXTA GATES - Es notoriamente conocida / MARCA MIXTA GATES - Protección por ser notoriamente conocida / MARCA NOTORIA - Gates / MARCA NEW GATES - Irregistrabilidad ante prueba de notoriedad de marca Gates Por otra parte, para efectos de determinar si efectivamente la marca mixta “GATES” es notoriamente conocida, en las clases de productos 7ª, 12 y 17 Internacional, el artículo 84 de la Decisión 344, establece los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. De la norma transcrita se infiere, como se ha sostenido en diversas providencia de esta Sala, que cualquier medio idóneo de prueba puede ser utilizado para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, así varíen sus factores de penetración, uso y aplicación en el sector pertinente. Ahora bien, dado que los signos distintivos de la actora contienen la misma denominación GATES, deberán evaluarse, en forma conjunta las pruebas allegadas por la sociedad demandante, con el objeto de precisar el alcance de la causal invocada, relacionada con la notoriedad de su marca mixta “GATES”, clases 7ª, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza. (…) Del acerbo probatorio relacionado, se colige sin duda alguna, que la marca mixta “GATES”, clases 7ª, 12 y 17, es notoriamente conocida, por cuanto los extractos

de venta demuestran que solo en Colombia en los años 1995, 1996 y 1977 se vendieron sus productos por un total de U$921.750, U$872.052 y U$892.421, respectivamente. Además, que los clientes primarios, es decir, los distribuidores de los productos de THE GATES CORPORATION en Colombia, quienes atestiguaron en este proceso, son testigos directos del prestigio y calidad de los productos de las citadas clases, así como sobre la publicidad de los mismos a través de la prensa escrita, folletos, boletines, camisetas (vestimenta de la clase 25 Internacional), bolígrafos etc. Aunado a lo anterior, se tienen los extractos de ventas en Suramérica, durante los años 1995, 1996 y 1997, por valores de U$4.476.880, U$4.405.871 y U$3.062.281, así como en Centroamérica, por las sumas de U$1.802.499, U$1.556.839 y U$2.366.034, respectivamente. Además, se encuentra probado que desde el año 1919, THE GATES CORPORATION, ha utilizado su nombre comercial y la marca “GATES”, en la que se destaca que es una de las más grandes fábricas de los EE.UU en productos de caucho, tal como lo indica el representante legal de la misma, y los testimonios que obran en el expediente. Igualmente, se demuestra la ubicación mundial de las instalaciones de las fábricas que exhiben el nombre y el logotipo de “GATES”, a través de un mapa y diferentes fotos de las mismas. Así mismo, registró su marca mixta “GATES” en Colombia en 1976 para las clases 7ª, 12 y 17 Internacional, y en diferentes partes

del mundo, incluyendo el aludido signo para la clase 25, mucho antes de la fecha de solicitud de registro de la marca “NEW GATES” cuestionada. Todo lo anterior permite concluir que la marca mixta “GATES” incluyendo el nombre comercial THE GATES CORPORATION de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el good will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por si mismo tiene la marca notoria para ofrecer en ventar sus productos, los cuales según la actora los viene construyendo desde el año 1919, gracias al esfuerzo de mercadeo, publicitario y de calidad invertido en los mismos. Además, mantener los registros de la marca mixta “NEW GATES” demandada, o permitir su coexistencia en el comercio con la marca de la actora, hace que se pueda diluir la fuerza distintiva que caracteriza a la marca notoriamente conocida “GATES”, así como deteriorar su valor comercial y publicitario, tal como lo predica la jurisprudencia de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C. veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06535-01

Actor: THE GATES CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad THE GATES CORPORATION, a través de apoderado, en ejercicio de

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 15180 de 30 de julio de 1999 y 05517 de 22 de marzo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concede el registro de la marca mixta “NEW GATES” para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A. Igualmente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se debe interpretar como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industria resuelve recurso de apelación, revocando la decisión adoptada en primera instancia, y concede el registro de la marca mixta “NEW GATES” para distinguir productos de la clase 18 Internacional, a favor de KUMIS

INTERNACIONAL S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la primera de las demandas citadas, se señalan los siguientes: -El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo “NEW GATES” (mixto) para distinguir servicios de la clase 42. -El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES

CORPORATION sobre la base de su marca mixta “GATES+gráfica” registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª. -Por Resolución núm. 18340 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. -Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. -El recurso de reposición fue resuelto por Resolución 15180 de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió revocar la Resolución núm. 18340 de 30 octubre de 1998, declarar infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION, y conceder el registro de la marca mixta “NEW GATES”, para distinguir servicios de la Clase 42. Contra esta Resolución la sociedad NEW GATES CORPORATION presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución núm. 05517 de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución Nº 15180. I.1.2. Como hechos relevantes de la segunda de las demandas citadas, se señalan los siguientes: -El 21 de octubre de 1997 la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “NEW GATES”, para amparar productos comprendidos en

la clase 18 de la clasificación Internacional de Niza. -El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 455 de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca mixta “GATES+gráfica” registrada para distinguir productos de las clases 12, 17 y 7ª. Por Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. -Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. -Por Resolución núm. 8621 de 12 de mayo de 1999, la División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. -Mediante Resolución núm. 13514 de 15 de julio de 1999 el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 18341 de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION y concedió el registro del signo “NEW GATES” (mixto) para distinguir productos de la clase 18, a

favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A.

I.1.3. Mediante Auto de 18 de agosto de 2003, se decretó la acumulación del

proceso 6003 al radicado bajo el núm. 6535. I.2. En apoyo de sus pretensiones de ambas demandas la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó los artículo 81 y 82 literal a) de la Decisión 344, ya que la marca “NEW GATES” (mixta) carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos y servicios que ella distingue, con los productos que distingue la marca “GATES” previamente registrada. Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión y que los signo solicitados resultan muy similares y, por lo tanto, confundibles con la marca mixta “GATES” previamente registrada y notoriamente conocida, habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo. Manifiesta que visualmente, es patente la gran similitud existente entre las marcas en conflicto. Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en disputa demuestra su identidad, teniendo en cuenta que las marcas solicitadas comprenden totalmente la marca previamente registrada. Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión GATES+GRAFICA, de propiedad de la actora. Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca mixta “GATES” y la marca mixta “NEW GATES”, en razón

a que al comprender la misma palabra GATES, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos del inglés. Por lo que las marcas analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor. Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que la sociedad demandante ha adoptado dicho nombre comercial por más de 85 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor y que la Superintendencia conocía que el nombre comercial contentivo de la expresión GATES era el nombre adoptado por THE GATES CORPORATION, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca mixta “NEW GATES”. Asimismo sostiene, que hubo violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que la marca mixta “GATES” de la actora, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y en el comercio internacional. Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que los signos solicitados permiten que se presente a engaño tanto al público consumidor como a los