CE-11001-03-24-000-2000-06632-01-2004

IDENTIDAD MARCARIA - Existencia entre PURA VIDA y PURA VIDA, aunque amparen clases distintas pero afines en productos / MARCAS IDENTICASRiesgo de confusión: por tener los mismos canales de comercialización, de publicidad y usos comunes de los productos Como quiera que los signos a cotejar son “PURA VIDA” y “PURA VIDA”, no queda duda alguna de que entre ellos existe identidad fonética, ortográfica y conceptual. En cuanto a los canales de comercialización, para la Sala es claro que los productos de una y otra clase se comercializan en los supermercados, tiendas de cadena, tiendas de barrio, etc., y que normalmente están ubicados, sino en la misma sección, sí en secciones próximas unas a otras. Respecto de los medios de publicidad idénticos o similares, también encuentra la Sala que son coincidentes, pues tanto unos como otros se anuncian en la radio, en la televisión, en la prensa y en las revistas en las que las cadenas de supermercado promocionan sus productos. De igual manera, puede afirmarse que los productos son sustituibles entre sí, pues es bastante probable que un consumidor en lugar de tomar un jugo o agua, opte finalmente por beber leche o yogurt, y viceversa. Por último, se tiene que el uso o finalidad de los productos amparados por las marcas en conflicto es el mismo, esto es, el de ser alimentos y, más concretamente, bebidas. No queda entonces duda alguna que bien hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en negar el registro de la marca “PURA VIDA”, clase 32, pues la Sala, colocándose en el lugar del consumidor medio, de encontrar en un supermercado leche, yogurt, jugos de frutas, agua, etc. con la marca “PURA VIDA”, creería que

todos tienen el mismo origen empresarial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06632-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 25340 del 30 de Noviembre de 1999, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observaciones presentada por GLORIA S.A. y, en consecuencia, le negó el registro de la marca “PURA VIDA”, case 32; 3230 del 24 de febrero 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución inicialmente identificada, confirmándola; y 9411 de 28 de abril de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la

Resolución 25340 de 30 de noviembre de 1999, confirmándola. 2ª. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “PURA VIDA”, clase 32. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º: El 11 de marzo de 1999 SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Canton de Vaud, Suiza, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa "PURA VIDA" para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 480, GLORIA S.A., mediante apoderado, presentó demanda de observaciones, con base en su marca denominada "PURA VIDA" (MIXTA) clase 29, vigente hasta el 23 de septiembre de 2009. 3º: Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por GLORIA S.A., y negó a SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. el registro de la marca "PURA VIDA", clase 32. 4º: La Resolución que desató el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 28 de junio de 2000, por lo cual la acción fue presentada en tiempo el 13

de octubre del mismo año. I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la actora lo siguiente: 1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; como el signo "PURA VIDA" cuenta con elementos adicionales a la marca ya registrada, que le dan características propias, cumple con el requisito de distintividad que exige este artículo para que un signo pueda ser registrado como marca. 2º. Que se violó el artículo 83, literal a), ibídem, pues la marca solicitada pretende amparar agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a fruta, zumos de fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes y preparaciones para hacer bebidas, productos de la clase 32, y diferentes a los protegidos por la marca fundamento de la observación y que pertenecen a la clase 29, esto es, leche, yogurt, y productos lácteos y relacionados, por lo cual no existe riesgo de confusión alguno para el consumidor. Además, señala que los productos que se distinguirán con la marca solicitada se comercializan en diferentes lugares de los mercados en los que se comercializan los de la marca opositora, ya que los primeros son vendidos a temperatura ambiente y los segundos se encuentran en las neveras, por ser rápidamente perecederos. Lo anterior significa que unos y otros productos se comercializan en

mercados diferentes y están dirigidos a consumidores distintos, razón por la cual pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin crear confusión, máxime cuando es imposible que una persona confunda un producto lácteo con una gaseosa o con agua, y cuando la marca fundamento de la observación está compuesta por una etiqueta que le permite al público recordarla por sí misma, sin necesidad de relacionarla con otros productos. Sostiene que la etiqueta de la marca opositora es completamente evocativa de los productos que distingue y, por tanto, desde el punto de vista gráfico, visual y conceptual no es confundible con la marca solicitada. Concluye que de haber comparado las marcas en su conjunto, como lo exige el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la demandada habría determinado que no generan la misma impresión y que, en consecuencia, pueden coexistir en el mercado. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y expresó que de los documentos obrantes en el expediente núm. 99-15107 se concluye que no sólo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa, sino que expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes.

Anota que efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “PURA VIDA” solicitada por la actora para distinguir productos de la clase 32 y la marca “PURA VIDA” registrada a favor de GLORIA S.A. para distinguir productos de la clase 29 se evidencia que son semejantes entre si, por lo que su coexistencia en el mercado conllevaría a error al público consumidor, habida cuenta de que los consumidores creerían que los productos tienen el mismo origen, por cuanto los canales de comercialización de unos y otros son los mismos. Agrega que si se aprecian las marcas en conflicto en una visión de conjunto, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias de las mismas, lo que induce al público a error. II.1.2.- GLORIA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, y manifestó, para el efecto, lo siguiente: Que debido a la identidad fonética, gramatical e ideológica de las marcas en debate su coexistencia en el mercado induciría al público consumidor a error respecto de la procedencia de los productos que amparan, por lo que la Decisión de la demandada fue ajustada a la Ley. Agrega que la comparación de las marcas se debe efectuar utilizando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para las marcas nominativas. Afirma que el signo objeto de demanda es idéntico al de la marca opositora, circunstancia que se hace más gravosa debido a la estrecha relación existente entre los productos pertenecientes a las clases 29 y 32 internacionales. Anota que entre las marcas en cuestión existe confundibilidad ideológica, por cuanto

la expresión “PURA VIDA” genera en la mente del consumidor algo sano, que no le va a ocasionar problemas de salud, además de que las clases 29 y 32 internacionales pertenecen a una misma gama de productos, en éste caso al género de las bebidas, las cuales por sus características tienen los mismos medios de publicidad y los mismos canales de comercialización, esto es, en las secciones específicas de los supermercados y tiendas de cadena. Añade que existe una estrecha e íntima relación entre los productos que amparan las marcas en comento, pues, por ejemplo, la leche “LARGA VIDA”, que no necesita refrigeración, se localiza comúnmente con zumos de frutas, aguas y gaseosas, productos que pretende amparar la marca solicitada y negada. Sostiene que, por ejemplo, el yogurt, producto que generalmente tiene sabor a frutas, podría confundirse con una bebida con sabor a frutas de las que pretende amparar la marca negada, por lo cual de coexistir en el mercado un consumidor desprevenido pensaría que tienen el mismo origen empresarial. Considera que los productos de uno y otro signo son intercambiables entre sí, lo que podría llevar al consumidor a ignorar que no tienen el mismo origen. Añade que de declarar la nulidad de los actos acusados la actora obtendría un aprovechamiento económico indebido, dada la calidad y aceptación de los diferentes productos de la tercera interviniente. Asevera que la marca “PURA VIDA”(mixta) es ampliamente conocida por parte del público consumidor en la República de Perú, donde GLORIA S.A. produce y

comercializa en supermercados, tiendas de barrio, almacenes de cadena, etc., los productos que distingue bajo dicha marca. IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. “2. De solicitarse el registro de un signo como marca, caso que haya de compararse con una marca mixta previamente registrada, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el publico consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “3. En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. “4. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como entre los signos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos. No bastará con la

existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. “5. En el caso de autos, la comparación de los signos habrá de hacerse desde sus elementos visual, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio, destinatario de los productos correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. “6. A objeto de verificar la semejanza entre los productos en comparación, caso que no se encuentren amparados por marcas notorias, el consultante tomará en cuenta la identificación de tales productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe conexión o no competitiva entre los productos identificados en la solicitud de registro del signo como marca y los amparados por la marca ya registrada. Para precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecuencia del citado propósito.

“7. El titular de una marca provista de un elemento de carácter genérico, o de uso común, o evocativo de una cualidad del producto, o que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen, no puede impedir su inclusión en signos de terceros, por ser inapropiable en exclusiva, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa. “8. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se entiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o trascripción, total o parcial – con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate, de su conexión competitiva con otros productos y del territorio en que aquélla haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a su fuerza distintiva o a su reputación. “La notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que, por tratarse de una cuestión de hecho, es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344”. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El texto de las normas de la Decisión 344 que la actora estima violadas, es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles,

suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La marca “PURA VIDA” (mixta), clase 29, ampara los siguientes productos: leche, yogurt, y productos lácteos y relacionados. Por su parte, la marca cuyo registro fue negado mediante los actos acusados pretende amparar agua natural sin gas, agua natural con gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua mineral, agua aromatizada, bebidas con sabor a fruta, zumos de fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y preparaciones para hacer jarabes y preparaciones para hacer bebidas, productos de la clase 32. La marca opositora “PURA VIDA” (mixta), si bien es cierto que contiene un elemento gráfico, también lo es que el elemento predominante es el nominativo, por lo cual la comparación entre aquella y la solicitada y negada se hará respecto de éste último. Como quiera que los signos a cotejar son “PURA VIDA” y “PURA VIDA”, no queda duda alguna de que entre ellos existe identidad fonética, ortográfica y conceptual, por lo que resta analizar si su coexistencia en el mercado generaría confusión en el público consumidor, no obstante que amparan productos pertenecientes a

diferentes clases, para lo cual esta Corporación tendrá en cuenta los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe conexión competitiva entre unos y otros. En cuanto a los canales de comercialización, para la Sala es claro que los productos de una y otra clase se comercializan en los supermercados, tiendas de cadena, tiendas de barrio, etc., y que normalmente están ubicados, sino en la misma sección, sí en secciones próximas unas a otras. Respecto de los medios de publicidad idénticos o similares, también encuentra la Sala que son coincidentes, pues tanto unos como otros se anuncian en la radio, en la televisión, en la prensa y en las revistas en las que las cadenas de supermercado promocionan sus productos. De igual manera, puede afirmarse que los productos son sustituibles entre sí, pues es bastante probable que un consumidor en lugar de tomar un jugo o agua, opte finalmente por beber leche o yogurt, y viceversa. Por último, se tiene que el uso o finalidad de los productos amparados por las marcas en conflicto es el mismo, esto es, el de ser alimentos y, más concretamente, bebidas. No queda entonces duda alguna que bien hizo la Superintendencia de Industria y Comercio en negar el registro de la marca “PURA VIDA”, clase 32, pues la Sala, colocándose en el lugar del consumidor medio, de encontrar en un supermercado leche, yogurt, jugos de frutas, agua, etc. con la marca “PURA VIDA”, creería que todos tienen el mismo origen empresarial. En consecuencia, y teniendo en cuenta que es función de la marca el distinguir los productos de un fabricante de los producidos por otro, resta concluir que si bien el

signo “PURA VIDA” para distinguir los productos de la clase 32 es perceptible y susceptible de representación gráfica, no tiene la suficiente fuerza distintiva para coexistir en el mercado con la marca “PURA VIDA “ clase 29, por lo cual la demandada al negar su registro cumplió con su deber legal de impedir que se violente el interés del titular de la marca previamente registrada, así como también el del público consumidor. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2004. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Presidente Ausente con permiso

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA