CE-11001-03-24-000-2000-06633-01(6633)-2003

MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión de denominación genérica o descriptiva en el cotejo / SIGNOS GENERICOS O DESCRIPTIVOS - Exclusión en cotejo marcario / HYDRO - Exclusión en cotejo marcario por su genericidad / RIESGO DE CONFUSIÓN - Evidencia entre COLL Y CON tanto ortográfica como visualmente: amparan productos de la misma clase En diversas providencias esta Sección ha reiterado que si en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada (sentencia de 22/02/01, Exp. 5823, C.P. Camilo Arciniegas Andrade). En el caso examinado, el prefijo HYDRO, común en las marcas HYDROCOLL e HYDROCON, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión es definida como “Elemento compositivo que entra en la formación de algunas voces españolas con el significado de agua”. Al examinar sucesivamente las partículas COLL-CON-COLL-CON-COLL-CON, la Sala encuentra en ellas similitud ortográfica y auditiva, ya que las dos primeras letras en una y otra coinciden, además de que la única vocal se halla situada en cada una de ellas en la misma posición. La Sala, colocándose en el lugar del público consumidor, y teniendo en cuenta que los productos amparados con la marca registrada y los que pretende amparar la marca solicitada pertenecen a la clase 5ª Internacional, esto es, la que ampara productos farmacéuticos, considera

que la coexistencia de los signos en mención crea el riesgo de que el público consumidor confunda, de una parte, un producto distinguido con la marca HYDROCON con uno distinguido con la marca HYDROCOLL y, de otra parte, que crea que unos y otros tienen el mismo origen empresarial. Adicionalmente, la Sala observa que bien sea que los productos amparados por una y otra marca se expendan en tiendas de cadena por departamentos, o bien en sitios especializados, teniendo en cuenta que poseen entre sí las semejanzas ya anotadas, que pertenecen a una misma clase y que, por lo tanto existe una vinculación entre los mismos, sería grande el riesgo de confusión para el público consumidor. Considera la Sala que no le asiste razón a la actora cuando afirma que la Superintendencia violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo HYDROCOLL.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil tres (2.003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06633-01(6633)

Actor: PAUL HARTMANN AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad PAUL HARTMANN AG, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del

C.C.A.

I. DEMANDA La parte actora busca que se acceda a las siguientes I.1. Pretensiones Que se declare la nulidad de los siguientes actos: a) Resolución núm. 20582 de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la demandante el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa), para distinguir exclusivamente “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”, productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, con fundamento en la existencia del registro núm. 117.832 para la marca HYDROCON de propiedad de ITAL QUÍMICA LTDA. b) Resolución núm. 26918 de 13 de diciembre de 1999, mediante la cual, la misma funcionaria, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución identificada en el literal anterior, confirmándola; c) Resolución núm. 9292 de 28 de abril de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 20582 de 30 de septiembre de 1999, confirmándola.

Que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa), para distinguir exclusivamente “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas

para uso médico”; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2. Los hechos de la demanda Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: El 29 de marzo de 1999 la actora presentó solicitud de registro de la marca HYDROCOLL (nominativa) para distinguir exclusivamente “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 476 de 27 de abril de 1999, dentro del término de ley no se presentó demanda alguna de observaciones. La demandada expidió la Resolución 20582 de 30 de septiembre de 1999, mediante la cual negó el registro de la marca HYDROCOLL (nominativa), argumentando la existencia del registro núm. 117.832 para la marca HYDROCON (nominativa). Contra la citada resolución la demandante presentó los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en forma desfavorable. La Resolución núm. 9292 de 28 de abril de 2000 fue notificada por edicto desfijado el 16 de junio de 2000, es decir, que la demanda se presentó dentro del término de caducidad. I.3.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación. La actora considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, y argumentó, para el efecto, lo siguiente: Según el artículo 81 de la Decisión 344, para que un signo pueda ser registrado como marca se requieren tres requisitos: que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo. En la marca HYDROCOLL la distintividad es sólo extrínseca, dada la existencia de la marca HYDROCON. Sin embargo, debe considerarse el principio de especialidad de las marcas, y dado que el signo controvertido pretende distinguir productos específicos de la clase 5ª Internacional, debe concederse su registro. En consecuencia, los actos acusados violaron la norma comunitaria en cita, al considerar que HYDROCOLL no es un signo distintivo para los siguientes productos: “Parches, materiales para vendajes, compresas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”. Además, la demandada violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no existen semejanzas entre las marcas HYDROCOLL e HYDROCON que puedan inducir al público consumidor a error o confusión, más aún cuando la comparación ha de referirse respecto de las partículas COLL y CON, debido a que la partícula HYDRO es conocida dentro del mundo farmacéutico como el equivalente al agua. El principio general del cotejo de marcas consistente en que en el examen comparativo se debe atender a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales tiene una excepción en tratándose de marcas farmacéuticas, en

donde se utilizan elementos de uso común que no deben entrar en la comparación. Como quiera que en el presente caso se comparan dos marcas farmacéuticas, en la medida en que amparan productos de la clase 5ª Internacional, se debe excluir del cotejo el elemento HYDRO. Al comparar las terminaciones COLL y CON se observa que no hay confusión visual, pues difieren en el número de letras que las conforman, amén de que las letras con las que terminan cada una de ellas son diferentes. No hay similitud fonética, pues al no coincidir el número de letras de una y otra, como tampoco las últimas letras que las conforman, las marcas en conflicto generan una pronunciación y articulación sustancialmente diferentes. En cuanto al cotejo ideológico, debe tenerse en cuenta que como el prefijo HYDRO debe ser excluido, las marcas en conflicto carecen de significado y, por lo tanto, no puede llevarse a cabo dicha comparación. Dado que las marcas en conflicto no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico e ideológico, se debe tener en cuenta el principio de especialidad, de acuerdo con el cual es posible que dos marcas idénticas cuenten con registros en una misma clase de productos a favor de diferentes titulares, más aún, cuando, por ejemplo, la marca registrada HYDROCON distingue única y exclusivamente “Productos farmacéuticos y medicinales en general tales como ungüentos, soluciones medicinales y productos médicos, especialmente los relacionados con la profesión de optometría”, productos de la clase 5ª internacional y, particularmente, para distinguir una solución lubricante para lentes de contacto

rígidos y blandos. Por su parte, la marca solicitada HYDROCOLL se encuentra limitada para distinguir exclusivamente “Parches, materiales para vendajes, comprensas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”, productos de la clase 5ª internacional y, particularmente, para distinguir un vendaje autoadhesivo absorbente hidrocoloidal cubierto con una capa de poliuretano semiimpermeable que impide la penetración bacterial y la humedad. Así las cosas, es evidente que las marcas en cotejo pretenden distinguir diferentes productos de la clase 5ª Internacional, que van a ser adquiridos por diferentes públicos consumidores y, en consecuencia, al coexistir dichas marcas en el mercado colombiano nunca se generaría la inducción en error al público consumidor, requisito sine qua non para negar el registro de la marca HYDROCOLL. También debe tenerse en cuenta lo expuesto por la Doctrina y la Jurisprudencia en cuanto a que las circunstancias de comercialización de los productos o servicios son relevantes sobre todo al verificar la aptitud distintiva de la marca frente a marcas anteriores de terceras personas. Los productos comercializados con la marca HYDROCON van dirigidos a un público consumidor selectivo que podrá acceder a los productos de optometría distinguidos con ella sin orden médica, mientras que los productos que pretende comercializar la marca HYDROCOLL son adquiridos por una clase de público consumidor especial, a saber, las clínicas, hospitales y demás instituciones que nunca confundirán la marca ni el producto en sí mismo.

II. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.1. El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio expuso como argumentos de su defensa, los siguientes. 1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 99-18.921, contentivo de la solicitud de registro de la marca HYDROCOLL, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. 3º. Efectuado el examen de la marca HYDROCOLL frente a la marca HYDROCON para la clase 5ª se concluye que son semejantes entre sí y que existe confundibilidad entre ellas en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas, habida cuenta de que creería que los productos tienen el mismo origen empresarial. II.2. Por su parte, el apoderado de ITAL QUÍMICA LIMITADA, propietaria de la marca con base en la cual la entidad demandada negó el registro de la expresión HYDROCON, señala que la distintividad es un requisito esencial para que un signo pueda ser considerado como marca, y busca que el signo le permita identificar al consumidor la marca utilizada por un producto de otro de la competencia. HYDROCON e HYDROCOLL son semejantes, casi idénticos, y ambos distinguen productos farmacéuticos, sin que el hecho de

que la actora haya especificado los productos en la respectiva solicitud de registro signifique que dejen de pertenecer a dicha clase, a más de que se comercializan en los mismos establecimientos comerciales. III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La Procuradora Delegada ante esta Corporación solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVIII y s.s. IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero.- Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “Segundo.- No son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, las cualidades o la aptitud para el empleo del producto que pretende distinguir. “Tercero.- No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y destinada a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error o confusión.

“Cuarto.- La determinación del riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, derivará de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia y que han sido señalados en la parte considerativa de esta sentencia. “Quinto.- Cuando existan signos en los cuales los prefijos o sufijos se hayan convertido en comunes, para efectos de la fijación de la confundibilidad aquellos no se tomarán en consideración dentro del análisis global y sucesivo de los signos. La comparación procederá con los elementos restantes de los signos confrontados, preveyéndose que de existir diferencias que eliminen las semejanzas y que procuren una distintividad propia en cada signo la coexistencia no estará impedida, siempre considerando los productos o servicios que cada signo proteja. “Sexto.- En la comparación entre los productos identificados por los signos en conflicto, deberá considerarse la conexión competitiva que pueda existir entre ellos. “Séptimo.- En las marcas farmacéuticas que cubren productos de esa naturaleza, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas”. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El signo HYDROCOLL, cuyo registro fue negado como marca mediante los actos acusados, pretende amparar algunos de los

productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a saber: “Parches, materiales para vendajes, comprensas, motas de algodón, tampones, motas de algodón hidrófilo para uso médico, vendas y bandas para uso médico”. De igual manera, la marca HYDROCON, cuya titular es ITAL QUÍMICA LTDA, y con base en la cual la entidad demandada negó el registro de la primera de las citadas, ampara los siguientes productos de la clase 5ª: “productos farmacéuticos, medicinales en general, tales como ungüentos, soluciones medicinales y productos médicos, especialmente los relacionados con la profesión de la optometría”. Las normas de la Decisión 344 que la demandante considera violadas, prescriben: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. . En diversas providencias esta Sección ha reiterado que si

en un signo existe una denominación genérica o descriptiva, tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual que corresponde efectuar en aras de establecer la similitud alegada (sentencia de 22 de febrero de 2001, Actor: Laboratorios Bussie S.A., Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade). En el caso examinado, el prefijo HYDRO, común en las marcas HYDROCOLL e HYDROCON, debe excluirse para efectos de la comparación, pues tal expresión es definida como “Elemento compositivo que entra en la formación de algunas voces españolas con el significado de agua”. Al examinar sucesivamente las partículas COLLCONCOLL-CON-COLL-CON, la Sala encuentra en ellas similitud ortográfica y auditiva, ya que las dos primeras letras en una y otra coinciden, además de que la única vocal se halla situada en cada una de ellas en la misma posición. Las reglas que la Doctrina ha elaborado con el objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión y que han sido acogidas por la Jurisprudencia, son las siguientes: 1ª. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2ª. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3ª. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4ª. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. La Sala, colocándose en el lugar del público consumidor,

y teniendo en cuenta que los productos amparados con la marca registrada y los que pretende amparar la marca solicitada pertenecen a la clase 5ª Internacional, esto es, la que ampara productos farmacéuticos, considera que la coexistencia de los signos en mención crea el riesgo de que el público consumidor confunda, de una parte, un producto distinguido con la marca HYDROCON con uno distinguido con la marca HYDROCOLL y, de otra parte, que crea que unos y otros tienen el mismo origen empresarial. Lo anterior, porque si bien es cierto que en la solicitud de la parte actora se especificaron los productos farmacéuticos que pretende amparar el signo controvertido, también lo es que la titular de la marca registrada presentó su solicitud en relación con los productos farmacéuticos en general, lo cual significa que en cualquier momento puede sacar al mercado cualquiera de los productos a que se refiere la marca solicitada y negada, circunstancia que, sin lugar a dudas, crearía confusión en el público consumidor, dada la similitud visual, ortográfica y auditiva de los signos en conflicto. Adicionalmente, la Sala observa que bien sea que los productos amparados por una y otra marca se expendan en tiendas de cadena por departamentos, o bien en sitios especializados, teniendo en cuenta que poseen entre sí las semejanzas ya anotadas, que pertenecen a una misma clase y que, por lo tanto existe una vinculación entre los mismos, sería grande el riesgo de confusión para el público consumidor. De otra parte, debe destacarse que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado en diversos pronunciamientos

que, en tratándose de productos farmacéuticos, es necesario un examen aún más riguroso en el cotejo de las marcas, dado el riesgo que la salud humana corre por la venta de un producto semejante o similar al ya registrado. En consecuencia, considera la Sala que no le asiste razón a la actora cuando afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 al negar el registro del signo HYDROCOLL, pues si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de la suficiente fuerza distintiva para que el público consumidor distinga los servicios producidos por aquélla, de los producidos bajo la marca HYDROCON. Al encontrarse el signo solicitado incurso en la causal de irregistrabilidad anotada, es procedente denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 11 de julio de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente GABRIEL E. MENDOZA MARTELO OLGA INES NAVARRETE BARRERO Ausente con excusa