CE-11001-03-24-000-2000-06635-01-2004

IDENTIDAD MARCARIA - Inexistencia entre los signos BRILLO Y BRILLO DE LUNA en virtud al adjetivo del segundo que incide en los campos visual, gráfico y fonético / MARCA MIXTA - Predominio del elemento denominativo: BRILLO DE LUNA Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que, conforme se adujo en el acto administrativo acusado, la marca BRILLO, cuyo titular es la actora, tiene el carácter de “NOMINATIVA”, entendiéndose por tal, la que es formada únicamente por palabras, esto es, sin distintivos especiales. Así se infiere del certificado obrante a folio 77. La marca “BRILLO DE LUNA” objeto de registro en el acto acusado es mixta, por cuanto está formada por una parte nominativa y otra gráfica. Estima la Sala que no obstante que la marca cuestionada es mixta, lo predominante en ella es su parte denominativa y no gráfica, razón por la que el cotejo para determinar la existencia del riesgo de confusión debe hacerse atendiendo esta circunstancia. En aplicación de las reglas antes señaladas se tiene que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “BRILLO” y “BRILLO DE LUNA” se deduce que si bien es cierto que coinciden en la palabra “BRILLO”, no lo es menos que el adjetivo “DE LUNA” que sucede a la segunda no permite que un presunto comprador se confunda, pues la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es

diferente, lo cual incidiría en los campos visual y fonético; amén de que la parte gráfica de alguna manera le imprime distintividad a la marca cuestionada. Es preciso traer a colación la sentencia de 10 de agosto de 2000 (Expediente núm. 5197, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que en relación con las marcas “LA FUENTE” y “FUENTE CLARA” aplicó el criterio precedente, relacionado con la extensión de las expresiones desde el punto de vista de su estructura ortográfica y su incidencia en los campos visual, gráfico y fonético, para desechar el riesgo de confusión.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C. diecisiete (17) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06635-01

Actor: CHURCH & DWIGHT CO. INC

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CHURCH & DWIGHT CO., INC., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 11731 de 31 de mayo de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se exponen los siguientes: 1°: La sociedad CORREDOR MORA PRODUCTOS BÉISBOL S.C.A. presentó el 13 de mayo de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud del registro de la marca “BRILLO DE LUNA” para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuales son: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esencias, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos. 2°: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron observaciones que inicialmente fueron acogidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y, finalmente, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la solicitante BEISBOL S.C.A., fueron desechadas, habiéndose concedido el registro, a través de la Resolución núm. 11731 de 31 de mayo de 2000. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, pues la marca registrada “BRILLO DE LUNA” es semejante a la marca “BRILLO”, de la cual es titular la demandante. En su opinión, es evidente que en la marca compuesta “BRILLO DE LUNA”, la

expresión “BRILLO” asume el papel más importante dentro del conjunto marcario, de tal manera que el público consumidor recordará la marca por la expresión más sobresaliente. Insiste en que la expresión “BRILLO” es la predominante en la marca. Visualmente las dos marcas están conformadas por la expresión “BRILLO” como elemento principal, lo que a primera vista resulta idéntico para el consumidor medio. Enfatiza en que desde el punto de vista fonético existe una acentuada similitud, pues ambos fonemas coinciden en lo principal, es decir, en la expresión “BRILLO”; y que semánticamente tienen la misma connotación, ya que evocan la misma idea: Lustre, resplandor, lucimiento o gloria. Adicionalmente, señala que las marcas en conflicto podrían presentar confusión indirecta, pues el público consumidor podría llegar a creer que dada la similitud existente, ellas pertenecen al mismo empresario. Destaca que la marca “BRILLO DE LUNA” no cumple las reglas de registrabilidad establecidas por la Doctrina y aceptadas por la jurisprudencia, pues la confusión resulta de la impresión de conjunto. Al analizarlas sucesivamente se pueden advertir las semejanzas: la marca solicitada reproduce totalmente la marca previamente registrada “BRILLO”. Alega que la marca “BRILLO” es notoriamente conocida en el mercado internacional y goza de protección mundial; y que los parámetros fijados en el artículo 84 de la Decisión 344 se encuentran probados en el proceso, relacionados con la difusión y publicidad de la marca; los volúmenes de ventas alcanzados, que hacen que sea conocida por los consumidores de productos de la clase 3ª de diferentes países del

mundo. 2-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Agrega que efectuado un examen sucesivo y comparativo de las marcas “BRILLO” registrada a favor de la sociedad Church & Dwight Co, Inc, para distinguir los productos comprendidos en la clase 3ª de la nomenclatura vigente y “BRILLO DE LUNA”(mixta) solicitada por la sociedad Corredor Mora Productos Béisbol S.C.A. se concluye que entre ellas no existen semejanzas capaces de conllevar la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden coexistir en el mercado. Aduce que si bien la marca “BRILLO DE LUNA”(mixta) clase 3ª reproduce parcialmente la marca “BRILLO” se está en presencia de un conjunto marcario distintivo compuesto por los elementos gráficos y una especial disposición, más la expresión “LUNA” que da como resultado diferencias en todos los aspectos respecto de la marca “BRILLO”. 3-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó

que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 4-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La actora, titular de la marca "BRILLO”, que distingue productos de la clase 3ª, presentó observaciones frente a la solicitud de registro de la marca BRILLO DE LUNA” que distingue productos de la misma clase (artículos de viaje y objetos personales no comprendidos en otras clases como baúles, maletas, carteras, sacos de mano), al estimar que son confundibles. El acto acusado desechó la observación con el argumento de que la marca BRILLO es nominativa y la solicitada para registro BRILLO DE LUNA es mixta, pues comprende elementos gráficos más la expresión “LUNA”, por lo que al ser disímiles pueden coexistir en el mercado. (folio 8). El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se invoca, entre otros, como quebrantado, prevé: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión, en la interpretación prejudicial núm. 64-IP-2003 rendida en este

proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar el riesgo de confusión (folio 113).

Tales reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Con apoyo en estas orientaciones, la Sala advierte, en primer término, que, conforme se adujo en el acto administrativo acusado, la marca BRILLO, cuyo titular es la actora, tiene el carácter de “NOMINATIVA”, entendiéndose por tal, la que es formada únicamente por palabras, esto es, sin distintivos especiales. Así se infiere del certificado obrante a folio 77. La marca “BRILLO DE LUNA” objeto de registro en el acto acusado es mixta, por cuanto está formada por una parte nominativa y otra gráfica. Según el Diccionario de la Lengua Española, lo gráfico se aplica a las descripciones, operaciones y demostraciones que se representan por medio de figuras o signos. A continuación se traslada en fotocopia el folio 9 del expediente donde aparece la marca mixta cuestionada. Por su parte, según consta a folio 54 del cuaderno de anexos núm. 1, cuya fotocopia

se traslada a esta providencia para mayor ilustración de la Sala, la marca nominativa cuyo titular es la actora, se manifiesta así: Estima la Sala que no obstante que la marca cuestionada es mixta, lo predominante en ella es su parte denominativa y no gráfica, razón por la que el cotejo para determinar la existencia del riesgo de confusión debe hacerse atendiendo esta circunstancia. En aplicación de las reglas antes señaladas se tiene que al cotejar, en conjunto, y en forma sucesiva y no simultánea las marcas “BRILLO” y “BRILLO DE LUNA” se deduce que si bien es cierto que coinciden en la palabra “BRILLO”, no lo es menos que el adjetivo “DE LUNA” que sucede a la segunda no permite que un presunto comprador se confunda, pues la extensión de ambas expresiones, desde el punto de vista de su estructura ortográfica, es diferente, lo cual incidiría en los campos visual y fonético; amén de que la parte gráfica de alguna manera le imprime distintividad a la marca cuestionada. Es preciso traer a colación la sentencia de 10 de agosto de 2000 (Expediente núm. 5197, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que en relación con las marcas “LA FUENTE” y “FUENTE CLARA” aplicó el criterio precedente, relacionado con la extensión de las expresiones desde el punto de vista de su estructura ortográfica y su incidencia en los campos visual, gráfico y fonético, para desechar el riesgo de confusión. Así pues, a juicio de la Sala deben denegarse las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de septiembre de 2004. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidente Ausente con permiso

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO