CE-11001-03-24-000-2000-06653-01(6653)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Evidencia gráfica, ortográfica y fonética entre los signos BAXTER y BAZZER / CONFUNDIBILIDAD MARCARIA - Inducción al público en error por similitud entre los signos BAZZER y BAXTER Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre marcas compuestas cuyo elemento nominativo es el predominante se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético BAXTER y BAZZER son confundiblemente semejantes dada la identidad que presentan los fonemas dominantes de las sílabas inicial BA y terminal ER. Las consonantes intermedias XT-ZZ carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presentan en el orden de disposición de los elementos comunes, en el número y tipo de vocales de la sílaba inicial y terminal A-E y en las consonantes BZRBXT. Apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos BAZZER y BAXTER es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor podría desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo BAZZER para distinguir «ropa sport» puede inducir al público en error por las similitudes que presenta con la marca BAXTER registrada en la misma clase 25 Internacional, circunstancia que encuadra dentro de la causal de

irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable. Siendo ostensible la similitud entre las marcas en conflicto, y por el hecho de distinguir productos comprendidos en la misma Clase 25 Internacional, se concluye que el signo solicitado carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para el registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06653-01(6653)

Actor: LIBARDO RIVERA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por LIBARDO RIVERA contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por STANTON & CIA S.A. con apoyo en su marca BAXTER y negó el registro del signo BAZZER (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

I. LA DEMANDA

LIBARDO RIVERA, domiciliado en Bogotá D.C., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 16173 de 18 de agosto de 1999, mediante la cual

la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por STANTON & CIA S.A. y negó el registro del signo BAZZER (mixto) a favor de LIBARDO RIVERA para distinguir «vestidos, calzados, sombrerería», productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que es nula la Resolución 06558 de 30 de marzo de 2000 mediante la cual la citada funcionaria resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 16173, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 12748 de 31 de mayo de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del signo BAZZER (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. 1.1.5. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Hechos  LIBARDO RIVERA solicitó el 24 de junio de 1998 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo BAZZER (mixto) para distinguir «vestidos, calzados y sombrerería» productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

 La División de Signos Distintivos requirió al solicitante aclaración sobre la marca pues la descrita en la solicitud no coincidía con la del arte aportado para efectos de la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.  Mediante memorial de 7 de septiembre de 1998 el solicitante aclaró que el signo mixto solicitado en registro es una «Figura semejante a un óvalo en fondo azul, amarillo y naranja en cuyo centro aparece la palabra BAZZER y un dibujo parecido a un boomerang de color azul delineado con blanco, usado en cualquier tamaño.»  Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 473, dentro del término señalado por el artículo 93 de la Decisión 344, STANTON & CIA S.A. presentó demanda de observaciones por considerar que el elemento nominativo del signo BAZZER es confundible con su marca BAXTER, registrada según certificado 65655 en la Clase 25 Internacional.  Mediante Resolución 16173 de 18 de agosto de 1999 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación formulada por STANTON & CIA S.A. por considerar que el elemento nominativo del signo BAZZER (mixto) y la marca BAXTER presentan semejanzas de tipo fonético y ortográfico que pueden inducir al público consumidor a error e impiden su coexistencia en el mercado pues podrían generar confusión en el público consumidor. Por ello, negó el registro del signo BAZZER (mixto) para distinguir los productos comprendidos en la

Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.  Mediante Resolución 06558 de 30 de marzo de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada y reiteró que la marca objeto de solicitud está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.  Mediante Resolución 12748 de 31 de mayo de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando la Resolución 16173, por considerar que el signo solicitado en registro se asemeja a la marca registrada BAXTER; que el elemento gráfico no le confiere suficiente distintividad, y que su coexistencia podría generar confusión acerca del origen empresarial de los productos. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El actor señala como violado el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que al negar el registro como marca del signo BAZZER (mixto) la Superintendencia de Industria y Comercio violó el derecho de igualdad, pues si se cotejan en su conjunto se advierten diferencias gráficas y fonéticas con la marca

BAXTER.

Señala que el alcance del registro de la marca BAXTER se limitó en la Clase 25 Internacional para distinguir exclusivamente «calzado y accesorios para los

mismos» y que el registro como marca del signo BAZZER (mixto) se solicitó únicamente para distinguir «ropa sport en general, excluyendo zapatos y accesorios para los mismos,» lo que impide que el consumidor pueda confundirse al comprar los productos. Argumenta que los actos acusados violan el artículo 81 de la Decisión 344 pues el signo BAZZER (mixto) satisface los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; no es genérico ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado y desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual se diferencia de la marca observante. Sostiene que la Administración fraccionó los signos BAZZER (mixto) y BAXTER para establecer una similitud artificial sin tener en cuenta que por su estructura ortográfica también son muy diferentes. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344 fue violado pues desde el punto de vista gráfico o visual no existe confusión, pues el signo BAZZER (mixto) está compuesto por un óvalo que semeja la figura de un boomerang en cuyo interior aparece el elemento nominativo. Desde el punto de vista fonético o auditivo las marcas difieren en su pronunciación; desde el punto de vista ideológico tampoco se asemejan pues se trata de expresiones de fantasía, carentes de significado propio. Finalmente afirma que aunque se admitiera que BAXTER y BAZZER presentan semejanzas en el elemento nominativo predominante, debe tenerse en cuenta que amparan productos diferentes, pues mientras que BAXTER distingue calzado, el alcance de la solicitud de BAZZER (mixto) se limitó para distinguir ropa

sport; además solicitó la cancelación por no uso del registro de la marca

BAXTER.

II. CONTESTACIONES A LA DEMANDA Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada, y STANTON & CIA S.A., en calidad de tercera interesada titular del registro de la marca BAXTER. 2.1. El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados e insiste en que el elemento nominativo de la marca solicitada BAZZER es confundiblemente semejante con la marca BAXTER en sus aspectos gráfico, ortográfico y fonético, y que de coexistir en el mercado inducirían a error al público consumidor acerca del origen empresarial de los productos.

Plantea que al apreciarlas en su conjunto, se advierte que las semejanzas tienen mayor significación lo que podría inducir al consumidor a error, máxime si se tiene en cuenta que ambos signos distinguen productos de la Clase 25 Internacional. Concluye que el signo BAZZER no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena pues no es lo suficientemente distintivo y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 2.2. El apoderado de STANTON & CIA S.A. manifiesta que la Administración no violó el artículo 81 de la Decisión 344 pues el signo que se pretende registrar no es suficientemente distintivo. Tampoco es cierto que la Administración hubiese violado el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues BAZZER y BAXTER presentan similitudes desde el

punto de vista gráfico, ortográfico, fonético e ideológico que pueden inducir al público a error sobre la procedencia de los productos. Manifiesta que contra LIBARDO RIVERA cursan varias investigaciones por el delito de usurpación de marcas y patentes.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en su contestación e insistió en que BAZZER y BAXTER son semejantes en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético y que podrían inducir al público a error. 3.2. El apoderado de STANTON & CIA S.A. afirma que no es cierto que la Superintendencia violara el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo pues le aseguró al actor el derecho de presentar alegatos, argumentaciones y recursos.

Reitera que tampoco es cierto que se violara el artículo 81 de la Decisión 344 pues el signo BAZZER (mixto) no se diferencia de la marca BAXTER, lo que impide que cumpla la función diferenciadora exigida por la ley para ser admitido a registro como marca.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo BAZZER

(mixto) por considerar que es confundiblemente semejante con la marca

registrada BAXTER en la misma Clase 25 Internacional y que de coexistir, sus semejanzas gráficas y fonéticas podrían inducir al público en error, y esto lo hace incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por carecer de la distintividad exigida por el artículo 81 ibídem. El artículo 81 de la Decisión 344 señala: «Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.» El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, prevé: «Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. ...» La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que en el signo solicitado el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico, por ser el que emplea el consumidor para solicitar en el mercado los productos que distingue. La Sala considera que acertó la entidad demandada al circunscribir el análisis de registrabilidad del signo compuesto al elemento denominativo BAZZER, pues sabido es que tratándose de marcas compuestas por términos denominativos y

elementos gráficos, debe establecerse cuál es el elemento que tiene mayor fuerza expresiva y que da al signo especial caracterización. Las más de las veces la palabra o expresión es el predominante, como ocurre en el caso presente, en que los consumidores identifican el signo mediante la expresión BAZZER. Bajo esa perspectiva, mediante la acusada Resolución 16173 de 18 de agosto de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la actora el registro del signo BAZZER (mixto) para distinguir «ropa sport en general» productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, con fundamento en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por considerar que el signo que se pretende registrar es similarmente confundible con la marca BAXTER, previamente registrada a favor de STANTON & CIA. LTDA por presentar semejanzas de tipo gráfico y fonético que, de coexistir, inducirían al público consumidor en error. Vistos los cargos planteados, corresponde a la Sala determinar si el elemento denominativo BAZZER del signo solicitado en registro es confundiblemente semejante con la marca BAXTER, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. En el cotejo que le corresponde efectuar a la Sala, el elemento nominativo de las marcas en conflicto se presenta así: Signo solicitado BAXTER Marca registrada Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre marcas compuestas cuyo elemento nominativo es el

predominante se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético BAXTER y BAZZER son confundiblemente semejantes dada la identidad que presentan los fonemas dominantes de las sílabas inicial BA y terminal ER. Las consonantes intermedias XT-ZZ carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presentan en el orden de disposición de los elementos comunes, en el número y tipo de vocales de la sílaba inicial y terminal A-E y en las consonantes BZRBXT. Apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos BAZZER y BAXTER es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor podría desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. La Sala pone de presente que en este caso la controversia se suscita por el riesgo de confusión que las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto puede causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo BAZZER para distinguir «ropa sport» puede inducir al público en error por las similitudes que presenta con la marca BAXTER registrada en la misma clase 25 Internacional, circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la

distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable. El hecho de que el actor haya solicitado la cancelación por no uso del registro de la marca BAXTER no tiene la virtud de incidir en lo que aquí ha de decidirse pues dicho trámite se surte en sede administrativa y por lo mismo no tiene efecto de cosa juzgada. Resulta igualmente irrelevante que el alcance de la solicitud de registro del signo BAZZER (mixto) se limitara en la Clase 25 Internacional para distinguir «ropa sport» pues no subsana la irregistrabilidad ni desvirtúa el riesgo de confusión que a causa de su similitud con la marca BAXTER, la hace incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, atendida la evidente conexión competitiva existente entre el calzado y la ropa de vestir. Siendo ostensible la similitud entre las marcas en conflicto, y por el hecho de distinguir productos comprendidos en la misma Clase 25 Internacional, se concluye que el signo solicitado carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para el registro. Por lo expuesto, la Sala estima que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, y por tanto, deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, pues tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al sostener que BAZZER carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, así la solicitud se hubiese limitado a distinguir «ropa sport, con exclusión de zapatos» pues el riesgo de confusión indirecta entre

los productos de la clase 25 Internacional por su conexión competitiva es manifiesto. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de enero de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA

MARTELO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO