CE-11001-03-24-000-2000-06680-01-2004

COTEJO ENTRE MARCAS FIGURATIVAS - Efecto visual de conjunto como regla / MARCA FIGURATIVA O EVOCATIVA - Concepto, cotejo, inexistencia de semejanza; canales de comercialización distintos Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 129-IP-2003 rendida en este proceso, resaltó que cuando el cotejo, como en este caso, se hace entre dos marcas figurativas, debe tenerse en cuenta el efecto visual de la figura, determinada en su conjunto sin que sea pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomadas aisladamente. Para la Sala, del cotejo de las marcas no surge la similitud que alega la actora, pues si bien se advierte que se trata de dos figuras que representan personas en forma de muñeco, esta constituye su única y principal semejanza, sin que en el consumidor se evoque el mismo concepto concreto frente a cada una de aquéllas. En efecto, en la marca de la actora la idea que se pretende evocar es distinta frente a la que es objeto de registro en los actos acusados, pues en el granito de café se sugiere la idea del recipiente para tomar café y el gesto que se hace con la otra mano, que denota buena calidad o excelencia del producto, no está presente en la otra marca. La marca cuestionada no representa un granito de café sino que se trata de mostrar la figura de un Indio que sostiene en la mano un objeto que claramente se diferencia de una tasa o pocillo; además de que el dibujo objeto de registro está enmarcado por trazos lineales que

no aparecen en la marca de la actora. Merece destacarse un aspecto importante cual es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues los de la clase 29, que se pretenden amparar con la marca objeto de registro y, concretamente, las papas fritas y toda clase de grasas comestibles no se expenden en los mismos lugares que los productos de la clase 30, en particular el café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas, etc., por lo que el riesgo de confusión para el público consumidor disminuye.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06680-01

Actor: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 25459 30 de noviembre de 1999 “Por la cual se decide una

observación y se concede un registro”; 00482 de 26 de enero de 2000, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 11236 de 29 de mayo de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. En la demanda se señalan, en síntesis, los siguientes hechos: 1o: Que la sociedad PRODUCTOS CALIMA & CIA LTDA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FIGURA DE UN MUÑECO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Marcas. 2o: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial la actora presentó observaciones en virtud de ser titular en Colombia de la marca figurativa que representa un muñeco para distinguir productos de la clase 30. 3º: Que mediante Resolución 25459 de 30 de noviembre de 1999, la Superintendencia declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro solicitado, acto contra el cual interpuso los recursos de reposición y de apelación que fueron decididos desfavorablemente. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, por falta de aplicación, pues la marca FIGURA DE UN MUÑECO solicitada por la sociedad PRODUCTOS CALIMA & CIA LTDA no cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, ya que debido a la evidente similitud entre las marcas se concluye que no es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 29. 2º: Estima que se violó el artículo 83, literal a), ibídem, pues las marcas en conflicto corresponden a la categoría de marcas FIGURATIVAS, de cuya comparación resulta que los dos signos consisten en la figura de un muñeco ovalado que se caracteriza por la expresión jovial de sus ojos y su sonrisa; ambos tienen una mano levantada y una mano en la mitad de su cuerpo, es decir, que corresponden a la misma descripción. Que teniendo en cuenta la similitud gráfica es claro que la idea que suscitarán en la mente del consumidor es exactamente la misma: un muñeco con expresión jovial y amigable. 3º: En su criterio, se violan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia, porque no se salvaguardaron los derechos a que se refiere el artículo 147, que en este caso le asisten a la actora, y no se adoptaron las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Que del examen sucesivo y comparativo de las marcas figurativas en controversia, si bien se distinguen productos que pueden relacionarse, se concluye que no existen semejanzas entre las mismas y por lo tanto su coexistencia en el mercado no conlleva al publico consumidor a error. Estima que la marca figurativa solicitada por la Sociedad Productos Calima & Cia. Ltda., para distinguir productos de la clase 29 internacional, es registrable ya que cumple los requisitos contemplados en las normas comunitarias y no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad. II.1.2. La Sociedad PRODUCTOS CALIMA & CIA. LTDA., por medio de apoderado y en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, manifestando al efecto, lo siguiente: Afirma que la marca por ella solicitada reúne los requisitos para ser perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica, ya que dicha marca evoca la figura de un “INDIO” que se caracteriza por su lazo en la cabeza y que en una mano tiene

una bandeja con comestibles (Papas Fritas), distinguiendo productos restringidos en la clase 29 internacional, los cuales son totalmente diferentes al “CAFÉ”, producto de la demandante el cual posee una marca figurativa “QUE SEMEJA UN GRANO DE CAFÉ”, acompañada de la marca mixta “CAFÉ AGUILA ROJA”. Agrega que no existe ninguna semejanza que pueda llevar al público consumidor a error, pues cada uno de los signos cuenta con elementos propios que los hace suficientemente distintivos para coexistir en el mercado. Añade que son diferentes los canales de distribución de los productos que se amparan por las marcas en cuestión, ya que las papas fritas, como producto listo para consumir que no requiere preparación alguna, y el café, para preparar y tomar, se venden en supermercados en góndolas diferentes, así como también las papas fritas se distribuyen en puestos de dulces, vendedores ambulantes, confiterías, aeropuertos, cines, cafeterías, restaurantes, etc., por lo que no existe ninguna clase de riesgo por parte de los consumidores que desean comprar “CAFÉ AGUILA ROJA”, identificado con una figura que semeja un grano de café, a que compren por motivo de confusión “PAPAS FRITAS”, identificadas con la marca figurativa de “UN

INDIO”.

Aduce que en la comparación de las marcas figurativas se observan varias diferencias en los colores, las representaciones, las posiciones y morfología de éstas, por cuanto la marca de la actora representa un “GRANO DE CAFÉ” y la de Productos Calima S.A. representa la figura de un “INDIO”, lo que, a todas luces, es diferente.

Plantea que la actora yerra al afirmar que “la idea que se hace en la mente del consumidor es la misma: un muñeco con expresión jovial y amigable”, ya que las dos figuras representan un concepto en forma de muñeco completamente diferente, “GRANO DE CAFÉ ANIMADO” e “INDIO”. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La actora formuló observaciones a la solicitud de registro de la marca figurativa consistente en la figura de un óvalo que en su cabeza tiene un lazo donde se desprenden dos plumas semejantes a un indio; el óvalo tiene ojos una boca sonriente; posee dos brazos en uno de los cuales tiene una bandeja con comestibles, y también tiene pies con zapatos; la figura está encerrada en un círculo y en el fondo aparecen varias figuras geométricas, formando un todo el dibujo; para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: papas fritas en todas sus variedades y toda clase de grasas comestibles. Las razones aducidas en la observación están relacionadas con el hecho de que la demandante es titular de registro marcario para la clase 30, consistente también en la figura de un muñeco. La causal de irregistrabilidad alegada por la actora, es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es del siguiente tenor: “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos

signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Frente a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear riesgo de confusión, en la interpretación prejudicial núm. 129-IP-2003 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se remite a las reglas orientadoras que la doctrina y la jurisprudencia comunitaria han construido para el cotejo o examen marcario, en orden a determinar tal riesgo de confusión (folio 309).

Dichas reglas son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

De igual manera, en la citada Interpretación Prejudicial el Tribunal Andino resaltó que de acuerdo con lo establecido por la doctrina existen algunas clases de marcas como las denominativas, las gráficas y las mixtas, según que ellas estén representadas por una figura, una denominación, o un conjunto de figuras y denominaciones; que la marca mixta combina elementos denominativos y gráficos;

y que cuando el cotejo, como en este caso, se hace entre dos marcas figurativas, debe tenerse en cuenta el efecto visual de la figura, determinada en su conjunto sin que sea pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas tomadas aisladamente (folio 308). La Sala advierte, en primer término, que la marca de la actora que, como ya se dijo, es figurativa, está representada en la figura de un muñeco “que semeja un grano de café”. Para mayor ilustración se traslada a la providencia fotocopia del folio 239 del expediente: La marca cuestionada, según se precisa en la Resolución núm. 25459 de 30 de noviembre de 1999, acusada está compuesta por un muñeco cuya figura corresponde a un óvalo que en su cabeza tiene un lazo donde se desprenden dos plumas semejantes a un indio; el óvalo tiene ojos una boca sonriente; posee dos brazos en uno de los cuales tiene una bandeja con comestibles, y también tiene pies con zapatos; la figura está encerada en un círculo y en el fondo aparecen varias figuras geométrica, formando un todo el dibujo. A continuación, se traslada copia del folio 49. Ahora, para facilitar el cotejo de las marcas en cuestión, a continuación se traslada copia del folio 183 donde aparecen ambas figuras: Conforme se aduce en la Interpretación Prejudicial, la marca figurativa es la que evoca en el consumidor un concepto concreto (folio 308). Para la Sala, del cotejo de las marcas no surge la similitud que alega la actora, pues

si bien se advierte que se trata de dos figuras que representan personas en forma de muñeco, esta constituye su única y principal semejanza, sin que en el consumidor se evoque el mismo concepto concreto frente a cada una de aquéllas. En efecto, en la marca de la actora la idea que se pretende evocar es distinta frente a la que es objeto de registro en los actos acusados, pues en el granito de café se sugiere la idea del recipiente para tomar café y el gesto que se hace con la otra mano, que denota buena calidad o excelencia del producto, no está presente en la otra marca. La marca cuestionada no representa un granito de café sino que se trata de mostrar la figura de un Indio que sostiene en la mano un objeto que claramente se diferencia de una tasa o pocillo; además de que el dibujo objeto de registro está enmarcado por trazos lineales que no aparecen en la marca de la actora. Ahora, también merece destacarse un aspecto importante cual es el relacionado con los canales de comercialización que utilizan los productos que distinguen una y otra marca, pues los de la clase 29, que se pretenden amparar con la marca objeto de registro y, concretamente, las papas fritas y toda clase de grasas comestibles no se expenden en los mismos lugares que los productos de la clase 30, en particular el café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas, etc., por lo que el riesgo de confusión para el público consumidor disminuye. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las súplicas de la demanda. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO