CE-11001-03-24-000-2000-06682-01

COTEJO DE MARCAS - Examen visual, fonético, ortográfico y conceptual / SEMEJANZA DE MARCAS - Inexistencia entre los signos Ac Arturo Calle y Paul Calley / ARTURO CALLE - Inexistencia de semejanza con Paul Calley La marca cuestionada, conforme consta a folio 4 del cuaderno de antecedentes, cuya fotocopia se traslada al expediente, se expresa así: Paul Calley. De acuerdo con el documento a folio 103, ibídem, la marca del actor se presenta al público consumidor, así: Ac Arturo Calle. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 78-IP-2004, rendida en este proceso, enfatizó en que para determinar la identidad o semejanza de los signos marcarios debe establecerse su similitud visual, fonética, ortográfica y conceptual; y que para verificar la existencia del riesgo de confusión el examinador debe tomar en cuenta las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han diseñado. Conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, estima la Sala que desde el punto de vista gráfico no existe la similitud a que se alude en la demanda, toda vez que si bien es cierto que en las expresiones CALLE y CALLEY son coincidentes las vocales y consonantes que las conforman, no lo es menos que en la marca solicitada para registro se antecede la expresión “PAUL” y la marca del actor contiene las expresiones “AC ARTURO”, lo que imprime una distintividad tal que hace que una y otra sean diferentes. De la misma manera, esa ausencia de similitud gráfica se traslada al campo fonético, pues es evidente que la expresión

“PAUL CALLEY” al pronunciarse no se asemeja a “ARTURO CALLE”. Finalmente, desde el punto de vista conceptual PAUL y ARTURO son nombres que corresponden a personas: Luego, al ir estas expresiones acompañadas de CALLEY y CALLE, surge para el consumidor la idea de que se trata de dos personas y no de una sola. En consecuencia, fue acertada la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca cuestionada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06682-01

Actor: ARTURO CALLE CALLE

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

ARTURO CALLE CALLE, a través de agente oficioso y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 28066 de 22 de diciembre de 1999, “Por la cual se resuelve una observación y se concede un registro”; 07485 de 3 de abril de 2000, “Por la cual se resuelve un

recurso de Reposición”, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 11803 de 31 de mayo de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Son hechos relevantes de la demanda, los siguientes: 1º: El día 11 de mayo de 1999 la sociedad WILCOS LTDA, domiciliada en Bogotá D.C., a través de apoderado solicitó ante la División de Propiedad Industrial, hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "PAUL CALLEY" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo núm. 99-029.067 . 2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 480, paginas 35 y 36, el día 28 de junio de 1999, el señor ARTURO CALLE CALLE presentó observaciones con fundamento en la titularidad que tiene sobre la marca “AC ARTURO CALLE” (mixta) clase 25, Certificado núm. 198.977, vigente hasta el 11 de julio de 2007, las cuales fueron declaradas infundadas, habiendo sido concedido el mencionado registro. I.2.- En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes

cargos de violación: 1º: Estima que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto el Estado no protegió la propiedad industrial, que se traduce en el derecho de exclusividad conferido a los titulares de una marca, evitando así que personas distintas obtengan registros para marcas que puedan confundirse con la registrada. 2°: Considera que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca “PAUL CALLEY" carece de suficiente distintividad extrínseca, o sea, la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente registrado o solicitado a registro, pues en ella se destaca la expresión “CALLEY”, que es muy similar a “CALLE” que constituye marca autónoma en la clase 25, “AC ARTURO CALLE”. 3º: A su juicio, se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto si bien es cierto que las marcas denominadas “AC ARTURO CALLE”(mixta) clase 25, y “CALLE” (mixta) clase 25 y “PAUL CALLEY”(mixta) clase 25, no son idénticas, ello no significa que no sean confundibles. Alude a que tal como lo estableció el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 4IP-94, se da la confusión ortográfica por la coincidencia de letras entre los segmentos comparados, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces o terminaciones comunes, pueden influir en mayor o menor grado a que la confusión sea palpable o notoria.

Destaca al efecto las siguientes similitudes: a.- Las marcas que se cotejan en cuanto al elemento predominante se refiere, tienen un número similar de letras; b.- Las marcas cotejadas están constituidas por dos sílabas; c.- Las marcas cotejadas tienen las mismas letras variando en una sola ; d.- Las marcas cotejadas si bien varían en la vocal final, dicha variación no determina su no confundibilidad, debido a que fonéticamente las letras “e” e “y” por su ubicación tienen una pronunciación muy similar. Expone que para el presente caso debe tenerse en cuenta lo dicho por el Tribunal Andino de Justicia en el proceso I-IP-87, en cuanto a que no se puede descartar la comparación de ciertos elementos predominantes en las mismas, cuando ellos son los que establecen la confundibilidad de las marcas que se cotejan. Enfatiza en que la similitud fonética o auditiva, es la que se deriva de la pronunciación que se da a las palabras que tienen una fonética similar, y que conforme al Tribunal Andino de Justicia para que haya una similitud fonética no se requiere que las marcas cotejadas tengan las mismas letras, sino que en su pronunciación dejen el mismo recuerdo en el público consumidor, como ocurre en el caso en estudio. 4º: Afirma que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 96, ibídem, porque la Administración al decidir sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto, en forma oficiosa debió haber negado la marca solicitada PAUL CALLEY (mixta), por ser confundible con la expresión CALLE, que hace parte de la marca autónoma CALLE(mixta) clase 25 del señor ARTURO

CALLE, pues por la disposición que se hace en dos planos de la marca PAUL CALLEY, se destaca la expresión CALLEY por ser más sonora fonéticamente frente a la expresión PAUL. Además, si se tiene en cuenta que la marca CALLE(mixta) clase 25 es prioritaria en el tiempo, hay un mejor derecho para el actor. Aduce que por el prestigio que tiene el apellido CALLE, que hace parte del nombre ARTURO CALLE, cualquier imitación perjudica sus derechos, debido a la confusión indirecta, en cuanto quien compra un producto PAUL CALLEY puede creer que está comprando un producto CALLE o proveniente del mismo fabricante de las marcas CALLE y AC ARTURO CALLE. 5º: Sostiene que se violó el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 96 de, ibídem, porque tal como se observa en los anexos de la demanda y en lo que se refiere al Certificado de Registro Mercantil, el señor ARTURO CALLE CALLE se inscribió en la Cámara de Comercio como comerciante desde el 22 de marzo de 1972, o sea, hace 28 años, es decir que en virtud de lo dispuesto en el artículo 583, numeral 4, del C. de Co. dio publicidad a su nombre propio y se constituyó en el nombre comercial. De otro lado, anota que el señor ARTURO CALLE CALLE también es titular desde el 12 de julio de 1982 del Depósito de Nombre Comercial ARTURO CALLE (etiqueta). Expone que teniendo en cuenta la prueba documental acompañada con la demanda, se

puede observar que por la gran difusión del nombre comercial ARTURO CALLE, el cual se adquiere por el primer uso, sin necesidad de registro, tal como lo establece el artículo 603 del Código de Comercio, ha debido la Superintendencia de Industria y Comercio protegerlo y negar la marca PAUL CALLEY (mixta) clase 25. 6º: En su opinión, se violó el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque las marcas ARTURO CALLE y CALLE (mixtas), en lo que se refiere al ramo del vestuario y calzado, cumplen con los criterios que establece el artículo 84, ibídem, para determinar que son marcas notoriamente conocidas. Especialmente, por la publicidad por radio y por la cantidad de almacenes ARTURO CALLE que hay en Bogotá y en todo el país. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La sociedad WILCOS S.A. tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderada contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que entre las marcas “PAUL CALLEY”(mixta) clase 25 y “AC ARTURO CALLE”(mixta) clase 25, no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni conceptuales, por lo que la coexistencia de las mismas en el mercado no conduce

a error al público consumidor, siendo la marca controvertida lo suficientemente distintiva, registrable y no encontrándose incursa en causales de irregistrabilidad alguna. La marca PAUL CALLEY, es mixta, contiene elementos que la hacen diferenciables, como son sus letras tipo brush script Bt, compuesta de dos palabras cuyas iniciales van en mayúsculas. Los colores empleados son: dorado, plateado, blanco, negro, rojo, azul, amarillo y café, lo que hace que el consumidor a simple vista encuentre la diferencia, pues no se detiene a descomponerlas, sino que realiza una visión en conjunto. Que como se puede observar, la marca solicitada está compuesta por dos palabras PAUL CALLEY mientras que la registrada lo está por tres, que son: AC ARTURO CALLE; y teniendo en cuenta la visión en conjunto son tan diferentes que es imposible que se cree confusión entre el público consumidor. Además, estas marcas son fonética y gráficamente diferentes. Trae a colación apartes de la interpretación prejudicial proferida en el proceso 09IP-94 sobre la comparación de dos marcas, en la que se hace hincapié en cuanto a que debe tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de una estructura lingüística deberá atenderse antes que nada a la fonética. Aduce que si bien las marcas en comparación comparten la expresión CALLE, ésta es usualmente utilizada en las marcas que identifican productos

comprendidos en la clase 25, que coexisten en el mercado actual y no producen confusión sobre la procedencia de esos productos, por ejemplo, CALLE, CALLEJEROS, CALLE OCHO, GUSTAVO CALLE, CALLI; lo que implica que el señor ARTURO CALLE no puede apropiarse o adueñarse de dicha expresión. Insiste en que la palabra Calle es un nombre genérico, como se puede observar en todas las marcas aducidas, por lo cual no hay posibilidad de confusión. II.1.2. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, manifestó, en síntesis, lo siguiente: Que de los documentos obrantes en el expediente núm. 99.29067, contentivo de la solicitud de registro de la marca PAUL CALLEY(mixta), presentada por la sociedad WILCOS S.A., se concluye que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce que luego de efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada “PAUL CALLEY” (mixta) clase 25 frente a la marca registrada, se concluye en forma evidente que no existen semejanzas conceptuales, gráficas, ortográficas y fonéticas, que conlleven engaño para los consumidores, quienes podrán diferenciarlas, pues no existe confundibilidad; además de que no se configuran las causales de irregistrabilidad a que alude el actor y las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin originar confusión y sin afectar

derechos de terceros. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El actor controvierte la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca “PAUL CALLEY” (mixta) clase 25, con base en la identidad de los productos y servicios amparados por sus marcas “AC ARTURO CALLE” y “CALLE” (mixtas) clase 25, y la supuesta semejanza que existe entre los signos que las identifican, lo que podría llevar confusión al público consumidor. Así pues, la controversia se circunscribe a establecer si existe o no semejanza ente las marcas en conflicto y, por ende, si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada. Para el efecto, la Sala observa lo siguiente: La marca cuestionada, conforme consta a folio 4 del cuaderno de antecedentes, cuya fotocopia se traslada al expediente, se expresa así: De acuerdo con el documento visible a folio 103, ibídem, la marca del actor se presenta al público consumidor, así: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 78IP-2004, rendida en este proceso, enfatizó en que para determinar la identidad o semejanza de los signos marcarios debe establecerse su similitud visual, fonética, ortográfica y conceptual; y que para verificar la existencia del riesgo de confusión el examinador debe tomar en cuenta las reglas que la doctrina y la jurisprudencia

han diseñado, a saber: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos; y deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (folio 185). Conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia, estima la Sala que desde el punto de vista gráfico no existe la similitud a que se alude en la demanda, toda vez que si bien es cierto que en las expresiones CALLE y CALLEY son coincidentes las vocales y consonantes que las conforman, no lo es menos que en la marca solicitada para registro se antecede la expresión “PAUL” y la marca del actor contiene las expresiones “AC ARTURO”, lo que imprime una distintividad tal que hace que una y otra sean diferentes. De la misma manera, esa ausencia de similitud gráfica se traslada al campo fonético, pues es evidente que la expresión “PAUL CALLEY” al pronunciarse no se asemeja a “ARTURO CALLE”. Finalmente, desde el punto de vista conceptual PAUL y ARTURO son nombres que corresponden a personas: Luego, al ir estas expresiones acompañadas de CALLEY y CALLE, surge para el consumidor la idea de que se trata de dos personas y no de una sola. En consecuencia, fue acertada la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca cuestionada, lo que conduce a la Sala a desestimar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de septiembre de 2004.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO