CE-11001-03-24-000-2000-06683-01(6683)-2003

SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS O USUALES - Irregistrabilidad si existe relación directa o conexión con el producto o servicio / ADJETIVOS CALIFICATIVOS - Si no tienen relación directa o conexión con el bien o servicio es registrable / SIGNO DESCRIPTIVO - Regla para determinarlo En relación con las denominaciones genéricas o descriptivas, el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, expresó: “Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: «El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permite el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos”. Y más adelante, agregó: «La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios, el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los

productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. Y, a propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el Tribunal Andino señaló: «La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor - sujeto final de la protección del registro marcario - es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos. «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» CREDITO MULTIDIVISAS - Signo descriptivo que identifica el servicio financiero o bancario / SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es “CREDITO MULTIDIVISAS” al designar el servicio bancario que se pretende proteger / METODO PARA DETERMINAR SI UN SIGNO ES GENERICO - Aplicación A propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el Tribunal Andino señaló: «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la

respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medioes igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» ¿Qué es el servicio financiero? Es un CRÉDITO. ¿Cómo es el Crédito? Es MULTIDIVISAS. La expresión CRÉDITO MULTIDIVISAS, como tal, existe en el idioma castellano y designa exactamente las características esenciales del servicio financiero de crédito que se conoce con esas expresiones. Por tanto, no asiste razón al apoderado de la actora cuando afirma que se trata de una marca evocativa conformada por una palabra nueva con ciertas características de fantasía, pues el carácter genérico del término CRÉDITO y el descriptivo de la palabra MULTIDIVISAS con las que se forma el signo nominativo compuesto no desaparece por el hecho de conjugarlas, pues esta no da lugar a un conjunto gramatical con significado propio. Salta a la vista que de la combinación de los términos CRÉDITO y MULTIDIVISAS no resulta un conjunto novedoso y original, ni con distintividad propia pues su significado es el mismo que corresponde a los términos descriptivos que lo componen. Tampoco es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el servicio que distingue. Designa directa e inequívocamente el servicio que se conoce con la expresión CRÉDITO y describe que su característica esencial es ser MULTIDIVISAS. La marca coincide con el nombre con que en el lenguaje corriente se conocen los créditos en múltiples divisas. Por tanto, no cabe duda de que se trata de una expresión que no es registrable, pues se compone

exclusivamente de términos que connotan el servicio y una característica del CRÉDITO, a saber, que es MULTIDIVISAS.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06683-01(6683)

Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A.

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por el BANCO TEQUENDAMA S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional.

I. LA DEMANDA

El BANCO TEQUENDAMA S.A., domiciliado en Bogotá D.C., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 2415 de 28 de enero de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.1.2. Que es nula la Resolución 012203 de 30 de abril de 1997 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución 2415 y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 11632 de 31 de mayo de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial desató desfavorablemente el recurso de apelación y confirmó la Resolución 2415. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor del BANCO TEQUENDAMA S.A. el registro de la marca CRÉDITO MULTIDIVISAS, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. 1.1.5. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  El BANCO TEQUENDAMA S.A. solicitó el 3 de septiembre de 1992 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS para distinguir «seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios,» servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.  Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 385 de 17 de septiembre de 1993, no se presentó demanda de observaciones por parte de terceros.

 Mediante Resolución 2415 de 28 de enero de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie de servicios para los cuales ha de usarse.  Mediante Resolución 012203 de 30 de abril de 1997 la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la Resolución 2415, por considerar que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS carece de distintividad y es descriptivo de los servicios en los que pretende usarse.  Mediante Resolución 11632 de 31 de mayo de 2000 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 2415 por considerar que la marca solicitada a registro CRÉDITO MULTIDIVISAS: «... Pretende distinguir servicios financieros de crédito que consisten en la asignación de cupos de crédito a clientes del Banco de Colombia o Venezuela, mediante la utilización de divisas que el cliente escoja en Dólares, Bolívares o Pesos; utilización de dinero en forma que el cliente quiera en Curazao, Colombia, Venezuela, Aruba... Así las cosas, consideramos que no es un signo lo suficientemente distintivo para ser considerado como marca, pues indica de manera clara, inmediata y directa el

servicio que se presta, esto es créditos en diversas divisas. Por lo tanto, no es un signo susceptible de apropiación exclusiva por parte de terceros en detrimento de los demás competidores que se verían limitados para utilizar expresiones necesarias para ofrecer sus servicios en el mercado». 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora señala como violado el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo; y los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que al negar el registro del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS por considerarlo genérico y descriptivo, la administración violó el derecho a la igualdad pues ha concedido el registro de otras marcas que se forman con expresiones similares. Sostuvo que con el criterio que aplicó al caso presente, no habría concedido a favor del CITIBANK el registro de la marca MULTICUENTA para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 35 (certificado No. 138126) y en la Clase 36 (certificado138125). Sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 pues aunque el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS se forme con el término genérico CRÉDITO puede ser objeto de registro, ya que da lugar a una marca evocativa, que presenta un carácter novedoso. Manifiesta que existen marcas como INVERCRÉDITO y MULTICUENTA que evocan una idea con relación a los servicios que se prestan con las citadas

expresiones. Argumenta que ni «CRÉDITO MULTIDIVISAS», «MULTICUENTA» o «INVERCRÉDITO» son expresiones descriptivas de los servicios que distinguen ya que los términos que los designan son «CRÉDITO DE MÚLTIPLES DIVISAS», «CUENTA MÚLTIPLE y «CRÉDITO DE INVERSIÓN.» Argumenta que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS no constituye designación común o usual de los servicios que trata, pues en el mercado financiero y de servicios similares se habla de servicios de crédito referidos a múltiples divisas, y no de un CRÉDITO MULTIDIVISAS. Alega que la administración no tuvo en cuenta la diferencia entre marcas evocativas y descriptivas. Insiste en que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS es evocativo y no descriptivo pues los servicios que distingue se designan usualmente en el lenguaje corriente como servicios de CRÉDITO DE MÚLTIPLES DIVISAS y no como CRÉDITO MULTIDIVISAS. Plantea que la administración no demostró que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS es la expresión necesaria que requieren los empresarios del sector para identificar un servicio determinado. Considera que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues al negar el registro del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional la Superintendencia no interpretó correctamente las disposiciones de la Decisión 344, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

II. CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos

acusados reiterando que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS no es registrable para los servicios de la Clase 36 Internacional, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto carece de elemento distintivo que lo haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que describe el tipo de servicios que pretende identificar. Afirma que la expresión CRÉDITO MULTIDIVISAS es descriptiva de los servicios que pretende amparar, por cuanto la partícula «MULTI» indica al consumidor que los servicios que distingue se relacionan con créditos prestados en una multiplicidad de divisas.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora insistió en que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS es suficientemente distintivo y registrable ya que no describe los servicios de la Clase 36 Internacional que pretende distinguir.

Reitera que no es cierto que la expresión CRÉDITO MULTIDIVISAS se emplee en el mercado financiero para describir la especie, cualidades o características de un servicio determinado. Es una nueva palabra con ciertas características de fantasía, que la convierte en una marca evocativa que, por consiguiente es registrable. 3.2. El apoderado de la entidad demandada reiteró que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS no es registrable como marca para distinguir los servicios de la Clase 36 internacional, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según la Resolución 2415 de 28 de enero de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo CRÉDITO MULTIDIVISAS para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional, por considerar que consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para designar la especie de los servicios para los que se aplicaría, por lo que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, prevé: «No podrán registrarse como marca los signos que: .... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse». Los servicios de la Clase 36 Internacional son: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios». Corresponde entonces a la Sala determinar si el signo nominativo CRÉDITO MULTIDIVISAS es genérico o descriptivo de las características de los servicios financieros de la Clase 36 Internacional en los que pretende usarse; o si, como alega la actora, es evocativo. En relación con las denominaciones genéricas o descriptivas, el Tribunal Andino

de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, expresó: «El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos descriptivos está involucrando, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse. ... Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto el Tribunal, ha expresado que: «El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permite el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegará al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca». Proceso 07 - IP2001, G.O.A.C. No. 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). No se podrán registrar los signos genéricos que se refieran directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros

productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria». De otra parte, precisó que las denominaciones descriptivas: «... informan a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor y otras propiedades del producto o servicio» Y más adelante, agregó: «La causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos o servicios que el signo va a cubrir. Si de ese análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, o que es el término usual y común utilizado para señalar o mencionar a los productos y servicios, el signo será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos genéricos, descriptivos o de uso común, que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser cubiertos, por lo que el impedimento para el registro no prospera. ...» Y, a propósito de las reglas que sirven para determinar si un signo es genérico o descriptivo, el Tribunal Andino señaló: «La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor - sujeto final de la protección del registro marcario - es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos. ... «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un

signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medio—es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» (Énfasis fuera de texto) Estas reglas son enteramente aplicables al caso presente, a saber: ¿Qué es el servicio financiero? Es un CRÉDITO. ¿Cómo es el Crédito?

Es MULTIDIVISAS.

La expresión CRÉDITO MULTIDIVISAS, como tal, existe en el idioma castellano y designa exactamente las características esenciales del servicio financiero de crédito que se conoce con esas expresiones. En efecto, el Diccionario de la Lengua Española de la de la Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992, trae las siguientes definiciones: «crédito.- (Del latín creditum-.) Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. ... multi.- (Del latín multi-.) elem. Compos. que significa «muchos»: MULTImillonario, Multinacional. divisa.- 3. Moneda extranjera referida a la unidad del país de que se trata. ...» Por tanto, no asiste razón al apoderado de la actora cuando afirma que se trata de una marca evocativa conformada por una palabra nueva con ciertas características de fantasía, pues el carácter genérico del término CRÉDITO y el descriptivo de la palabra MULTIDIVISAS con las que se forma el signo nominativo

compuesto no desaparece por el hecho de conjugarlas, pues esta no da lugar a un conjunto gramatical con significado propio. Salta a la vista que de la combinación de los términos CRÉDITO y MULTIDIVISAS no resulta un conjunto novedoso y original, ni con distintividad propia pues su significado es el mismo que corresponde a los términos descriptivos que lo componen. Tampoco es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el servicio que distingue. Designa directa e inequívocamente el servicio que se conoce con la expresión CRÉDITO y describe que su característica esencial es ser MULTIDIVISAS. La marca coincide con el nombre con que en el lenguaje corriente se conocen los créditos en múltiples divisas. Por tanto, no cabe duda de que se trata de una expresión que no es registrable, pues se compone exclusivamente de términos que connotan el servicio y una característica del CRÉDITO, a saber, que es

MULTIDIVISAS.

Así, pues, al sostener la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS no es registrable como marca para distinguir los servicios de la clase 36 Internacional, se ajustó a los requisitos que el artículo 81 la Decisión 344 exige para que un signo sea registrable y aplicó correctamente la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección para diferenciar las denominaciones descriptivas de las propiamente evocativas, la Sala concluye que el signo nominativo compuesto CRÉDITO MULTIDIVISAS

carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que proceda su registro como marca, para distinguir los servicios financieros comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional, pues como quedó visto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Fuerza es, entonces, concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, no sin antes advertir que no resulta atendible el argumento de la actora que afirma que la existencia de registros previos para la marca MULTICUENTA en la clase 36 a favor de CITIBANK, obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio a conceder el registro de CUENTA BINACIONAL, en observancia del principio de igualdad. El registro de MULTICUENTA no demuestra que el signo CRÉDITO MULTIDIVISAS sea registrable en la clase 36 Internacional. Por lo demás, tales registros connotan la percepción sobre el riesgo de confusión que en su momento tuvo la Oficina de Signos Distintivos. No le corresponde a la Sala pronunciarse en relación con actos que son del todo ajenos al debate propio de esta instancia atendido el contenido normativo de los actos acusados, pues su competencia al decidir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el caso presente se circunscribe a determinar si el registro de CRÉDITO MULTIDIVISAS está o no incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Se impone, pues, denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de diciembre de 2003

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO