CE-11001-03-24-000-2000-06690-01-2010

PROCESO JUDICIAL POR MARCAS - Suspensión del proceso para interpretación prejudicial de normas comunitarias / NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA - Interpretación prejudicial / INTERPRETACION PREJUDICIAL - Normativa comunitaria andina / INTERPRETACION PREJUDICIAL - Finalidad / SUSPENSION DEL PROCESO - En procesos por registros marcarios / PROCESO JUDICIAL POR MARCAS - Aplicación de normativa interna a actos meramente procesales / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Aplicación en procesos por marcas / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - Aplicación en procesos por marcas / PERENCIONEn procesos por registros marcarios Mediante providencia del 4 de septiembre de 2006 (fls. 428 y 429 de este cuaderno), se suspendió el proceso y se ordenó someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ejecutoriada la decisión anterior, se elaboró la correspondiente carta rogatoria, la cual fue recibida en la Secretaría de la Sección el 16 de julio de 2007, y hasta la fecha la parte actora no ha cancelado las expensas necesarias para el trámite respectivo. La suspensión del proceso, en este caso, está ordenada por el segundo inciso del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, norma supranacional que debe aplicarse por tratarse de un proceso que no es susceptible de recurso alguno pues, por el asunto debatido, esta Corporación debe adelantarlo en única instancia. Dicha suspensión, como se deriva de lo anterior, rige el trámite que la normativa andina ha establecido para

efectos de la actuación que debe realizar el juez comunitario cuando, como aquí sucede, en la demanda se denuncian como violadas normas que hacen parte del derecho comunitario y, por tal razón, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena debe “... interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.” (art. 32 del Tratado). Pero, en tratándose de los actos meramente procesales, como son, entre otros, la admisión de la demanda, las notificaciones, el decreto de pruebas, los traslados para que las partes aleguen de conclusión, rige el trámite consagrado en el ámbito jurídico interno, contenido en el Código Contencioso Administrativo y, por remisión, en el Código de Procedimiento Civil, consideración que se debe predicar de la perención que, en materia contencioso administrativa, está regulada por el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto señala: “Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando éste corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis (6) meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso. “En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará

como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente. “La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si ésta no ha caducado podrá intentarse una vez más. “En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada. “El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en efecto suspensivo”.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 148 / CODIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL REGISTRO MARCARIO - Acción de nulidad relativa / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - En materia marcaria. Causales / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Pretende protección de un derecho subjetivo / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Procedencia de la perención / PERENCION - Procedencia en la acción de nulidad relativa marcaria Al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. La acción de nulidad relativa establecida en el citado artículo, según lo ha precisado la Sección, tiene una la naturaleza sui generis, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser

ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante. En el asunto objeto de análisis en la demanda se controvierte la aplicación de los artículos 128 de la Decisión 344 y el artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, pues se invoca un acto constitutivo de mala fe de parte del titular de la marca registrada mediante el acto administrativo enjuiciado, y además, según se entrará a examinar en adelante, se advierte que el demandante pretende la protección de un derecho subjetivo. Pues bien, a juicio de la Sala, la pretensión de nulidad de la Resolución No. 13263 del 12 de julio de 1999, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca NUTRICIA (nominativa) a favor de la sociedad “Molinos y Piladoras Peter y Cía. Ltda.”, envuelve un claro interés particular para el actor, representado en el hecho de que tal marca le resulta idéntica al nombre comercial de la sociedad “Cesar Hernández C y C Ltda.”, de la cual el señor Kemel Hernández Ahumada, demandante dentro del presente proceso, figura como gerente, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, obrante a folios 7 a 9 de este Cuaderno. Así las cosas, para el señor Hernández Ahumada el acto administrativo censurado busca aprovecharse del prestigio de la sociedad que dirige y engañar a terceros respecto del origen del producto que se comercializa. Así lo expresó el demandante en su

escrito: “…el señor Pedro Mancipe en calidad de propietario de Molinos y Piladora Peter Cía. Ltda., solicitó el registro en un acto de mala fe ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca NUTRICIA, donde busca apoderarse de dicha marca y perjudicar moral, comercialmente y económicamente el esfuerzo, el ingenio y dedicación de muchos años de los propietarios reales de dicha marca.” En tal sentido, dado el interés que la acción comporta para el demandante, es claro que el mismo tiene el deber de asumir unas cargas procesales y que, si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, en particular la declaratoria de perención del proceso como resultado de la paralización del proceso por más de seis meses por falta de impulso cuando éste corresponde al demandante.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172 / DECISION 344 DE LA COMISION

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 128

PERENCION DEL PROCESO - Procedencia en acción de nulidad relativa marcaria / ACCION DE NULIDAD RELATIVA - Asimilable a efectos de la perención a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / PERENCION DEL PROCESO - Por no acreditar pago de expensas para tramite de interpretación prejudicial En el anterior contexto, considera el Despacho que resulta plenamente aplicable en el caso sub examine lo dispuesto en el artículo 148 del C.C.A., como quiera

que la acción impetrada, dado su contenido y alcance, propiamente no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos procesales, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte demandante se cree lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos y consecuencialmente solicita el restablecimiento de los mismos. Al descender al caso concreto se advierte que mediante providencia del 4 de septiembre de 2006 (fls. 428 y 429 de este cuaderno), se suspendió el proceso y se ordenó someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; que luego de la ejecutoria de la anterior decisión se elaboró la correspondiente carta rogatoria (fls. 431 a 441), la cual fue recibida en la Secretaría de la Sección el 16 de julio de 2007 (fl. 441 vto.), y que hasta la fecha la parte actora no ha cancelado las expensas necesarias para tramitar la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (fl. 446), pese a habérsele requerido para tal efecto mediante auto del 4 de agosto de 2008 (folio 444). Es claro entonces que como el proceso permaneció por más de seis meses en la secretaría, debido a la inactividad de la parte actora, quien no acreditó oportunamente el pago de las expensas necesarias para la tramitación de la interpretación prejudicial ordenada en el proceso, la consecuencia procesal que se sigue es la declaratoria de perención del proceso, en los términos del artículo

148 del C.C.C., pues, como antes se dijo, para estos efectos rige en la actuación la ley procesal interna.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO

148

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06690-01

Actor: KEMEL ALBERTO HERNANDEZ AHUMADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: AUTO INTERLOCUTORIO En informe visto a folio 446 de este cuaderno el Secretario de la Sección Primera, informa al Despacho que desde el 16 de julio de 2007 el expediente ha permanecido en esa dependencia sin que la parte actora hubiese suministrado las expensas necesarias para tramitar la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, se considera: 1.- Mediante providencia del 4 de septiembre de 2006 (fls. 428 y 429 de este cuaderno), se suspendió el proceso y se ordenó someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ejecutoriada la decisión anterior, se elaboró la correspondiente carta rogatoria, la cual fue recibida en la Secretaría de la Sección el 16 de julio de 2007, y hasta la fecha la parte actora no ha cancelado las expensas necesarias para el trámite

respectivo. 2.- La suspensión del proceso, en este caso, está ordenada por el segundo inciso del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, norma supranacional que debe aplicarse por tratarse de un proceso que no es susceptible de recurso alguno pues, por el asunto debatido, esta Corporación debe adelantarlo en única instancia. Dicha suspensión, como se deriva de lo anterior, rige el trámite que la normativa andina ha establecido para efectos de la actuación que debe realizar el juez comunitario cuando, como aquí sucede, en la demanda se denuncian como violadas normas que hacen parte del derecho comunitario y, por tal razón, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena debe “... interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.” (art. 32 del Tratado). 3.- Pero, en tratándose de los actos meramente procesales, como son, entre otros, la admisión de la demanda, las notificaciones, el decreto de pruebas, los traslados para que las partes aleguen de conclusión, rige el trámite consagrado en el ámbito jurídico interno, contenido en el Código Contencioso Administrativo y, por remisión, en el Código de Procedimiento Civil, consideración que se debe predicar de la perención que, en materia contencioso administrativa, está regulada por el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto señala: “Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando éste corresponda al demandante, permanezca

el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis (6) meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso. “En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente. “La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si ésta no ha caducado podrá intentarse una vez más. “En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada. “El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en efecto suspensivo”. 4.- En este asunto el señor Kemel Alberto Hernández Ahumada, presentó demanda en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A., contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 13263 del 12 de julio de 1999, por medio de la cual se concedió el registro de la marca NUTRICIA (nominativa) en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad Molinos y Piladoras Peter y Compañía Limitada. 5.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, la autoridad nacional competente decretará de oficio o a

solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 1 “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. (…)” (Negritas fuera de texto). La acción de nulidad relativa establecida en el citado artículo, según lo ha precisado la Sección, tiene una la naturaleza sui generis, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante. En el asunto objeto de análisis en la demanda se controvierte la aplicación de los artículos 128 de la Decisión 344 y el artículo 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, pues se invoca un acto constitutivo de mala fe de parte del titular de la marca registrada mediante el acto administrativo enjuiciado, y además, según se entrará a examinar en adelante, se advierte que el demandante pretende la protección de un derecho subjetivo. Pues bien, a juicio de la Sala, la pretensión de nulidad de la Resolución No. 13263

del 12 de julio de 1999, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio registró la marca NUTRICIA (nominativa) a favor de la sociedad “Molinos y Piladoras Peter y Cía. Ltda.”, envuelve un claro interés particular para el actor, representado en el hecho de que tal marca le resulta idéntica al nombre comercial de la sociedad “Cesar Hernández C y C Ltda.”, de la cual el señor Kemel Hernández Ahumada, demandante dentro del presente proceso, figura como gerente, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, obrante a folios 7 a 9 de este Cuaderno. Así las cosas, para el señor Hernández Ahumada el acto administrativo censurado busca aprovecharse del prestigio de la sociedad que dirige y engañar a terceros respecto del origen del producto que se comercializa. Así lo expresó el demandante en su escrito: “…el señor Pedro Mancipe en calidad de propietario de Molinos y Piladora Peter Cía. Ltda., solicitó el registro en un acto de mala fe ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca NUTRICIA, donde busca apoderarse de dicha marca y perjudicar moral, comercialmente y económicamente el esfuerzo, el ingenio y dedicación de muchos años de los propietarios reales de dicha marca.”2 En tal sentido, dado el interés que la acción comporta para el demandante, es claro que el mismo tiene el deber de asumir unas cargas procesales y que, si no 2 Folio 68 de este Cuaderno. cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento

jurídico prevé para tales casos, en particular la declaratoria de perención del proceso como resultado de la paralización del proceso por más de seis meses por falta de impulso cuando éste corresponde al demandante. 6.- En el anterior contexto, considera el Despacho que resulta plenamente aplicable en el caso sub examine lo dispuesto en el artículo 148 del C.C.A., como quiera que la acción impetrada, dado su contenido y alcance, propiamente no corresponde a una acción de nulidad simple, sino que se trata de una acción de nulidad sui generis, asimilable para ciertos efectos procesales, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que la parte demandante se cree lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica y solicita la nulidad del acto administrativo que estima vulnera sus derechos y consecuencialmente solicita el restablecimiento de los mismos. 7.- Al descender al caso concreto se advierte que mediante providencia del 4 de septiembre de 2006 (fls. 428 y 429 de este cuaderno), se suspendió el proceso y se ordenó someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; que luego de la ejecutoria de la anterior decisión se elaboró la correspondiente carta rogatoria (fls. 431 a 441), la cual fue recibida en la Secretaría de la Sección el 16 de julio de 2007 (fl. 441 vto.), y que hasta la fecha la parte actora no ha cancelado las expensas necesarias para tramitar la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (fl. 446), pese a habérsele requerido para tal efecto mediante auto del 4 de agosto de

2008 (folio 444). Es claro entonces que como el proceso permaneció por más de seis meses en la secretaría, debido a la inactividad de la parte actora, quien no acreditó oportunamente el pago de las expensas necesarias para la tramitación de la interpretación prejudicial ordenada en el proceso, la consecuencia procesal que se sigue es la declaratoria de perención del proceso, en los términos del artículo 148 del C.C.C., pues, como antes se dijo, para estos efectos rige en la actuación la ley procesal interna. Por lo anteriormente expuesto, el Despacho, R E S U E L V E: Primero.- Decretar la perención del presente proceso. Segundo.- Por Secretaría, súrtase el trámite que señala el inciso segundo del artículo 148 del C.C.A. Notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 12 de agosto de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO