CE-11001-03-24-000-2000-06718-01(6718)-2003

MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO - Las de uso generalizado se consideran como expresión local / IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia ortográfica, fonética y conceptualmente entre CLASICC y CLASSIC / SIGNO DESCRIPTIVO - Lo son CLASICC, CLASICO y CLASICA, como expresión de estilo tradicional / REPRODUCCION O IMITACION DE SIGNO - Evidencia tanto fonética como ortográficamente En relación con las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo que la descriptividad de las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberá apreciarse como si se tratara de una expresión local. Esta regla se aplica a la expresión CLASICC ideológicamente idéntica a la del idioma inglés CLASSIC pues su significado conceptual, que en español corresponde a CLÁSICO o CLÁSICA, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. Para la Sala no cabe duda de que la expresión CLASICC es conceptual y fonéticamente idéntica a CLASSIC; gráfica y ortográficamente es casi idéntica pues mantiene el mismo orden de disposición de idénticos elementos comunes. La supresión de una letra S en la segunda sílaba y la adición de la consonante C en la sílaba terminal no hace que CLASICC sea diferente de CLASSIC, pues su significado y pronunciación siguen siendo idénticos y sus semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales tampoco desaparecen. Fuerza es, entonces, concluir que constituye la reproducción o imitación del vocablo CLASSIC pues no contiene ningún otro elemento que pudiera calificarse como

distintivo ni como medio a través del cual se diese al consumidor simplemente una idea sobre el estilo del producto pero conservando el signo su distintividad, como ocurre con las marcas evocativas. Por tanto, no le asiste razón al apoderado del tercero interesado, pues quedó desvirtuado que se trate de una expresión de fantasía. Por consiguiente, su descriptividad debe apreciarse como si se tratara de su equivalente en español CLÁSICO – CLÁSICA. Para la Sala no cabe duda que la expresión CLASICC está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, pues CLASSIC, CLÁSICO y CLÁSICA son expresiones que en el lenguaje corriente se emplean para describir un estilo que se caracteriza por la simplicidad del diseño con trazos básicos, al que no se incorporan los elementos de diseño según la última tendencia de la moda, por lo que representa la línea o estilo tradicional, y por lo mismo, es aquel que no pasa de moda. MARCA EN IDIOMA EXTRANJERO - Las de uso común o descriptivo no son registrables / MARCA DEBIL - Lo es el signo descriptivo en idioma extranjero de uso común / SIGNO DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJEROIrregistrabilidad debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua Al respecto el Tribunal señaló: Al tenor de lo establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier

idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer, a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros...» El no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en signos débiles que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilen a aquellos» (Expediente 23 - IP - 2000 de 15 de marzo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 551 de 3 de abril del mismo año).» El apoderado de RITCHI S.A. reconoció que un sin número de productos usan las expresiones CLÁSICO o CLÁSICA como complemento de su marca principal, tales como EVERFIT CLÁSICO; COLCHONES ELDORADO CLÁSICO, LEONISA LÍNEA CLÁSICA. Este criterio reafirma el ya evidente carácter descriptivo del vocablo en mención.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06718-01(6718)

Actor: FILODORO CALZE S.P.A.

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por FILODORO CALZE S.P.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a RITCHI S.A. el registro de la marca CLASICC

(nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

I. LA DEMANDA FILODORO CALZE S.P.A., domiciliada en Casalmoro (Italia), mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 38400 de 16 de septiembre de 1994, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa CLASICC a favor de RITCHI S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por un período de 10 años. 1.1.2. Que se ordene la cancelación del certificado de registro 162730 de 16 de septiembre de 1994 correspondiente a la marca nominativa CLASICC a favor de RITCHI S.A., para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial. 1.2. Los Hechos

 Mediante la Resolución 38400 de 16 de septiembre de 1994 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a RITCHI S.A. el registro de la marca CLASICC, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional.  Las palabras CLÁSICO en español y CLASSIC en inglés, indican en el medio del arte, del diseño, de la ropa y la moda, una característica, un estilo. En el mundo de la moda, se conoce como estilo clásico el que no pasa de moda. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, vigésima primera edición, consigna las siguientes definiciones de la palabra clásico: «Clásico, ca. (Del lat. Classicus,) adj, Dícese del autor o de la obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier literatura o arte. U.t.c.s./ 2. Principal o notable en algún concepto. / 3. Perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana, y a los que en los tiempos modernos los han imitado. U.t.c.s./ 4. Partidario del clasicismo. U.t.c.s. 5. Aplicase a la música de tradición culta y a otras artes relacionadas con ella. 6. Que no se aparta de lo tradicional, de las reglas establecidas por la costumbre y el uso. Un traje de corte CLÁSICO.» El Pequeño Larousse ilustrado, edición para Colombia, 1995, define la palabra CLÁSICO, CA, así:

«CLÁSICO, CA. Adj, Dícese del escritor o de la obra que se considera como modelo en cualquier literatura: Calderón y Lope de Vega son escritores clásicos./ Muy notable y digno de imitación: una oda clásica./ Perteneciente a la literatura y al arte antiguos y a los que en tiempos modernos los han imitado: la escultura clásica de principios de siglo diecinueve era muy fría ./ Fig. Partidario del clasicismo./ Fig. Que no pasa de moda: llevar un traje clásico.» El Diccionario Grijalbo del español actual consigna la siguiente definición: «CLÁSICO, CA. Adj. y s. Se aplica al autor, o a la obra lit. o artística que puede tomarse como modelo./ Se dice de los autores o de las obras artísticas de la antigüedad grecolatina./ seguidor del clasicismo./ Sobresaliente en algo. / Se dice de las cosas, esp. de la ropa, que no pasan de moda.» The American Heritage Dictionary Of The English Language, tercera edición, la define en los siguientes términos: «Classic. Adj. 1.a. Belonging to the highest rank or class. b. Serving as the established model or standard: a classic example of colonial architecture. c. Having lasting significance or worth: enduring. 2.a. Adhering or conforming to established standards and principles: a classic piece of research. b. of a wellknow type: typical: a classic mistake. 3. Abbr. Class. of a characteristic of the literature, art. and culture of ancient Greece and Rome: classical. 4. a. Formal, refine, and restrained in style. b. Simple and harmonious: elegant: the classic cut of a suit; the classic lines of a clipper ship. 5. Having historical or literary

associations: classic battlefields of the Civil War. - classic 1. An artist, author, or work generally considered to be of the highest rank or excellence, especially one of enduring significance. 2. A work recognized as definitive in its field. 3.a. A literally work of ancient Greece or Rome. b. classics. The languages and literature of ancient Greece and Rome . Used with the. C. One that is of the highest rank or class: The car was a classic of automotive design. 4. A typical or traditional example 5. Informal. A superior or unusual example of its kind: The reason he gave for being late was a classic. 6. A traditional event, especially a major sporting event that is held annually: a golf classic.  Es un derecho de todo comerciante de prendas de vestir, bien sea productor, distribuidor o vendedor, poder indicar cuál es su estilo. Así también los consumidores tienen el derecho a ser informados del estilo de las prendas de vestir que se les ofrecen en el comercio.  Tanto RITCHI S.A. como FILODORO CALZE S.P.A. producen y venden medias para mujer. RITCHI S.A. pretende monopolizar el uso de la palabra CLÁSICO o su variación en inglés CLASSIC al sostener que estas denominaciones constituyen una imitación de su marca CLASICC, para impedir que sus competidores la utilicen como elemento descriptivo del estilo de las prendas o artículos que ofrecen al público consumidor. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora señala como violados los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, a cuyo tenor no son registrables como marcas aquellas expresiones que sirven en el comercio para indicar, entre otras cosas, las características de los productos

que distinguen. Plantea que el sentido de esta prohibición es doble. Por un lado, desde el punto de vista sustancial, cuando una marca no es esencialmente distintiva no es susceptible de registro válido; por otro, reconoce que los oferentes tienen el derecho a indicar las características de sus productos, y los consumidores el de conocerlas. Expresa que el signo que indica una característica propia inherente al producto o del servicio no es susceptible de apropiación individual, pues se otorgaría un monopolio de uso sobre un término que designa una característica de la mercancía. Plantea que contrariando esta prohibición, la Superintendencia otorgó a RITCHI S.A. un derecho exclusivo al uso de una expresión que describe una característica del estilo de los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. Manifiesta que el signo CLASICC tiene el mismo significado que las palabras CLÁSICO, CLÁSICA y CLASSIC, y que no era registrable en la Clase 25 internacional pues indica una característica de los artículos de esa clase, en tanto la definición de clásico en materia de ropa significa un estilo: aquel que no pasa de moda.

II. LA CONTESTACIÓN Fueron vinculados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada y RITCHI S.A. en calidad de tercero interesado con interés como titular de la marca CLASICC. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que la marca CLASICC es suficientemente distintiva, no es genérica ni descriptiva de los productos de la Clase 25 Internacional, ni una designación usual

de los mismos. 2.2. RITCHI S.A. sostuvo que CLASICC es una palabra inventada, que carece de traducción al inglés o al español, es sugestiva o evocativa, y por lo tanto, diferente a CLASSIC, toda vez que su escritura y pronunciación son distintas. Sostiene que aunque CLASICC tiene letras en común con CLÁSICO, CLÁSICA y CLASSIC, se diferencia de estas tanto fonética como ideológicamente Plantea que la reclamación que hizo a la actora la motivó el hecho de que usa la expresión CLASSIC como marca de fábrica y comercio de sus medias, y que no es cierto que la emplee como descriptiva del estilo pues en el signo utilizado por FILODORO la parte esencial y predominante es CLASSIC y by Filodoro que es el nombre del fabricante, es secundario. Manifiesta que no ha formulado reclamos a competidores del mercado que utilicen las expresiones CLÁSICO o CLÁSICA para anunciar el estilo de sus productos. Hay infinidad de productos que usan las expresiones CLÁSICO o CLÁSICA como complemento de su marca principal. EVERFIT CLÁSICO; COLCHONES ELDORADO CLÁSICO, LEONISA LÍNEA CLÁSICA; y que en el mercado existen otras marcas que usan ésta expresión como por ejemplo HANES CLÁSICO y HANES CLASSIC para ropa interior y que éstos signos no han afectado la normal comercialización del producto marcado con el signo CLASICC de RITCHI S.A. .De otra parte manifiesta que la actora ya había ejercido la acción de nulidad en el Expediente 4918 y que mediante auto de 2 de junio de 2000 el Magistrado

Sustanciador (C.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa) decretó la perención del proceso.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión. 3.1. La actora insiste en la nulidad del registro de la marca CLASICC ya que significa CLÁSICO, que describe un estilo en el mundo de la moda de vestir. 3.2. El apoderado de la entidad demandada insistió en la legalidad de los actos acusados y que no se violó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues la marca CLASICC para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la nomenclatura vigente no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) de su artículo 82 . 3.3. El apoderado de RITCHI S.A. sostiene que CLASICC cumplió con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica para que procediera su registro como marca según los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, para entonces vigente.

Reitera que CLASICC es una creación propia y que no puede afirmarse que pertenece al uso común, pues se trata de una denominación evocativa o sugestiva, muy original y de fantasía. Además es notorio el hecho de que la marca CLASICC representa una expresión distinta del género o cualidad esencial de los productos que distingue y que el examen de sus aspectos visuales, fonéticos e ideológicos así permite concluirlo.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de dicho Acuerdo

indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES La actora considera que al conceder a RITCHI S.A. el registro de la marca nominativa CLASICC para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 81 y el literal d) de la Decisión 344 pues describe una característica del estilo de los productos que pretende distinguir.

El artículo 82, literal d) de la Decisión 344, prevé: «No podrán registrarse como marca los signos que: .... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.» Los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional en la cual se concedió el registro del signo nominativo CLASICC, son: «Vestidos, calzados, sombrerería.» Le corresponde entonces a la Sala determinar si, como lo alega la actora, la expresión CLASICC describe una característica referida al estilo de los productos de la Clase 25 Internacional o si como lo sostiene la Superintendencia y el tercero interesado, se trata de una marca evocativa, no sin antes señalar que se abstendrá de pronunciarse en relación con la reclamación que RITCHI S.A. cursara a la actora, la cual es del todo ajena al debate propio de esta instancia

atendido el contenido normativo de los actos acusados, pues el objeto de la acción de nulidad es establecer si el registro de CLASICC incurrió o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. La perención declarada en oportunidad anterior no impide a la actora ejercer nuevamente la acción de nulidad pues según el artículo 148 CCA esta tan solo «...pone fin al proceso.» En relación con las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo que la descriptividad de las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberá apreciarse como si se tratara de una expresión local. Esta regla se aplica a la expresión CLASICC ideológicamente idéntica a la del idioma inglés CLASSIC pues su significado conceptual, que en español corresponde a CLÁSICO o CLÁSICA, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. Para la Sala no cabe duda de que la expresión CLASICC es conceptual y fonéticamente idéntica a CLASSIC; gráfica y ortográficamente es casi idéntica pues mantiene el mismo orden de disposición de idénticos elementos comunes. La supresión de una letra S en la segunda sílaba y la adición de la consonante C en la sílaba terminal no hace que CLASICC sea diferente de CLASSIC, pues su significado y pronunciación siguen siendo idénticos y sus semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales tampoco desaparecen. Fuerza es, entonces, concluir que constituye la reproducción o imitación del vocablo CLASSIC pues no contiene ningún otro elemento que pudiera calificarse

como distintivo ni como medio a través del cual se diese al consumidor simplemente una idea sobre el estilo del producto pero conservando el signo su distintividad, como ocurre con las marcas evocativas. Por tanto, no le asiste razón al apoderado del tercero interesado, pues quedó desvirtuado que se trate de una expresión de fantasía. Por consiguiente, su descriptividad debe apreciarse como si se tratara de su equivalente en español CLÁSICO – CLÁSICA.

Al respecto el Tribunal señaló: «...Cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común. Al tenor de lo establecido en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer, a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países

Miembros...» Y en relación con las denominaciones descriptivas, expresó: «La denominación descriptiva guarda relación directa con el producto o servicio para el cual ha de usarse; informa al consumidor o al usuario de modo exclusivo, acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otros datos, características o informaciones de dicho producto o servicio. Si las características del producto o servicio que describe son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado; además el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. El no registro se justifica, también, en la medida en que estos signos, al servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, verán disminuida su capacidad distintiva y se convertirán en signos débiles que, por ser pasibles de utilización en diversos productos, afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilen a aquellos» (Expediente 23 - IP - 2000 de 15 de marzo de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 551 de 3 de abril del mismo año).» Para la Sala no cabe duda que la expresión CLASICC está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, pues CLASSIC, CLÁSICO y CLÁSICA son expresiones que en el lenguaje corriente se emplean para describir un estilo que se caracteriza por la simplicidad del diseño con trazos básicos, al que no se incorporan los elementos de diseño según la última tendencia de la moda, por lo que representa la línea o estilo

tradicional , y por lo mismo, es aquel que no pasa de moda. El apoderado de RITCHI S.A. reconoció que un sin número de productos usan las expresiones CLÁSICO o CLÁSICA como complemento de su marca principal, tales como EVERFIT CLÁSICO; COLCHONES ELDORADO CLÁSICO, LEONISA LÍNEA CLÁSICA. Este criterio reafirma el ya evidente carácter descriptivo del vocablo en mención. Se impone, pues, acceder a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- Declárase la nulidad de la Resolución 38400 de 16 de septiembre de 1994 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa CLASICC a favor de RITCHI S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por un período de 10 años. Segundo.- Ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado 162730, correspondiente al registro de la marca nominativa CLASICC. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos del proceso, por no haberse utilizado.

Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 27 de noviembre de 2003.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA