CE-11001-03-24-000-2000-06721-01(6721)-2003

SIMILITUD DE MARCAS - Inexistencia entre “LA BRASA ROJA” y “LA CHISPA ROJA”, tanto en parte denominativa, en parte gráfica como en lemas / DISTINTIVIDAD DE MARCA - Existencia de LA CHISPA ROJA frente a LA BRASA ROJA en partes denominativa y gráfica / COTEJO MARCARIOVisión de conjunto sin descomponer su unidad fonética o gráfica / LEMAS COMERCIALESY MARCAS - Cotejo El examen debe hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Desde el punto de vista fonético, es claro que la expresión ROJA es idéntica en ambas marcas, diferenciándose por los vocablos CHISPA y BRASA los cuales fonéticamente suenan distinto, expresiones que, por lo mismo, se constituyen en el elemento diferenciador. Aunque gráficamente pueda existir similitud, ya que en ambas marcas aparece una gallina, aparecen las siguientes particularidades: En el caso de LA BRASA ROJA, aparece un círculo en el cual se lee: “el sabor que antoja”, mientras que en el signo de LA CHISPA ROJA la leyenda dice “el sabor que te da gusto”. En el primer caso las letras son de color rojo sobre fondo blanco y en el segundo de color amarillo sobre fondo magenta, lo que las hace diferentes. Estas leyendas constituyen lo que se denomina como “lemas comerciales”. Examinado el riesgo de confundibilidad existente entre ambas marcas de modo que pueda inducirse a error al público consumidor, la Sala considera que éste no existe puesto que la marca LA CHISPA ROJA es lo suficientemente distintiva tanto por el vocablo CHISPA que la caracteriza y diferencia tanto por los colores utilizados que son sustancialmente distintos,

existiendo diferencia entre las marcas en forma tal que mal podría el consumidor creer que está entrando al mismo establecimiento. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”. LEMA COMERCIAL - Definición / ARCA ASOCIADA - Concepto / MARCAS SOBRE ALIMENTOS - Inapropiabilidad de los modos de preparación Los lemas comerciales son definidos así por el artículo 175 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 175. (...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia está sujeta a la del signo. Los lemas se han denominado “marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal a la cual acompañan. Y conceptualmente existe identidad entre ambas marcas puesto que ambas se refieren a idéntico servicio, modo de preparación de alimentos: el pollo asado o a la brasa. Pero resulta que de la evocación del modo de preparación de

los alimentos nadie se puede apropiar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., agosto veintinueve (29) del año dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2000-06721-01(6721)

Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 10443 del 31 de mayo de 1999, por la cual se niega el registro de una marca, Resolución 19469 del 20 de septiembre del mismo año, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, y Resolución 11685 del 31 de mayo de 2000, que resolvió el recurso de apelación confirmando las anteriores expedidas todas por la Superintendencia de

Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 10.443 del 31 de mayo de 1999, 19.469 del 20 de septiembre del mismo año y 11685 del 31 de mayo de 2000, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición formulada por la Compañía Inversora El Cóndor S.A. y se ampare el registro de la marca LA CHISPA ROJA para distinguir productos restringidos de la Clase 42 Internacional, a favor de la sociedad Inversiones Castro Pinzón Hermanos Ltda. Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La sociedad Inversiones Castro Pinzón Hermanos Ltda. solicitó el registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta) para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La Compañía Inversora El Cóndor S.A. se opuso al registro argumentando que la marca LA CHISPA ROJA (mixta), clase 42, es confundible con la marca LA BRASA ROJA (mixta) de la Clase 42, de su propiedad. La División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículo 81 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca LA CHISPA ROJA (mixta) es un signo perceptible, suficientemente distintivo y

susceptible de representación gráfica. También se ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 42, de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otros empresarios. La etiqueta de la marca LA CHISPA ROJA es absolutamente distintiva; sus elementos gráficos, la disposición especial de las letras, colores y caracteres ortográficos, impiden la confusión con la marca LA BRASA ROJA. Se viola además el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al determinarse que la marca era confundible con la BRASA ROJA, para distinguir los mismos productos o servicios. Se vulneró no solamente esta norma sino los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 por interpretación errónea, por cuanto la División de Signos Distintivos al decidir sobre la confundibilidad de las marcas, determinó sin ser correcto, que la marca solicitada era confundible con la marca LA BRASA ROJA, olvidando que el análisis de confundibilidad debe hacerse con gran esmero y cuidado adentrándose primero en identificar si se trata de marcas mixtas en las cuales, según la jurisprudencia del Tribunal, el elemento denominativo suele ser el más característico teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras. Observando las marcas en su conjunto se concluye en que existe una gran distintividad entre ellas, no existiendo confundibilidad entre ellas. No es posible que un consumidor final entre a un establecimiento de la CHISPA ROJA pensando que lo está haciendo a la BRASA ROJA, pues sus elementos en conjunto presentan una gran diferencia.

Gramatical, fonética y gráficamente, los signos LA CHISPA ROJA y LA BRASA ROJA no se prestan a confusión. Teniendo en cuenta todos y cada uno de los aspectos de cada marca como lo son el color, dibujo, forma, disposición de las imágenes, disposición de las letras, combinación de tonos, significado e ideología de cada marca, se concluye que es imposible que puedan ser percibidas como la misma o involucrada la una con la otra. Es casi imposible confundir el color rojo de las letras de LA BRASA ROJA con el color amarillo de las letras de LA CHISPA ROJA, el negro de los delineados de LA BRASA ROJA con el azul de los delineados de LA CHISPA ROJA, el color blanco del fondo de LA BRASA ROJA con el magenta y gris claro del fondo de la CHISPA ROJA. Agrega que también se violó el artículo 13 de la Constitución Política en concordancia con el inciso 6 del artículo 3 del C.C.A. Y considera que ha existido discriminación por parte de la Superintendencia ya que en anteriores oportunidades, expresó: ”Ahora bien, para realizar el estudio de confundibilidad entre los signos distintivos “La Chispa Roja “ y “La Chispa Rojo Martínez”, como nombre comerciales, debemos tener en cuenta que estos poseen como común denominador la expresión “chispa” no obstante encontramos que la expresión “al Rojo Martínez” se convierte en un elemento lo suficientemente diferenciador, máxime si tenemos en cuenta que el signo distintivo confrontado se compone además de la palabra “roja”....” Algo parecido se dio entre la enseña comercial LA CHISPA y el nombre comercial

de CHISPAZO.

Se violó el artículo 13 de la Carta ya que la División de Signos Distintivos, desconociendo los principios de igualdad de las personas ante la ley y la imparcialidad de las autoridades administrativas al negar a Inversiones Castro Pinzón Hnos. Ltda. el registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta), Clase 42. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: La parte demandante presentó ante la División de Signos Distintivos una solicitud de registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42. La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca y declaró fundada la observación presentada por la sociedad Inversora Cóndor S.A., por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y b) del artículo 83 de la Decisión 344. La marca LA CHISPA ROJA (mixta) es irregistrable ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error...”.

Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca LA BRASA ROJA (mixta) registrada a favor de la sociedad Compañía Inversora el Cóndor S.A., Clase 42, frente a la marca LA CHISPA ROJA (mixta) solicitada por la sociedad Inversiones Castro Pinzón Hnos. Ltda., para distinguir productos de la clase 42, se concluye en forme evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, fonéticos y semánticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen. Si se observan las marcas antes mencionadas en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombre y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas. La marca LA CHISPA ROJA (mixta) es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión 344, ya que no es lo suficientemente distintiva configurándose la semejanza entre ésta y la marca registrada LA BRASA ROJA, lo que induciría al público en error . e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:

Por auto del diecinueve (19) de enero de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veinticinco (25) de abril 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte tercera interesada. Mediante comunicación del veinticinco (25) de julio de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “ 1. Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 eiudem.

2. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público

consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

3. En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este bien o prestación. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

4. Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos o servicios. Para esta determinación no bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en disputa, toda vez que se hace lealmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado.

5. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto

de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esa razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

6. Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, presentar observaciones al registro de la marca solicitada, sobre la base de una marca registrada o de la solicitud ya presentada.

Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá sobre el particular a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo allegado y probado en autos”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA El presente proceso se dirige a obtener la nulidad de las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron el registro de la marca LA CHISPA ROJA (mixta) para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza se refiere a “varios”. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra que solo pueden registrarse los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Y agrega que se entiende por marca “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado,

los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En los artículos 82 y 83, ibídem, se establecen los casos de irregistrabilidad como marcas de signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los impedimentos que allí se señalan, como, por ejemplo, el de los literales a) y d) del artículo 83 que dicen: “Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. Para efectuar el análisis de registrabilidad y confundibilidad, es necesario tener en cuenta las reglas creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que son las siguientes:

“1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las confrontadas, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, ob. Cit. p. 215). Sin embargo, ese examen de conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

2. En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los que la conforman –denominativo o gráficoes el característico. Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá continuarse con el examen del caso a la luz de las reglas subsiguientes.

3. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualmente y no en forma simultánea. a) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Al decir del profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos

distintos que en las mismas aparezcan. b) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas. c) La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo empleados para la aplicación de esta regla los siguientes criterios: El cuanto al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, el examinador deberá apreciar la posición de la misma así como la posible confundibilidad que de ellas se desprenda; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que la “sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión....asume importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación” (Fernández-Novoa, Ob. Cit.p. 206). Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta, además, la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante – para determinar la confusiónla coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de

las marcas confrontadas otorga el resto del elemento denominativo de la marca suficiente carga diferencial para lograr la distintividad necesaria a los fines de su registro”. (Interpretación prejudicial sentencia 56IP-2000 del 6 de septiembre del año 2000, correspondiente a la marca “EFFER”, publicada en la G.O.A.C. N° 602 del 21 de septiembre de 2000). No debe olvidarse que en el caso de las marcas mixtas, como en la que nos ocupa a la Sala, por regla general, predomina el elemento denominativo, en este caso LA CHISPA ROJA, sobre el gráfico. Así lo ha determinado el Tribunal de la Comunidad Andina de Justicia cuando señaló: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”. (Sentencia del 9 de diciembre de 1988, proceso 04-IP-88, publicada en la G.O.A.C. N° 39 del 29 de enero de 1989, caso:

DAIMLER).

Y en la Interpretación Prejudicial rendida con ocasión del presente proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que “la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del

mismo productor o fabricante”. En el presente caso, las marcas en conflicto son: El examen debe hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Desde el punto de vista fonético, es claro que la expresión ROJA es idéntica en ambas marcas, diferenciándose por los vocablos CHISPA y BRASA los cuales fonéticamente suenan distinto, expresiones que, por lo mismo, se constituyen en el elemento diferenciador. Aunque gráficamente pueda existir similitud, ya que en ambas marcas aparece una gallina, aparecen las siguientes particularidades: En el caso de LA BRASA ROJA, aparece un círculo en el cual se lee: “el sabor que antoja”, mientras que en el signo de LA CHISPA ROJA la leyenda dice “el sabor que te da gusto”. En el primer caso las letras son de color rojo sobre fondo blanco y en el segundo de color amarillo sobre fondo magenta, lo que las hace diferentes. Estas leyendas constituyen lo que se denomina como “lemas comerciales”. Los lemas comerciales son definidos así por el artículo 175 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 175. (...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia está sujeta a la del signo. Los lemas se han denominado “marcas asociadas” que siguen la suerte de la marca principal a la cual acompañan. Y conceptualmente existe identidad entre ambas marcas puesto que ambas se refieren a idéntico servicio, modo de preparación de alimentos: el pollo asado o a la brasa. Pero resulta que de la evocación del modo de preparación de los

alimentos nadie se puede apropiar. Examinado el riesgo de confundibilidad existente entre ambas marcas de modo que pueda inducirse a error al público consumidor, la Sala considera que éste no existe puesto que la marca LA CHISPA ROJA es lo suficientemente distintiva tanto por el vocablo CHISPA que la caracteriza y diferencia tanto por los colores utilizados que son sustancialmente distintos, existiendo diferencia entre las marcas en forma tal que mal podría el consumidor creer que está entrando al mismo establecimiento. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio a quien están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”. Por las razones anotadas, la Sala accederá a las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 10443 del 31 de mayo de 1999, 19469 del 20 de septiembre del mismo año y 11685 del 31 de mayo de 2000,

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Segundo.- A título de restablecimiento del derecho, Ordénase a la Superintendencia de Industria y Comercio proceder al registro de la marca LA CHISPA ROJA, para distinguir productos de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Inversiones Castro Pinzón Hermanos Ltda. Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha agosto veintinueve (29) de 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Con salvamento de voto S A L V A M E N T O D E V O T O

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SALVAMENTO DE VOTO DEL DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Ref.: Expediente 2000-06721-01

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS. LTDA.

El signo LA CHISPA ROJA + gráfica se solicitó como una marca de servicios, especie que, en la práctica, se usa como enseña, es decir, como denominación de un establecimiento de comercio. Así lo reconoce el siguiente aparte de la sentencia: «Examinado el riesgo de confundibilidad existente entre ambas marcas de modo

que pueda inducirse en error al público consumidor, la Sala considera que este no existe puesto que la marca LA CHISPA ROJA es lo suficientemente distintiva tanto por el vocablo CHISPA que la caracteriza y diferencia tanto (sic) por los colores utilizados que son sustancialmente distintos, existiendo diferencia en forma tal que mal podría el consumidor creer que está entrando al mismo establecimiento.» (Énfasis fuera del texto). Siendo éste el caso, quien hiciera la comparación de los signos debía situarse en el lugar del usuario que llega frente al establecimiento de comercio atraído por la imagen del «pollo a la brasa» que desea consumir. Por tanto, la comparación debió hacerse atendiendo al «impacto visual inmediato»1 que le será causado por el signo, o sea, la imagen de un pollo en medio de unas letras inclinadas. Según el Tribunal Andino de Justicia 2, que cita al tratadista BREUER MORENO, «la similitud general entre dos marcas depende más bien de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de aquellos distintos que en las mismas aparezcan.» Entonces, debió atenderse a que los signos constaban de dos elementos semejantes: un pollo y un letrero. Y más aun, a que la disposición de estos elementos comunes era la misma: los pollos en mitad de los letreros, y éstos con una misma inclinación. A mi juicio, estos signos c