CE-11001-03 24-000-2001-00009-01(6750)-2004

PATENTE DE INVENCION - Poderes y apoderados / APODERADO EN PROCEDIMIENTO DE PATENTES - Abandono de la solicitud cuando no se acredita representación / C.C.A. - Inaplicación frente a regulación especial de la comunidad Andina en patentes / NORMAS COMUNITARIAS O SUPRANACIONALES - Priman sobre el derecho interno En cuanto al mérito de los mismos para tomar la decisión censurada es menester atender las normas pertinentes, las cuales son, entre otros, los artículos 13, 21, 22 y 27 de la Decisión 344, que a la letra dicen: “...”. Como quiera que las normas comunitarias priman sobre las de derecho interno en el presente asunto, ya que estas últimas sólo se aplican a falta de norma comunitaria especial sobre el aspecto de que se trate siempre que sean compatibles, es menester atender en primer lugar las disposiciones antes referidas, en cuanto contienen la regulación especial de la materia en el ordenamiento jurídico comunitario. Según las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso el apoderado de la solicitante no fue quien suscribió el memorial por el cual se dice dar respuesta a las observaciones técnicas en comento, ni quien lo hizo aparece con poder para actuar en nombre de la peticionaria, otorgado directamente o por sustitución del apoderado reconocido, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones en el término que le fue señalado para ello, toda vez que su apoderado no presentó la respuesta que so pena de la declaración de abandono le fue requerida. Por lo

anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, pues ya no se trataba de correcciones formales, las cuales sólo proceden al inicio de la actuación administrativa, en virtud del examen de los requisitos de la solicitud, según lo prevé el artículo 22 de la Decisión 344, antes transcrito, sino de respuesta a observaciones técnicas, es decir, de fondo sobre el asunto. De modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 27 en cita. Respecto de los artículos 3 de la Ley 489 de 1998 y 2, 3 y 12 del C.C.A., se ha de advertir que son aplicables en aquellos asuntos en los cuales la ley no ha previsto regulación especial, que no es el caso del sub lite, pues existe reglamentación especial de la materia, mediante normas de carácter supranacional, las cuales, al ser incorporadas en el ordenamiento jurídico, priman sobre el derecho nacional. De manera que al existir un procedimiento en materia de trámite de las solicitudes de patente de invención, previsto en la legislación comunitaria andina, el cargo de violación de las citadas normas del Código Contencioso Administrativo no es procedente.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., primero (1) de octubre del dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 11001-03 24-000-2001-00009-01(6750)

Actor: PFIZER INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra La Nación - Superintendencia de Industria y

Comercio.

I. LA DEMANDA La sociedad PFIZER INC., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones: 1. 1. Que declare la nulidad de la Resoluciones núms. 13106 de 16 de junio de 2000 y 03260 de 24 de febrero de 2000, expedidas dentro del expediente administrativo núm. 94038859, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio resolvió, en su orden, archivar la solicitud de privilegio de patente de invención para la creación denominada “Derivados de 5-arilindoles” y el recurso de reposición interpuesto contra la primera, en el sentido de confirmarla. 1. 2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia demandada proseguir el trámite de la solicitud de privilegio de patente contenida bajo el expediente referido, así como disponer que se acojan las pretensiones del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 03260.

2. Los hechos 2. 1. El 31 de agosto de 1994 la actora solicitó ante la División de Nuevas

Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio patente de invención para la creación denominada “Derivados de 5-arilindoles”, trámite al cual correspondió el expediente administrativo núm. 94038859. 2. 2. Mediante auto 1222 de 22 de septiembre de 1994 la Superintendencia de Industria y Comercio, reconoció personería al abogado James W.F. Raisbeck y solicitó documentos faltantes y le hizo observaciones formales respecto al capítulo reivindicatorio, para que presentara respuesta dentro de un plazo de treinta (30) días, conforme al artículo 22 de la Decisión 344. 2. 3. El 8 de noviembre de 1994, el apoderado reconocido dio respuesta a ese requerimiento dando cumplimiento a las exigencias establecidas en el mismo. 2. 4. La solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial Núm. 423 de 19 de octubre de 1995, y posteriormente, la División de Nuevas Creaciones, mediante concepto técnico 238 de 21 de abril de 1999, elaborado por el Examinador Técnico asignado, hizo una serie de observaciones en cumplimiento dele estudio ordenado por el artículo 27 de la decisión 344. 2. 5. El 22 de julio de 1999, el doctor Carlos Olarte presentó oportunamente un memorial dando respuesta a dichas observaciones. 2. 6. Mediante la Resolución núm. 03260 de 24 de febrero de 2000 el Superintendente de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud y en consecuencia dispuso archivarla, por observar que la respuesta a las observaciones fue presentada por el doctor Carlos R. Olarte, quien no acreditó la

calidad de apoderado de la solicitante dentro de la actuación administrativa, por lo cual el escrito de respuesta no puede ser tenido en cuenta para decisión alguna. 2. 7. Contra la mencionada resolución se interpuso recurso de reposición con el objeto de que fuera revocada y, en su lugar, se ordenara continuar con el trámite de concesión de la patente, argumentando, en síntesis, que la decisión incumple el artículo 3 del C.C.A., y se presentó documento de sustitución de poder de James W.F Raisbeck a favor del abogado Carlos Olarte 2. 8. No obstante lo anterior, el recurso de reposición interpuesto fue resuelto mediante la Resolución núm. 13106 de 16 de junio de 2000, en el sentido de confirmar la decisión impugnada.

3. Las normas violadas y el concepto de violación Se indican como violados por los actos acusados los artículos que se invocan en los siguientes cargos: 3. 1. - 83 y 209 de la Constitución Política, por falta de aplicación al no atenderse la presunción de buena fe y no observarse un trámite eficaz, ya que la Superintendencia conocía sobradamente que en otras solicitudes de patentes el doctor Olarte también obraba como apoderado general de PFIZER INC., y como sustituto del doctor Jaimes W.F,. Raisbeck en cientos de solicitudes de patentes, y que por ello podía deducir que ambos pertenecían a la misma firma de abogado y que por ende la actuación de uno es coordinada con el otro, de donde debió optar por constar ese hecho formalmente, solicitando el correspondiente documento de sustitución para sanear el formalismo.

3.2. - 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la respuesta a las observaciones sí fue presentada por un apoderado del actor debidamente constituido mediante apoderado sustituto, perteneciente a la misma firma de abogados; 3.3.- 3 de la Ley 489 de 1998 y 2, 3 y 12 del C. C. A., que obligan a la Superintendencia a remover aún de oficio los obstáculos puramente formales para hacer efectivos los derechos de los administrados, pues basta que al interesado se le hubiera dado la oportunidad para que presentara la sustitución del poder a nombre de quien presentó el escrito.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre la solicitud y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

III. PRUEBAS DEL PROCESO Como tales se trajeron los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION Dentro del término para alegar se pronunciaron las partes, así: La actora hace una

reseña de los hechos y reitera los cargos formulados en la demanda, mientras que la entidad demandada se reafirma en los argumentos expuestos en la contestación de la misma.

V. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En el presente asunto, el Agente del Ministerio Público rindió concepto en el sentido de que según las normas que regulan el trámite de las solicitudes de patente, el poder en ningún caso se presume ni la calidad de apoderado de una persona natural o jurídica se deduce, sino que debe acreditarse en forma expresa con el respectivo poder, pues de lo contrario se estaría permitiendo que cualquier persona comprometa los intereses de otra. Por lo tanto la actuación de la entidad demandada se ajustó a la normativa andina, ya que el escrito presentado por el abogado Carlos Olarte no puede tenerse como respuesta a las observaciones formuladas, porque para ese momento carecía de capacidad jurídica y procesal para actuar por cuenta y a nombre de la solicitante. En consecuencia no hay violación de las normas superiores invocadas en la demanda, de donde solicita que se mantenga la presunción de legalidad del acto acusado (folios 138 a 145 ).

VI.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de interpretación judicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos, de 12 de noviembre de 2003, proceso Núm. 110-IP2003, concluyó lo siguiente: “1. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención

protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento. A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 1 de la decisión, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones contempladas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

2. Si en el curso del examen de fondo, la oficina nacional competente observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante de la patente para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses des su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos. Se tendrá por abandonada la solicitud si, dentro del plazo indicado, el peticionante no hubiese cumplido con el requerimiento de la oficina nacional (artículo 27). 3º La Decisión 344 establece que la solicitud de patente deberá acompañarse, en el momento de su presentación, con los poderes que fueren necesarios (artículo 14, literal a), y que, una vez admitida la solicitud, se procederá a su examen de forma (artículo 21), pero no

disciplina el régimen particular de los poderes y, en consecuencia, no regula la validez y eficacia del otorgamiento y sustitución de tales instrumentos. La materia relativa a la representación del solicitante de la patente no constituye stricto sensu un asunto de Propiedad Industrial, lo que autoriza a interpretar que si, según la previsión contenida en el artículo 144 de la citada Decisión, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella pueden ser regulados por la legislación nacional de los Países Miembros, con mayor razón los asuntos de diversa naturaleza, vinculados a aquéllos, pueden ser disciplinados por las autoridades nacionales de los citados Países, a través de normas internas, siempre que tal disciplina no entre en conflicto con el régimen común, ni lo modifique, ni signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por norma comunitaria.” (folio 171).

VII. .- DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El acto acusado Se trata de la declaración de abandono de la solicitud presentada por la actora para que se le concediera el privilegio de patente de invención, titulada “Derivados de 5-arilindoles”, mediante las resoluciones núms. 13106 de 16 de junio de 2000 y 03260 de 24 de febrero de 2000, expedidas dentro del expediente administrativo núm. 94038859 por el Superintendente de Industria y Comercio. Las razones que adujo para ello, en resumen, consisten en que las observaciones técnicas no

fueron contestadas por el interesado, pues quien presentó la respuesta carecía de poder para actuar en el asunto. Si bien el acto reseñado es de trámite, por cuanto no resuelve el fondo del asunto, se observa que impide la continuación de la actuación administrativa respectiva, por lo tanto se considera como definitivo, atendiendo lo previsto en el artículo 50, inciso último, del C. C. A., de allí que sea pasible de examen por parte de esta jurisdicción. 2.- Examen de la cuestión planteada. 2.1. Sostiene el actor que esa decisión viola los artículos 83 y 209 de la Constitución Política, por falta de aplicación al no atenderse la presunción de buena fe y no observarse un trámite eficaz; 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la respuesta a las observaciones sí fue presentada oportunamente mediante apoderado sustituto, perteneciente a la misma firma de abogados; 3 de la Ley 489 de 1998 y 2, 3 y 12 del C. C. A., por cuanto según tales normas la Superintendencia debió haberle dado al interesado la oportunidad para que presentara la sustitución del poder a nombre de quien presentó el escrito. 2.2. El abogado James W.F. Raisbeck presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención mencionada, a nombre de PFIZER INC. con fundamento un poder protocolizado ante esa entidad desde 26 de julio de 1993 bajo el número 14575, conferido por PFIZER INC. a dicho abogado y al abogado Alvaro Correa Ordóñez. A folio 42 del anexo contentivo del

expediente administrativo obra informe oficial de ese protocolo. Al primero de los profesionales nombrados le fue reconocida la personería del caso en debida forma. 2.3. Por auto de 23 de septiembre de 1994 la entidad demandada, con fundamento en el artículo 22 de la Decisión 344, requirió al peticionario para que dentro del término de treinta días (30) días hábiles presentara respuesta a las observaciones o complemente los antecedentes señalados en el examen de forma. El 8 de noviembre de 1994 el apoderado atrás mencionado de la solicitante presentó la respuesta requerida. 2.4. El 21 de abril de 1999, mediante auto No. 1077 la División de Nuevas Creaciones de la entidad demandada dispuso, de conformidad con el artículo 27 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerir al solicitante para que dentro del plazo máximo de 3 meses contados a partir de la notificación del mismo auto, hiciera valer los argumentos y aclaraciones que considerara pertinentes con respecto al concepto técnico N° 238, con la advertencia de que si no cumple con el requerimiento la solicitud se considerará abandonada. El proveído fue notificado por estado el 22 de abril de 1999. El 22 de agosto de 1999 fue presentado un memorial suscrito por el abogado CARLOS R. OLARTE, invocando su “carácter de apoderado de la sociedad” solicitante, en cuyo epígrafe cita el expediente y el concepto técnico precitado, y en su contenido expone varias consideraciones al respecto, anexando el “Capitulo Reivindicatorio Modificado”. 2.5. La entidad demandada, mediante la Resolución Núm. 03260 de 24 de febrero

de 2000, aquí censurada, observó que “si bien en el expediente obra un escrito de respuesta, éste fue presentado por el doctor Carlos R. Olarte quien no acreditó la calidad de apoderado del solicitante dentro de la actuación administrativa. De esa manera el escrito mencionado no puede ser tenido en cuenta para efectos de decisión alguna”. En virtud de ello resolvió declarar abandonada la solicitud y como consecuencia archivarla, y notificar al apoderado reconocido en la forma atrás anotada. 2.6. La Sala advierte que en el informe del protocolo del poder que otorgó la solicitante se hace mención de un abogado sustituto distinto al profesional Carlos

R. Olarte y no se hace mención a firma de abogado alguna.

Así las cosas, se evidencia que los hechos aducidos en el acto acusado son ciertos. En cuanto al mérito de los mismos para tomar la decisión censurada es menester atender las normas pertinentes, las cuales son, entre otros, los artículos 13, 21, 22 y 27 de la Decisión 344, que a la letra dicen: “Artículo 13. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (...) a) Identificación del solicitante y del inventor; b) El título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla; (...) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación

establecida. La ausencia de alguno de los requisitos enunciados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 21. Además de la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión Artículo 22. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud. (...) “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” Como quiera que las normas comunitarias priman sobre las de derecho interno en el presente asunto, ya que estas últimas sólo se aplican a falta de norma comunitaria especial sobre el aspecto de que se trate siempre que sean compatibles, es menester atender en primer lugar las disposiciones antes referidas, en cuanto contienen la regulación especial de la materia en el ordenamiento jurídico comunitario. En ese orden de ideas, se observa que respecto de las razones aducidas por la entidad demandada para dar como abandonada la solicitud en comento, el Tribunal de la Comunidad Andina en su sentencia de interpretación del artículo en que se fundamenta la decisión impugnada, esto es, el 27 de la Decisión 344, proferida para este proceso, señaló lo siguiente:

2. Si en el curso del examen de fondo, la oficina nacional competente observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, dirigirá un requerimiento escrito al solicitante de la patente para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses des su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la

información exigidos. Se tendrá por abandonada la solicitud si, dentro del plazo indicado, el peticionante no hubiese cumplido con el requerimiento de la oficina nacional (artículo 27) (subrayas de la Sala). Según las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso el apoderado de la solicitante no fue quien suscribió el memorial por el cual se dice dar respuesta a las observaciones técnicas en comento, ni quien lo hizo aparece con poder para actuar en nombre de la peticionaria, otorgado directamente o por sustitución del apoderado reconocido, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones en el término que le fue señalado para ello, toda vez que su apoderado no presentó la respuesta que so pena de la declaración de abandono le fue requerida. Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, pues ya no se trataba de correcciones formales, las cuales sólo proceden al inicio de la actuación administrativa, en virtud del examen de los requisitos de la solicitud, según lo prevé el artículo 22 de la Decisión 344, antes transcrito, sino de respuesta a observaciones técnicas, es decir, de fondo sobre el asunto. De modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 27 en cita. Respecto de los artículos 3 de la Ley 489 de 1998 y 2, 3 y 12 del C.C.A., se ha de

advertir que son aplicables en aquellos asuntos en los cuales la ley no ha previsto regulación especial, que no es el caso del sub lite, pues existe reglamentación especial de la materia, mediante normas de carácter supranacional, las cuales, al ser incorporadas en el ordenamiento jurídico, priman sobre el derecho nacional. De manera que al existir un procedimiento en materia de trámite de las solicitudes de patente de invención, previsto en la legislación comunitaria andina, el cargo de violación de las citadas normas del Código Contencioso Administrativo no es procedente. En resumen, la Sala no encuentra probadas las acusaciones que se le hacen a la decisión acusada, por consiguiente negará las súplicas de la demanda. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 1º de octubre del 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA