CE-11001-03-24-000-2001-00040-01(6788)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Es evidente entre los signos TWIST (CARACOL) y TWIST: gráfica, fonética y visual / MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE - Confundibilidad No obstante que la marca registrada a favor de Gaseosas Posada Tobón S.A. es compuesta: TWIST (CARACOL),en tanto que la solicitada para registro por la actora es simple: TWIST, existe entre ambas una evidente similitud desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, si se tiene en cuenta que lo determinante en la marca registrada es la expresión TWIST, pues la expresión CARACOL al estar seguida de aquella y entre paréntesis, denota que es secundaria, pues dicho signo ortográfico, por definición, es lo que encierra una frase incidental y lo incidental es lo que sobreviene o tiene alguna conexión con lo principal; es algo distinto de lo principal, pero que tiene relación con él, conforme se extrae del Diccionario de la Real Academia Española. Ahora, aunado a lo anterior, las marcas en cuestión amparan productos comprendidos en la misma clase (5ª) por lo que la similitud o semejanza se hace más determinante para generar la confundibilidad, dado que, por lo general, tales productos coinciden con un mismo canal de comercialización, aspecto este decisivo en el momento de analizar el riesgo de confusión, como lo señala la precitada interpretación prejudicial. PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE - Limitación a algunos productos: prueba de que son distintos de los producidos de la marca registrada / CARGA DE LA PRUEBA SOBRE PRODUCTOS - Tiene por finalidad eliminar similitud entre productos El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice lo siguiente sobre este

punto: “(...) ...a).- La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien la alega...” . Sobre este punto, cabe advertir que la actora afirma en la demanda (folio 52) que su solicitud está limitada a los insecticidas, herbicidas, preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas, productos estos que difieren de los farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, que amparan la marca del tercero. Sin embargo, conforme a lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el párrafo transcrito, no basta hacer dicha afirmación sino que quien alega la limitación tiene la carga de probar que los productos que amparan su solicitud no son similares o no guardan similitud con los de la marca registrada, para impedir el registro, prueba esta que no obra en el proceso. CONEXION COMPETITIVA - Canales de comercialización: confusión en productos agro-ganaderos De otra parte, la citada interpretación prejudicial consagra como regla a tener en cuenta la de los canales de comercialización. Al respecto, precisa: “...Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes

cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios o expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud...”. Estima la Sala que tal es el caso de los productos amparados por las marcas en cuestión, pues los insecticidas, herbicidas y las preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas, así como los productos veterinarios, comparten los mismos canales de comercialización, como quiera que se trata de productos utilizados en el sector agro-ganadero. INDUCCION EN ERROR AL PUBLICO CONSUMIDOR - Productos veterinarios que preservan y exterminan animales / PRODUCTOS VETERINARIOSRiesgo de confusión Enfatizó igualmente el Tribunal de Justicia que no obstante que en este caso no se trata de marcas farmacéuticas, “...el examen y comparación de la confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con el otro, lo que en determinadas circunstancias puede generar graves perjuicios a los destinatarios del producto...”. El Juez consultante debe tener especial cuidado y percatarse de las potenciales consecuencias dañosas que la confusión de los productos pueda acarrear a la salud de las personas o los animales que los consuman

equivocadamente...”. Sobre este último aspecto cabe resaltar que la similitud entre las marcas, que se ha dejado evidenciada, y que en un momento dado podría inducir al público consumidor a error en cuanto a que los productos tienen un origen empresarial común, toma relevancia en este caso pues los productos veterinarios que se amparan con la marca registrada a favor del tercero tienen por finalidad preservar la vida de los animales, en tanto que los productos cuyo registro marcario le fue denegado a la demandante buscan exterminar animales o malas hierbas, de donde resulta que la confusión al elegir el producto, obviamente podría acarrear consecuencias dañosas a sus destinatarios.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00040-01(6788)

Actor: NOVARTIS A.G

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad NOVARTIS A.G., a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las Resoluciones 11569 de 28 de marzo de 1994, "POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA", 13680 de 21 de julio de 1999,

"POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18082 de 31 de julio de 2000, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada continuar el trámite de registro de la marca “TWIST”, para distinguir "preparaciones para destruir los animales dañinos, fungicidas y herbicidas", productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. 3ª: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propieda Industrial, conforme a lo ordenado en el literal d) del artículo 2° del Decreto 209 de 1957 y en el artículo 24 del Decreto Reglamentario 2591 de 2000. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1o: Que el 13 de agosto de 1992 la sociedad CIBA-GEIGY AG, hoy NOVARTIS A.G. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “TWIST” para distinguir única y exclusivamente preparaciones para destruir los animales dañinos, funguicidas y herbicidas, productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza. 2o: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones, ni siquiera por parte de la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., propietaria del registro de la marca TWIST (CARACOL). 3º: Manifiesta que la División de Signos Distintivos expidió la Resolución núm. 11569 de 28 de marzo de 1994, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, argumentando para ello que con anterioridad se hallaba registrada la marca “TWIST (CARACOL)” a favor de Gaseosas Posada Tobon S.A. 4o: Expresa que contra la citada Resolución interpuso los recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron decididos desfavorablemente. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que se violaron los artículos 13 y 209 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 58 de 1982 y 3º, inciso 6º, del C.C.A., ya que a otros solicitantes se les concedieron marcas con similitudes ortográficas y fonéticas, aún perteneciendo a la misma clase del nomenclator, teniendo en cuenta que no por ese mero hecho son semejantes ni confundibles. Menciona como ejemplos las marcas Mavrik y Mavik, Select y Selectol, y Apiro y Apiron. 2º: Aduce que se violaron los artículos 3º, inciso 3, 35, inciso 2, y 59,inciso 2, del Código Contencioso Administrativo; 23 y 29 de la Constitución Política, porque no

se consideraron los argumentos de la sociedad actora en cuanto a que la marca TWIST (CARACOL) nunca amparó herbicidas y matamalezas, productos que pretende amparar la demandante. 3º: Considera que se violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues la marca solicitada “TWIST” no es idéntica a TWIST (CARACOL), por lo siguiente: Visualmente TWIST (CARACOL) está compuesta por dos palabras que hacen un conjunto de doce letras, ocho de las cuales son consonantes y cuatro vocales, además de que el elemento CARACOL está colocado entre paréntesis; en tanto que TWIST consta de una sola palabra compuesta de 5 letras, cuatro de las cuales son consonantes y una sola es vocal. Es decir, que ortográficamente difieren y no inducen al público a error. Fonéticamente TWIST (CARACOL) se pronuncia con cinco golpes de voz: TUIST-CA-RA-COL, en tanto que la marca solicitada para registro se pronuncia con solo dos golpes: TU-IST. Desde el punto de vista ideológico o conceptual tampoco hay similitud, pues el elemento CARACOL, que hace parte integral de la marca registrada, sugiere claramente la idea de un molusco testáceo de la clase de los gasterópodos, lo que no ocurre con la marca de la actora. Resalta que la Superintendencia ha registrado a nombre de diferentes propietarios, y para distinguir los mismos productos, marcas que solo se diferencian en una o dos letras, como DIMECRON –DILACRONOLITO-OLITALARVADEX-LARVAX-BAKLLY –RALLY. 4º: Sostiene que se violaron los artículos 87, literal c) y 89 de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto estas normas consagran el principio de especialidad de las marcas, según el cual una marca solamente protege los productos o servicios que deben indicarse con toda precisión en la solicitud; y los actos acusados falsean la realidad al afirmar que TWIST (CARACOL) cubre todos los productos de la clase 5ª, siendo que ello no es así, pues no comprende a las preparaciones para destruir los animales dañinos, funguicidas y herbicidas. Concluye que siendo los productos amparados por las marcas, diferentes, no hay posibilidad de confusión, pues no circulan en un mismo mercado. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1.1.- La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio-, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de sus pretensiones porque, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal. Indica que de los documentos obrantes en el expediente núm.92-365477, contentivo de la actuación administrativa, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce que una vez efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca "TWIST” frente a la marca "TWIST(CARACOL)", registrada para proteger los

productos de la clase 5ª internacional, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ellas, en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado se induciría a error al público consumidor y a una confusión tanto de manera directa como indirecta. Sostiene que al apreciar en conjunto las marcas en conflicto, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no la de sus partes, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, lo que induce al público consumidor en error, más aún, cuando los productos que se pretenden amparar corresponden a la misma clase 5a internacional. Precisa que el hecho de que Gaseosas Posada Tobón S.A. no se hubiera opuesto dentro del término en que era oportuno hacerlo, no constituye impedimento alguno para realizar el examen oficioso sobre la registrabilidad de la marca "TWIST", ya que las causales de irregistrabilidad son de orden público. II.1.2. La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda, aduciendo al efecto, lo siguiente: Que la marca TWIST (CARACOL), registrada y vigente bajo el certificado núm. 57000, cubre productos farmacéuticos, veterinarios, específicamente vermífugo para cerdos, productos higiénicos y dietéticos para niños y enfermos, todos ellos dentro de la clase 5ª internacional. Lo anterior, a su juicio, evidencia la situación de riesgo y engaño que se

generaría para los consumidores al encontrar en el mercado productos veterinarios cuya finalidad es preservar la vida de los animales, identificados con la misma marca que pretende amparar productos cuya finalidad es exterminar animales o malas hierbas. Señala que al realizar la comparación entre los signos marcarios en conflicto, conforme a las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido, se llega a la conclusión, tal y como lo hizo la entidad demandada, que, vistas sucesivamente y en conjunto las marcas, presentan semejanzas visuales, conceptuales y auditivas, que hacen imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de los productos. Sostiene que la similitud fonética, gráfica y ortográfica es evidente, lo que genera un alto grado de confundibilidad, más aún cuando los canales de comercialización son los mismos y los productos están destinados al sector agropecuario, por lo tanto, dichas marcas no pueden coexistir en el mercado. III-. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público manifiesta que se atiene a la Interpretación Prejudicial que debe hacer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en la Resolución núm. 11569 de 28 de marzo de 1994, obrante a folios 6 a 7 del cuaderno principal, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora, relativa al registro de la marca nominativa "TWIST”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, con apoyo

en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues según consta en el certificado núm. 57000, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. es titular de la marca TWIST (CARACOL), la cual, al ser comparada con la solicitada, es semejante, lo que induce a confusión. El artículo 83 de la Decisión 344, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. En relación con el alcance de la disposición comunitaria en estudio, aplicado al caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 26-IP-2003, solicitada en este proceso, precisó que dicha disposición establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de los terceros, sean éstos previos solicitantes o titulares de registro marcario o consumidores, al disponer que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquellos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Señala que habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no

distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Advierte que la comparación, tomando en cuenta que los signos en conflicto son de carácter denominativo, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico, conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado, por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo conforman, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Indica que, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tener en cuenta los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia, los cuales son:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Atendiendo lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el

caso sub lite es necesario determinar, en primer lugar, la existencia de identidad o semejanza entre el signo solicitado para registro y la marca previamente registrada. Al respecto, observa la Sala que no obstante que la marca registrada a favor de Gaseosas Posada Tobón S.A. es compuesta: TWIST (CARACOL),en tanto que la solicitada para registro por la actora es simple: TWIST, existe entre ambas una evidente similitud desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, si se tiene en cuenta que lo determinante en la marca registrada es la expresión TWIST, pues la expresión CARACOL al estar seguida de aquella y entre paréntesis, denota que es secundaria, pues dicho signo ortográfico, por definición, es lo que encierra una frase incidental y lo incidental es lo que sobreviene o tiene alguna conexión con lo principal; es algo distinto de lo principal, pero que tiene relación con él, conforme se extrae del Diccionario de la Real Academia Española. Ahora, aunado a lo anterior, las marcas en cuestión amparan productos comprendidos en la misma clase(5ª)por lo que la similitud o semejanza se hace más determinante para generar la confundibilidad, dado que, por lo general, tales productos coinciden con un mismo canal de comercialización, aspecto este decisivo en el momento de analizar el riesgo de confusión, como lo señala la precitada interpretación prejudicial. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice lo siguiente sobre este punto: “...Con el fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su

ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al pertenecer los signos en cuestión a una misma clase, el consultante deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre ambas marcas, para cuyo efecto, este Tribunal ha recogido los siguientes criterios...”. “...a).- La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien la alega...” (folio 276). Sobre este punto, cabe advertir que la actora afirma en la demanda (folio 52) que su solicitud está limitada a los insecticidas, herbicidas, preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas, productos estos que difieren de los farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, que amparan la marca del tercero. Sin embargo, conforme a lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el párrafo transcrito, no basta hacer dicha afirmación sino que quien alega la limitación tiene la carga de probar que los productos que amparan su solicitud no son similares o no guardan similitud con los de la marca registrada, para impedir el registro, prueba esta que no obra en el proceso. De otra parte, la citada interpretación prejudicial consagra como regla a tener en cuenta la de los canales de comercialización. Al respecto, precisa: “...Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen

escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios o expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud...”(folio 276). Estima la Sala que tal es el caso de los productos amparados por las marcas en cuestión, pues los insecticidas, herbicidas y las preparaciones para destruir animales dañinos y los funguicidas, así como los productos veterinarios, comparten los mismos canales de comercialización, como quiera que se trata de productos utilizados en el sector agro-ganadero. Así lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso al expresar que “ En el caso motivo de interpretación prejudicial, por referirse a marcas que amparan productos incluidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y específicamente tratándose de marcas que comercializan productos veterinarios y productos para la destrucción de animales dañinos, es conveniente hacer énfasis en que ambas clases de marcas comprenden productos utilizados en el sector agro-ganadero...”.(folio 277). Enfatizó igualmente el Tribunal de Justicia que no obstante que en este caso no se trata de marcas farmacéuticas, “...el examen y comparación de la confundibilidad debe tener un estudio más prolijo evitando el registro de marcas

cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con el otro, lo que en determinadas circunstancias puede generar graves perjuicios a los destinatarios del producto...” (folio 277). En sus conclusiones, el Tribunal aduce que el Juez consultante debe tener especial cuidado y percatarse de las potenciales consecuencias dañosas que la confusión de los productos pueda acarrear a la salud de las personas o los animales que los consuman equivocadamente...”(folio 279). Sobre este último aspecto cabe resaltar que la similitud entre las marcas, que se ha dejado evidenciada, y que en un momento dado podría inducir al público consumidor a error en cuanto a que los productos tienen un origen empresarial común, toma relevancia en este caso pues los productos veterinarios que se amparan con la marca registrada a favor del tercero tienen por finalidad preservar la vida de los animales, en tanto que los productos cuyo registro marcario le fue denegado a la demandante buscan exterminar animales o malas hierbas, de donde resulta que la confusión al elegir el producto, obviamente podría acarrear consecuencias dañosas a sus destinatarios. Por lo anterior, debe la Sala denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de marzo de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO