CE-11001-03-24-000-2001-00042-01(6790)-2004

MARCA TRIDIMENSIONAL - Definición: poseen volumen El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 31 IP-2003, rendida en este proceso, al precisar el alcance de la norma comunitaria en estudio, se refirió al concepto de marca y a las diferentes clases (denominativa, gráfica y mixta), indicando, además, la existencia de una nueva denominada “TRIDIMENSIONAL” y al respecto, indicó: “d) Además de las marcas mencionadas, se une a ellas una categoría nueva, correspondiente a las marcas denominadas tridimensionales, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca...”. “...Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)...”. “... Si el signo de que se trate no ocupa espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves” (folios 199 a 200). MARCA TRIDIMENSIONAL - Para su registrabilidad debe tener elementos distintivos / MARCA TRIDIMENSIONAL - Es irregistrable la que consiste en simple representación del producto / FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS O ENVASES - Marca tridimensional: requisitos para registro Al confrontar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que

antecede, estima la Sala que aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir frente a la prohibición del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, que “si bien la forma de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de manera que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto y no como la simple representación de éste. Por tanto, si se produce la creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, ésta, en caso de ser suficientemente sugestiva, podrá ser registrada...” (folio 200). Igualmente hizo hincapié en que la mencionada prohibición “será aplicable, si la forma, dimensión o color del producto constituye el objeto exclusivo del registro marcario; pero si la forma se halla integrada en una marca compleja de la cual también forman parte otros signos suficientemente distintivos, la marca será susceptible de registro” (folio 202). MARCA TRIDIMENSIONAL - Al ser simple representación del producto -juego de video portátilno es registrable La Administración adujo como causal de irregistrabilidad la contemplada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que es del siguiente tenor: “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. A juicio de la entidad demandada, el signo cuyo registro de marca se solicita corresponde a una

forma usual dentro de los juegos de video portátiles, sin que se incluyan elementos suficientemente distintivos que lo hagan diferente a los productos de otros comerciantes dentro de la misma gama de productos (folio 10). La Administración adujo como causal de irregistrabilidad la contemplada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que es del siguiente tenor: “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. A juicio de la entidad demandada, el signo cuyo registro de marca se solicita corresponde a una forma usual dentro de los juegos de video portátiles, sin que se incluyan elementos suficientemente distintivos que lo hagan diferente a los productos de otros comerciantes dentro de la misma gama de productos (folio 10).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00042-01(6790)

Actor: NINTENDO OF AMERICA INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad NINTENDO OF AMERICA INC., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 34186 de 18 de agosto de 1994 “POR LA CUAL SE

NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 010471 de 28 de abril de 1997, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18074 de 31 de julio de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 1.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 3 de mayo de 1993, a través de apoderado, la sociedad NINTENDO OF AMERICA INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca consistente en un rectángulo que reposa sobre un vértice redondeado en cuyo interior aparecen varias figuras geométricas, a saber: dos rectángulos en la parte superior, el uno dentro del otro, una cruz al lado izquierdo, dos círculos adyacentes al lado derecho, dos óvalos pequeños en la parte inferior al medio, y una serie de líneas paralelas cerca del vértice redondeado, para distinguir productos de la clase 9° de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Aduce que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron demanda de observaciones por parte de terceros. 3°: Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca por ella solicitada a través de la Resolución núm. 34186 de 18 de agosto de

1994, contra la cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio de apelación, que fueron resueltos desfavorablemente. 1.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1°: Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica. Aduce que las marcas de forma, como la que solicitó, han venido constituyéndose en un medio idóneo por cuanto las formas de un determinado producto sirven en la práctica para identificarlo. Tal es el caso de la botella del producto Coca Cola, del whisky Old Parr, el botellón de agua cristal, el envase del perfume Salvador Dalí, etc. Señala que la marca solicitada para registro, conocida dentro del público consumidor de los productos de la clase 9a como GAME BOY, no solo es distintiva por la forma que la misma tiene sino que, adicionalmente, involucra elementos que la hacen sustancialmente diferente de los demás juegos de video que ya existen en el mercado. Agrega que hizo uso de dicha marca por primera vez en Estados Unidos el 3 de junio de 1989 y a partir de esa fecha ha venido utilizándola en forma ininterrumpida en todo el mundo para identificar un juego de video conocido, como ya se dijo, como “GAME BOY”, el cual no solamente es famoso por su nombre y origen empresarial NINTENDO OF AMERICA INC., sino también por la distintividad de su forma. Insiste en que dicha marca es distintiva, por cuanto cumple con la función de

diferenciar el producto por ella identificado de cualquier otro de la misma clase, pues la forma de juego de video en sí mismo es diferente a todas de las demás formas de juego de video portátil que se encuentran en el mercado, amén de que es titular de la marca solicitada en Estados Unidos, México y Chile. 2°: Considera que se violó el literal b), del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no puede afirmarse que exista una forma usual de los productos que se pueden amparar con la marca solicitada, ya que es claro que es tal la variedad de los mismos que resulta casi imposible establecer una lista de características comunes, aún tratándose de sus elementos esenciales. Afirma que la marca solicitada, si bien posee algunos elementos comunes a un grupo de equipos portátiles de juegos de vídeo, no reivindica exclusividad sobre los mismos, amén de que ella esta representada en un diseño especial, lo que permite que sea objeto de registro. Anota que además de la distintividad intrínseca de la marca solicitada y del reconocimiento de la distintividad de la misma que han efectuado las oficinas de marcas de otros países, en la práctica resulta incontrovertible la notoriedad del producto identificado con la expresión GAME BOY tanto en Estados Unidos como en Colombia y en varios países del mundo, razón por la cual no puede ser de recibo la decisión de la Administración de negar el registro con fundamento en la norma comunitaria en comento. Concluye que resulta totalmente fuera de la realidad considerar el diseño del producto GAME BOY como una forma usual de un equipo electrónico de un juego de vídeo y que mal podría afirmarse que una labor creativa como ésta pueda ser usual y natural, cuando por el contrario es fruto del ingenio y de la necesidad de

crear un producto altamente competitivo para los usuarios del mismo. 2-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. 2.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, que la marca figurativa para la clase 9a en discusión es irregistrable, pues encuadra dentro de la causales previstas en el artículo 82, literal b) de la Decisión 344, que ordena que no pueden registrase como marcas los signos que consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio que se preste. 3-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. 4-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud presentada por la actora, relativa al registro del signo consistente en “UN RECTÁNGULO QUE REPOSA SOBRE UN VÉRTICE REDONDEADO EN CUYO INTERIOR APARECEN VARIAS FIGURAS GEOMÉTRICAS, A SABER: DOS RECTÁNGULOS EN LA PARTE SUPERIOR, EL UNO DENTRO DEL OTRO, UNA CRUZ AL LADO IZQUIERDO, DOS CÍRCULOS

ADYACENTES AL LADO DERECHO, DOS OVALOS PEQUEÑOS EN LA PARTE

INFERIOR AL MEDIO, Y UNA SERIE DE LÍNEAS PARALELAS CERCA DEL VÉRTICE REDONDEADO, para distinguir equipos electrónicos para jugar juegos de video, programas electrónicos para juegos, controles electrónicos para máquinas de juegos electrónicos para ejercicios interactivos con un expositor de video, juegos electrónicos con reloj o con dispositivos de medición de tiempo, artículos almacenadores de cartuchos para juegos de video, sus empaques para desplazar sistemas de video de juegos, productos comprendidos en la clase 9 del artículo 2º del Decreto 755 de 1992...”. A continuación se traslada copia del folio 29 del expediente en el cual consta el signo objeto de registro: La Administración adujo como causal de irregistrabilidad la contemplada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, que es del siguiente tenor: “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”. A juicio de la entidad demandada, el signo cuyo registro de marca se solicita corresponde a una forma usual dentro de los juegos de video portátiles, sin que se incluyan elementos suficientemente distintivos que lo hagan diferente a los productos de otros comerciantes dentro de la misma gama de productos (folio 10). Al resolver el recurso de reposición, la entidad demandada adujo que la forma que se pretende registrar es necesaria y connatural a los productos de la clase 9ª (folio 12). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 31

IP-2003, rendida en este proceso, al precisar el alcance de la norma comunitaria en estudio, se refirió al concepto de marca y a las diferentes clases (denominativa, gráfica y mixta), indicando, además, la existencia de una nueva denominada “TRIDIMENSIONAL” y al respecto, indicó: “d) Además de las marcas mencionadas, se une a ellas una categoría nueva, correspondiente a las marcas denominadas tridimensionales, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca...”. “...Las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)...”. “... Si el signo de que se trate no ocupa espacio, sino que está contenido en un elemento físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, la marca tridimensional ha de ser perceptible por la vista y por el tacto, como es el caso, entre otros productos, de los envoltorios, envases y relieves” (folios 199 a 200). Al confrontar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que antecede, estima la Sala que aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir frente a la prohibición del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, que “si bien la forma de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de manera

que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto y no como la simple representación de éste. Por tanto, si se produce la creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, ésta, en caso de ser suficientemente sugestiva, podrá ser registrada...” (folio 200). Igualmente hizo hincapié en que la mencionada prohibición “será aplicable, si la forma, dimensión o color del producto constituye el objeto exclusivo del registro marcario; pero si la forma se halla integrada en una marca compleja de la cual también forman parte otros signos suficientemente distintivos, la marca será susceptible de registro” (folio 202). Estima la Sala que en este caso la marca objeto de registro no está acompañada de otro componente que le otorgue suficiente distintividad. Si bien es cierto que, conforme a las gráficas que obran a folio 44 del expediente, adjuntadas por la actora, se puede colegir que en el mercado existen diversos juegos de video portátiles, diferentes al de aquélla, no por ello puede considerarse que el signo solicitado para registro en sí mismo contenga distintividad, ni menos que esté acompañado de elementos adicionales de creación de una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto. Se trata de la simple representación del producto, razón por la que los actos acusados estuvieron ajustados a la legalidad. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO