CE-11001-03-24-000-2001-00044-01(0044)-2003

CONFUSION MARCARIA - Inexistencia entre los signos LAN y CAT a nivel gráfico, fonético y conceptual De conformidad con los criterios jurisprudenciales y doctrinales existentes, y teniendo en cuenta las conclusiones del dictamen rendido por los peritos, la Sala encuentra que entre las marcas LAN para distinguir productos de la Clase 18 y CAT R, que distinguen productos de las Clases 12, 14, 16 y 42, no existe confundibilidad ya que no existe identidad gráfica, conceptual o fonética y tampoco se trata de productos semejantes de modo que pueda inducirse a error al público consumidor. No se tiene en cuenta la clase 25 puesto que, según lo dicho por la Superintendencia no fue concedida la marca para productos de esta clase. El único elemento común entre ambas marcas es la vocal A que existe entre ellas, pero ni fonética ni conceptualmente puede afirmarse que exista similitudes. NOTORIEDAD DE LA MARCA - Carga de la prueba / MARCA NOTORIACarga de la prueba Respecto a la calidad de marca notoria que aduce CATERPILLAR INC, sobre la marca CAT, es pertinente señalar, como lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial allegada al presente proceso: “La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante

prueba hábil la referida calidad ante el Juez o el Administrador, según sea el caso”.En el presente asunto, como quiera que no se probó por parte de CATERPILLAR INC. el carácter de notoria de la marca CAT R, no corresponde realizar análisis alguno respecto de la influencia del hecho de la notoriedad de la marca sobre la solicitud de registro de la marca LAN LANDWARD (mixta).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., octubre treinta (30) del año dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00044-01(00044)

Actor: CATERPILLAR INC.

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por CATERPILLAR INC. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio Nos. 04221 del 20 de febrero de 2000 por la cual se decide una observación y se concede el registro de la marca LAN LANDWARD (mixta); Resolución 10707 del 31 de mayo del mismo año por la cual se resuelve el recurso de reposición y 21865 del 31 de agosto de 2000 que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 04221, confirmándola.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Se solicita la nulidad de las Resoluciones Nos. 04221 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la observación presentada por la sociedad CATERPILLAR INC. y concedió el registro de la marca LAN LANDWARD (mixta) en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; Resolución 10707 de 2000, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes y, Resolución 21865 del 31 de agosto de 2000 que resolvió el recurso de apelación confirmando en su integridad la Resolución 04221. Que en consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar que ha prosperado la observación formulada por la sociedad Caterpillar Inc. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: La sociedad estadounidense Caterpillar Inc, es titular en Colombia de la marca CAT R (mixta) para distinguir productos comprendidos en las Clases 12, 14, 16, 25 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El señor Felix Miranda Sierra presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca LAN LANDWARD (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones de cuero, maletas, maletines, morrales, bolsas y bolsos de cuero, fustas y guarnicionería”, productos comprendidos en la Clase 18 de la

Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Caterpillar INC. presentó escrito de observación oponiéndose al registro de la marca solicitada. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 04221 de 2000, decidió la observación formulada y concedió el registro de la marca solicitada señalando que entre las marcas en cotejo LAN LANWARD y CAT, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error ya que las expresiones son muy diferentes y solamente coinciden en la vocal A de Cat y Lan. Además, señaló que no existe relación entre los productos de las clases correspondientes a las marcas de la observante con los del solicitante y, en tercer lugar, adujo que, en cuanto a la relación ente los productos de la Clase 18 con los de la 25, por habérsele negado la solicitud marcaria correspondiente a dicha clase, jurídicamente carece de objeto cualquier confrontación. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se actuó dentro de los principios que rigen la propiedad industrial en Colombia y en los países comunitarios andinos. La legislación comunitaria en materia de propiedad industrial tiene como propósito la salvaguardia de los derechos de los comerciantes al proteger sus nombres comerciales, marcas, enseñas y lemas y evitar así que terceros se aprovechen del prestigio de que gozan los primeros empleando en su beneficio nombres, marcas, o signos iguales o semejantes a los registrados, con el fin de inducir a los consumidores a errores al escoger determinado producto.

Las marcas CAT R (MIXTA) registrada por Caterpillar Inc y la marca LAN LANDWARD (mixta) solicitada por el señor Félix Miranda Sierra, son evidentemente similares y pueden inducir a errores al público consumidor. El logotipo registrado por la sociedad Caterpillar Inc, consiste en las letras CAT, siendo su característica diferenciadora un triángulo en la base de la letra A. Por su parte, la marca del señor Miranda consiste en las letras LAN, siendo su nota característica, el mismo triángulo en la base de la letra A. Caterpillar Inc. corre el riesgo de que el público consumidor de sus productos se confunda al ver la nueva marca, dado que puede asimilar el origen empresarial de los productos LAN con los productos CAT R, confusión que aprovecharía en beneficio propio la marca LAN. La marca LAN LANDWARD busca distinguir productos comprendidos en la Clase 18 que comprende “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” productos que están íntimamente relacionados con los comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que comprende “vestidos, calzado, sombrerería”. Es claro que entre las marcas CAT R y LAN existen innegables elementos de semejanza gráfica e ideológica que pueden llevar a confusión al consumidor en perjuicio de la actividad comercial de Caterpillar Inc. El artículo 83 de la Decisión 344 protege las marcas notorias y Caterpillar R y CAT R lo son. La solicitud de registro de la marca LAN LANDWARD presentada por

Félix Miranda Sierra está incursa en la causales de irregistrabilidad contenidas en los literales h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los actos acusados están viciados de falsa motivación imponiéndose su nulidad. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa al expedir los actos demandados. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada LAN LANWARD (mixta) para la Clase 18, frente a las marcas CAT registradas por la sociedad demandante, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos ni conceptuales y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, no llevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos. En consecuencia, la marca LAN LANDWARD (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso por la Oficina Nacional Competente en los actos administrativos ahora acusados. En cuanto a la violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aducida por la demandante, es de manifestar que no

tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca LAN LANDWARD es suficientemente distintiva, no configurándose la semejanza entre ésta y la marca registrada CAT, la que no induce al público a error. Contestación del señor Felix Miranda Sierra: La marca LAN LANDWARD (mixta) constituye un signo compuesto por una serie de elementos fonéticos y gráficos que en su conjunto integran una marca original, que individualiza con absoluta claridad los productos que se quieren identificar, de tal suerte, que evita que ésta pueda pasar por otra distinta. La denominación LANDWARD se observa a simple vista es el elemento predominante de la marca objeto de la demanda apreciación que resulta evidente si se tiene en cuenta que la parte figurativa de la marca corresponde a un rombo en color negro bordado en su interior en color amarillo, dentro del cual se encuentra la expresión “LAN” en letra de color amarillo, en cuya parte inferior se encuentra la expresión LANDWARD siendo la “L” mayúscula y las demás minúsculas, en color verde bordeadas en azul, lo que de por sí la hace un elemento accesorio, que no puede independizarse de la misma palabra y de un triángulo horizontal que se desprende en el extremo inferior de la letra “A”. No se configuran los supuestos fácticos previstos en el artículo 83 de la Decisión 344 ya que al cotejar los signos CAT y LANDWARD, de manera sucesiva y no simultánea, se encuentra que la única similitud existente entre las marcas en mención es una “A” sobrepuesta en un triángulo que se encuentra en posición horizontal. No cualquier semejanza es suficiente para encuadrar un signo en la

causal de irregistrabilidad. La actora ha desconocido todo lo relacionado con la regla de especialidad, pues al estimar la proximidad efectiva entre los productos debe tenerse de presente el punto de vista del consumidor. Siendo los productos que se distinguen por la marca LANDWARD de la Clase 18, diferentes a los productos amparados por la marca CAT de la Clase 25, no se presenta la confundibilidad esgrimida por la actora. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del veintiséis de febrero de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2001 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio, el tercero interesado y la parte actora. Mediante comunicación del veinte (20) de septiembre de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “ Primero Conforme al derecho comunitario, el registro de un signo como marca debe concederse cuando este cumple con los tres requisitos esenciales previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, que son la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica, no estando, además, incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la citada Decisión.

Segundo. La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los de otra que sean idénticos o similares por lo que la denominación de los productos o servicios en el mercado, debe estar libre de riesgos de confusión. En el examen para el registro es importante establecer el nivel de riesgo de confusión que se genera entre la marca solicitada y la opositora pues ello conduce a evitar que se causen errores al escoger los productos, viciando, por ende, la voluntad del consumidor, razón por la cual se prohíbe en el literal a) del artículo 83, el registro de signos idénticos o similares. Tercero. Para determinar si la identidad o la similitud de dos marcas pueden ocasionar confusiones, inducir a error o a engaño, el examinador, deberá realizar un análisis comparativo de las misma, siguiendo las reglas elaboradas por la doctrina y los criterios establecidos por la jurisprudencia de este Tribunal. Cuarto. El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como

marca de los llamados signos engañosos con la clara intención de proteger el orden público, al amparar tanto al consumidor como al productor; al primero en su autonomía evitándole elegir y usar un determinado producto o servicio creyendo equivocadamente que se trata de otro y al segundo, en sus derechos económicos, impidiendo que sea víctima de prácticas desleales de comercio. Quinto. Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos de la marca es el predominante si el denominativo o el gráfico. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta a su tamaño, color y colocación que en un momento dado pueden ser definitivos. Sexto. La notoriedad de la marca supone que ella es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada, hecho que le permite gozar de una protección que va más allá de la regla de la especialidad de la marca y que es el resultado de un conjunto de características especiales como la calidad del producto, la difusión de la marca, su imagen en el mercado, la comercialización del producto, la publicidad, etc. cualidades que no poseen las marcas comunes. La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado y la carga de la misma le corresponde al titular”. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La empresa CATERPILLAR INC. demando las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que negaron las observaciones y

concedieron el registro de la marca LAN LANDWARD (mixta), solicitada por el señor Félix Miranda Sierra, para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La Clase 18 comprende los siguientes productos: “Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarniciones”. Las observaciones se fundan en que la sociedad CATERPILLAR INC. tiene registrada la marca CAT, para las Clases 12, 14, 25, 42 y 16, la cual la considera similar a la solicitada, por lo cual debe negarse el registro. En la Resolución 4221 del 29 de febrero de 2000 que se demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio anotó: ”En opinión de esta Oficina entre las marcas en cotejo LAN LANDWARD y CAT no existen semejanzas que pueden inducir al consumidor a error ya que las expresiones son muy diferentes y solamente coinciden en la vocal “A” de

CAT y LAN.

De otra parte NO existe relación entre los productos de las clases correspondientes a las marcas de la observante con los de la solicitante. En efecto, los vehículos: aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima (Clase 12), metales preciosos y sus aleaciones, artículos de estas materias, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos (clase 14), papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, naipes, caracteres de

imprenta, entre otros (clase 16); restauración (alimentación), alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura, jurídicos, de investigación científica, entre otros (clase 42) con “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería (Clase 18). En cuanto a la relación entre los productos de la Clase 18 con los de la 25 por haberse negado la solicitud marcaria correspondiente a dicha clase, jurídicamente carece de objeto cualquier confrontación. En consecuencia, la marca objeto de esta solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión el Acuerdo de Cartagena”. La Sala al respecto, y como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “(...) la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico e ideológico, “Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes a menos que aquel se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración”.

Según el Tribunal de la Comunidad Andina, la confusión se manifiesta cuando el consumidor supone que se trata de la misma marca o cuando, si bien advierte diferencia entre las marcas en conflicto, cree que provienen del mismo productor o fabricante. A este respecto, los criterios acogidos por la jurisprudencia son los siguientes: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea

3. Deben terse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”(Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pag 351 y ss.).

En el dictamen pericial rendido con ocasión del presente proceso, con intervención de peritos, diseñador gráfico y publicista, dictaminaron: “(...) En el caso que nos ocupa la vocal A de los nombres, soportada sobre un triángulo isósceles es la parte semejante de las marcas, pero no constituye más que un aspecto aislado, disminuido frente a la totalidad de los elementos que conforman los signos y son insuficientes para producir confusión en el aspecto fonético, dadas las consonantes que las acompañan en uno y otro caso. (...) Aspecto Gráfico. La marca observante basa su signo en tres letras bien definidas colocadas en forma visible, con sentido lógico e identificable. La marca solicitante de registro presta una figura principal (rombo), la cual

resalta con un color amarillo y lo contrasta con tres letras negras cuya secuencia particularizan un producto, cuya marca se halla en la parte inferior de la figura. Fonético. La marca observante tiene un sonido identificable plenamente CAT, las letras C y T le dan una sonoridad fuerte, imposible de causar confundibilidad en personas auditivamente normales. La marca solicitante tiene un sonido suave y prolongado LAN, las letras L y N suavizan y prolongan el sonido sin frenarlo plenamente. Conceptual. Los nombres de estas marcas son producto de la imaginación, que al no constituír palabras de uso corriente, no tienen el poder de evocar aspectos o bienes conocidos en la mente del consumidor, por esta causa consideramos que se aleja la posibilidad de confusión”. A manera de conclusión los peritos afirman: “Desde el punto de vista gráfico ya hemos advertido que no existe confusión entre las marcas en litigio, porque si bien es cierto que la vocal A es común a las dos marcas y están soportadas por un triángulo igual para las dos, la parte nominativa de los signos constituyen el elemento caracterizante, así al hacerse el cotejo marcario concluimos que no es posible en forma normal para el consumidor medio, confundir las marcas en litigio”. En el caso en estudio, las marcas en conflicto son LAN y CAT R, son ambas mixtas, es decir, conformadas por elementos gráficos y denominativos. Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el caso de las marcas mixtas es necesario analizar sus elementos para determinar cuál es el predominante y el que tiene mayor efecto en la mente del consumidor. Debe

observarse que resalta más en el presente caso el elemento denominativo, pues el elemento gráfico queda prácticamente subordinado en ambos casos; siendo entonces el elemento denominativo el que predomina, respecto de él habrá de realizarse el estudio comparativo. Las marcas en conflicto, mixtas las dos, se representan así: De conformidad con los criterios jurisprudenciales y doctrinales existentes, y teniendo en cuenta las conclusiones del dictamen rendido por los peritos, la Sala encuentra que entre las marcas LAN para distinguir productos de la Clase 18 y CAT R, que distinguen productos de las Clases 12, 14, 16 y 42, no existe confundibilidad ya que no existe identidad gráfica, conceptual o fonética y tampoco se trata de productos semejantes de modo que pueda inducirse a error al público consumidor. No se tiene en cuenta la clase 25 puesto que, según lo dicho por la Superintendencia no fue concedida la marca para productos de esta clase. El único elemento común entre ambas marcas es la vocal A que existe entre ellas, pero ni fonética ni conceptualmente puede afirmarse que exista similitudes. Respecto a la calidad de marca notoria que aduce CATERPILLAR INC, sobre la marca CAT, es pertinente señalar, como lo anota el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial allegada al presente proceso: “La notoriedad de la marca implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el producto o servicio con que se relaciona; la marca notoria implica un nivel de conocimiento generalizado entre los consumidores. Empero el reconocimiento de la notoriedad no es un hecho automático ni se fundamenta en la sola afirmación de tal circunstancia por parte de quien

desea hacerla valer. Siempre será necesario que el interesado demuestre mediante prueba hábil la referida calidad ante el Juez o el Administrador, según sea el caso”. En el presente asunto, como quiera que no se probó por parte de CATERPILLAR INC. el carácter de notoria de la marca CAT R, no corresponde realizar análisis alguno respecto de la influencia del hecho de la notoriedad de la marca sobre la solicitud de registro de la marca LAN LANDWARD (mixta). Al no desvirtuarse la legalidad de los actos demandados, se denegarán las súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Segundo.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha octubre 30 de 2003.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA