CE-11001-03-24-000-2001-00060-01(6863)-2004

NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA EN PROPIEDAD INDUSTRIALDiferenciación en Decisión 486 con vigencia a partir del 01-12-2000 / NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Caducidad de cinco años Sea lo primero advertir que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio, no tiene vocación de prosperidad, pues cuando se expidieron los actos acusados estaba vigente la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y no la 486, la cual entró a regir desde el 1º de diciembre de 2000. La Decisión 344 no consagró la diferencia entre nulidad absoluta y relativa, como sí lo hace la 486, la que, por lo demás, estableció un término de caducidad de cinco años para las causales de nulidad relativa. SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos TINOS y STILNOX: por ubicación de vocales y sílaba tónica / TONALIDAD DE MARCA - Sílabas tónicas coincidentes En este caso, los signos “TINOX” y “STILNOX” tienen dos vocales idénticas, como son la I y la O, y tres consonantes idénticas: la T, N y X. Y bien puede afirmarse que se encuentran ubicadas en el mismo orden, pues lo cierto es que la “S” y la “T” de la segunda marca, por estar antes y después de una consonante y no de una vocal, se pierden en la pronunciación, haciendo que sea precisamente la expresión “TINOX” la que sobresalga en la segunda marca, como se evidencia a continuación: TINOX –

STILNOX. Otra de las reglas que se debe tener en cuenta, conforme a la sentencia antes mencionada es la de que “Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también concluir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). La sílaba tónica del signo TINOX es NOX, y en STILNOX, también la constituye su terminación NOX; de modo que, la identidad de tales sílabas y el hecho de ocupar exactamente la misma posición, hace evidente la similitud de las marcas en cuestión. En consecuencia, se cumple esta regla. Bien puede afirmarse que desde el punto de vista fonético las sílabas que encabezan ambas denominaciones son similares, habida consideración de que la consonante “S” antes de otra consonante no se advierte al momento de su pronunciación; las tónicas son coincidentes, tal como se expuso, de donde resulta otra circunstancia que aumenta la semejanza de las mismas en el campo fonético, como también gráfico y ortográfico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00060-01(6863)

Actor: SYNTHELABO

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad SYNTHELABO, ahora SANOFI-SYNTHELABO, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 25503 de 30 de noviembre de 1999 “POR LA CUAL SE RESUELVEN DOS OBSERVACIONES Y SE CONCEDE UN REGISTRO”, 03180 de 22 de febrero de 2000 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18419 de 31 de julio de 2000 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: Que el 13 de mayo de 1999 la sociedad GYNOPHARM S.A., domiciliada en Barranquilla, Atlántico, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "TINOX" para distinguir productos comprendidos en la clase 5a del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 480, la sociedades SYNTHELABO y LABORATORIOS BUSSIE S.A.,

mediante apoderados, presentaron demandas de observaciones, con base en sus marcas denominadas "STILNOX" Clase 5a, vigente hasta el 6 de diciembre de 2003, y "TONEX" Clase 5a, vigente hasta el 26 de abril de 2004, respectivamente. 3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25502 de 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual declaró infundadas las observaciones presentadas por las Sociedades SYNTHELABO y LABORATORIOS BUSSIE S.A. y concedió el registro de marca "TINOX" Clase 5a, a la sociedad GYNOPHARM S.A.. 4º: Que contra la citada Resolución dichas sociedades interpusieron recursos de reposición y, en subsidio de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 03180 de 22 de febrero de 2000, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada y el segundo lo fue a través de la Resolución No. 18419 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que igualmente confirmó la citada Resolución. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violaron los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto para que un signo pueda ser registrable se

requiere que cumpla con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; y la marca "TINOX" no es lo suficientemente distintiva frente a la marca "STILNOX" registrada previamente por la sociedad actora, toda vez que la única diferencia es la extensión de las mismas, ya que desde el punto de vista fonético y visual las similitudes son evidentes, siendo la primera una imitación de la segunda. 2º. Que se violó el literal h) del artículo 82, ibídem, debido a que la marca "TINOX" permite que se presente engaño, tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de SYNTHELABO y de un producto amparado con el Good Will y tradición de los productos fabricados y comercializados por la actora. 3º. Que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca "TINOX" tiene tal similitud con la marca "STILNOX", que resulta imposible que al coexistir las mismas en el comercio, el público consumidor no sea inducido a error. Resalta que como las dos marcas comparten tanto las mismas consonantes ( T, N y X), como las mismas vocales (I y O), las cuales se encuentran en idéntico orden, por lo cual existe una similitud fonética, ortográfica y visual. Señala que el consumidor de productos farmacéuticos es totalmente desprevenido con respecto a la marca que identifica estos productos, por cuanto en su memoria solamente existirá el conocimiento vago que posee de la marca, razón por la cual, si cualquier otro producto que le presenten o que se encuentre en el mercado, reúne

por lo menos esas características mínimas, creerá que éste último es el producto buscado, y de esta manera ya habrá sido inducido en error. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que una vez hecho un análisis comparativo de las marcas “TINOX”, clase 5, solicitada, frente a la marca “STILNOX”, para distinguir productos de dicha clase, estas no son semejantes entre sí, por lo que no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, de coexistir en el mercado no se induciría a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de la confusión directa e indirecta entre los mismos, ya que si bien entre las dos marcas existen algunas letras en común éstas no son suficientes para concluir la confundibilidad; que en cuanto al aspecto auditivo se tiene que las pronunciaciones son diferentes, lo que se traslada al campo visual, dado que la primera tiene menor extensión que la última. Formula la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos por cuanto la parte demandante omitió señalar que pretende la nulidad parcial o definitiva del registro de la marca “TINOX” clase 5a, de conformidad en lo previsto en

el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. II.1.2. La sociedad GYNOPHARM S.A., por medio de apoderado, en su calidad de tercero con interés directo en las resultas de proceso, contestó la demanda y para oponerse a sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Afirma que el Consejo de Estado no es competente para resolver si existe similitud entre dos marcas, como sucede en el caso bajo examen, ya que éste aspecto es exclusivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues la competencia de aquél se circunscribe a verificar si para el análisis de la similitud de marcas, la autoridad competente respetó las normas objetivas establecidas para tal efecto. Considera que para determinar el grado de confundibilidad entre las marcas, es necesario hacer una confrontación desde el punto de vista auditivo, fonético, ortográfico, visual, conceptual o ideológico, con el fin de establecer si pueden coexistir en el mercado, motivo por el cual y hecho un análisis entre la marca TINOX y las marcas STILNOX y TONEX, no puede predicarse similitud alguna que genere riesgo de confusión, por lo que no existe violación del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, ya que en dichas marcas se presentan elementos propios que les dan la distintividad necesaria que les permite coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor. Asevera que para que un signo pueda convertirse en marca, es necesario que este sea perceptible, distintivo y suceptible de representación gráfica, presupuestos que se encuentran en la marca “TINOX”.

Agrega que la similitud abstracta entre signos no es suficiente para vedar su coexistencia, ya que las marcas se comparan con el fin de saber si por el parecido pueden resultar comprometidos actos cotidianos de comercio, lo que no se presenta en este caso, ya que cada una de ellas tiene elementos propios que le dan la distintividad necesaria. Estima que si bien el cierto la marca TINOX se comercializa en el mismo mercado de las marcas STILNOX y TONEX, también lo es que el mercado a que van dirigidos los productos es calificado, cuyo destinatario en primera instancia es el médico, el cual a su vez genera la demanda por medio de una estricta formula médica, por lo que el acceso al producto no se origina con base en una exhibición, mostrador, góndola o de manera libre por el consumidor, lo que diluye el riesgo de confusión. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero advertir que la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, planteada por la Superintendencia de Industria y Comercio, no tiene vocación de prosperidad, pues cuando se expidieron los actos acusados estaba vigente la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y no la 486, la cual entró a regir desde el 1º de diciembre de 2000. La Decisión 344 no consagró la diferencia entre nulidad absoluta y relativa, como sí lo hace la 486, la que, por lo demás, estableció un término de caducidad de cinco años para las causales de nulidad relativa.

Por lo demás, si se invoca una causal de irregistrabilidad de nulidad relativa basta que en la demanda se solicite la nulidad sin que se requiera especificar que sea relativa, entre otras razones, porque en la práctica lo que diferencia a tal nulidad de la absoluta es el término de caducidad para el ejercicio de la acción. De tal manera que a la luz de las disposiciones de la Decisión 486 la presunta omisión que se le endilga a la demanda no constituye ineptitud sustantiva. De otra parte, es preciso resaltar que, contrario a lo que considera el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el Consejo de Estado es competente para determinar si existe o no similitud entre las marcas, con base en el análisis de las normas indicadas como vulneradas, cuyo alcance determinará el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con las de carácter comunitario, y en aplicación de las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado para tal fin. A propósito de tales reglas, en la Interpretación Prejudicial 98-IP-2003, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que a objeto de facilitar a la autoridad competente el estudio sobre la posible confusión entre los signos en conflicto es necesario tomar en cuenta los siguientes criterios: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto; 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen

entre las marcas. (folio 322). Conforme se precisó en sentencia de 22 de febrero de 2001 (Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), “...además de las cuatro reglas señaladas en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atrás expuestas, y acogidas por esta Sala de la misma forma, han de atenderse las siguientes, relativas a la comparación fonética, a saber: 1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor...”. En este caso, los signos “TINOX” y “STILNOX” tienen dos vocales idénticas, como son la I y la O, y tres consonantes idénticas: la T, N y X. Y bien puede afirmarse que se encuentran ubicadas en el mismo orden, pues lo cierto es que la “S” y la “T” de la segunda marca, por estar antes y después de una consonante y no de una vocal, se pierden en la pronunciación, haciendo que sea precisamente la expresión “TINOX” la que sobresalga en la segunda marca, como se evidencia a continuación: TINOX STILNOX Otra de las reglas que se debe tener en cuenta, conforme a la sentencia antes mencionada es la de que “Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también concluir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

La sílaba tónica del signo TINOX es NOX, y en STILNOX, también la constituye su terminación NOX; de modo que, la identidad de tales sílabas y el hecho de ocupar exactamente la misma posición, hace evidente la similitud de las marcas en cuestión. En consecuencia, se cumple esta regla. Según se precisó en la precitada sentencia, “si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante; y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. En este caso, conforme ya se dijo, bien puede afirmarse que desde el punto de vista fonético las sílabas que encabezan ambas denominaciones son similares, habida consideración de que la consonante “S” antes de otra consonante no se advierte al momento de su pronunciación; las tónicas son coincidentes, tal como se expuso, de donde resulta otra circunstancia que aumenta la semejanza de las mismas en el campo fonético, como también gráfico y ortográfico. Hace la Sala énfasis en el análisis fonético, habida cuenta de que en tratándose de productos farmacéuticos su comercialización o venta se lleva a cabo, generalmente, mediante la solicitud verbal al farmaceuta y son muy contadas las ocasiones en las que se exige la fórmula médica. De ahí que el riesgo de confusión esté presente, dadas las similitudes anotadas. Estima la Sala que los anteriores presupuestos no se cumplen frente a la marca “TONEX” cuya observación también fue desechada en los actos acusados pues al

compararla con “STILNOX” fácilmente se perciben sus diferencias fonéticas y gramaticales, al punto de que sobra cualquier argumentación en ese sentido. Sin embargo, como los signos TINOX y STILNOX son semejantes de acuerdo con lo que se dejó expresado, deben prosperar las pretensiones de la demanda.

F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de septiembre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO