CE-11001-03-24-000-2001-00060-01(6863)A-2004

ACCION DE NULIDAD ESPECIAL MARCARIA - Caducidad de 5 años: nulidad relativa / NULIDAD RELATIVA PROPIEDAD INDUSTRIAL - Término de caducidad de 5 años a partir de la publicación del registro / PUBLICACION DE ACTOS DE REGISTRO MARCARIO - Obligatoriedad a partir de la Decisión 486 de 2000 / SENTENCIA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL - Obligación de publicación en la gaceta respectiva Con la expedición de la Decisión 486, que empezó a regir el 1º de diciembre de 2000, nuevamente se estableció término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad, por causales relativas; y se dejó de exigir interés de parte. Al respecto, el artículo 172, inciso 2º, ibídem, señala, en lo pertinente: “ ...La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. Lo anterior, pone de manifiesto nuevamente la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. Y en el evento de que se declare la nulidad de los actos administrativos de registro

marcario, obviamente debe publicarse la sentencia que así lo disponga. En este caso, los actos acusados se expidieron bajo la vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486; y como tal Decisión no exigía término preclusivo alguno para el ejercicio de la acción, no era menester publicar en la gaceta de propiedad industrial el acto que concedió el registro y, por ende, tampoco la sentencia que lo deja sin efectos. Así pues, la solicitud de adición, en lo que a la publicación de la sentencia se refiere, habrá de denegarse.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00060-01(6863)

Actor: SYNTHELABO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Solicitud de adición de sentencia Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la apoderada de la actora, relativa a que se adicione la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2004, para que se ordene la cancelación del registro de la marca TINO y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Para resolver, SE CONSIDERA: La sentencia de 23 de septiembre de 2004, proferida dentro del expediente de la referencia, declaró la nulidad de las Resoluciones núms. 25503 de 30 de noviembre de 1999, 03180 de 22 de febrero de 2000, expedidas por la Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18419 de 31 de julio de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de dichas Resoluciones la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca TINOX, para amparar productos de la Clase 5ª, a favor de GYNOPHARM S.A. Es decir, que el objeto de los actos acusados lo constituye el referido registro. Luego la declaratoria de nulidad de los actos acusados lógicamente implica la de su objeto, lo que significa que con tal declaratoria se deja sin efecto el registro y por esta razón, basta para que desaparezca del mundo jurídico el mismo. Sin embargo, ello no obsta para que se adicione la sentencia en el sentido de ordenar expresamente que la demandada cancele el mencionado registro. Ahora, respecto de la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial, cabe hacer las siguientes observaciones: Con anterioridad a que las normas comunitarias se aplicaran en materia marcaria, regían las normas del C.de Co., cuyo artículo 596 preveía que el certificado de registro marcario podía anularse a petición de cualquier persona; y que la demanda podía intentarse dentro de los cinco años contados a partir de la fecha de registro. Cuando entró a regir la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (26 de junio de 1978), nada se dijo sobre el término para el ejercicio de la acción ni sobre quién podía instaurarla, por lo que se siguió aplicando lo previsto en el

artículo 596 del de Co; y la jurisprudencia de esta Corporación en numerosos pronunciamientos precisó que el término de caducidad debía contarse a partir de la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial del acto que concedió el registro marcario, ordenada en el artículo 71, que a la letra decía: “La oficina nacional competente ordenará la publicación de las marcas registradas en un órgano de publicidad adecuado”. En efecto, en providencia de 27 de febrero de 1995 (Expediente núm. 3007, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez), dijo esta Corporación: “....b) La Gaceta de Propiedad Industrial es el medio oficialmente destinado por la Superintendencia de Industria y Comercio para publicar, entre otros, los actos administrativos que tengan alcance o interés general, como aquellos que conceden el registro de marcas, respecto de los cuales procede la acción pública consagrada en el citado artículo 596 del C de Co., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 de la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente al momento de expedición del acto cuya declaratoria de nulidad se impetra. c) Como quiera que el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” (art. 2o. C.C.A.) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de publicidad y contradicción en virtud de los cuales, en su orden, se establece el deber de las autoridades de dar a conocer sus decisiones mediante las

comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este Código y la ley, “y que los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales”, de ello cabe concluir sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto por los artículos 2o. literal e) y 8o. de la Ley 57 de 1985, los actos de las Superintendencias que tengan alcance o interés generales, “...sólo regirán después de la fecha de su publicación”. d) Para la Sala no es válido fundamentar el recurso en lo expresado por esta Sección en las sentencias que se citan y transcriben parcialmente en su sustentación, pues, de una parte en ellas simplemente se aludió al tenor literal del artículo 596 del Código de Comercio a efecto de puntualizar quiénes son los titulares de la acción en él consagrada y, de otra, en dichas providencias no se analizó ni definió la materia a que se contrae en asunto sub exámine, como se evidencia de su lectura. Finalmente la Sala hace notar al recurrente que la labor del Juez no se reduce a la facilista tarea de aplicar ciegamente la legislación, pues como toda producción de la mente humana es susceptible de interpretación, que armonice con el contexto de las demás normas que se relacionan con la materia de que se trate y con las demás que forman parte integrante del

ordenamiento jurídico del país....” Ahora, en la Decisión 85 no se previó que en el órgano de publicidad se publicarían las sentencias que ordenaran la nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro marcario; empero, si las cosas se deshacen como se hacen, así como la Decisión ordenaba la publicación del acto de registro, resultaba lógico imponer que también debía publicarse la sentencia que dejó sin efecto tal acto. Cabe resaltar que con posterioridad a la Decisión 85, las normas comunitarias no previeron ya la obligación de publicar los actos que concedieron el registro, sino únicamente la solicitud, con miras a que los interesados formulen las observaciones; y a partir de la Decisión 344 se acabó con el término de caducidad para el ejercicio de la acción marcaria, ya que en el artículo 113 no se condicionó a término alguno, además de que se exigió interés para solicitar la nulidad. No existiendo término para el ejercicio de la acción, así como tampoco obligación de publicar la concesión del registro marcario, no había razón para ordenar la publicación de la sentencia. Con la expedición de la Decisión 486, que empezó a regir el 1º de diciembre de 2000, nuevamente se estableció término preclusivo para el ejercicio de la acción de nulidad, por causales relativas; y se dejó de exigir interés de parte. Al respecto, el artículo 172, inciso 2º, ibídem, señala, en lo pertinente: “ ...La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se

hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. Lo anterior, pone de manifiesto nuevamente la necesidad de que se publique el acto administrativo a través del cual se concedió el registro marcario, pues solamente en virtud de dicha publicación cualquier persona puede conocer el acto y ejercer la acción cuando el mismo esté afectado por causales de nulidad relativas, dentro del término de cinco años siguiente a tal publicación. Y en el evento de que se declare la nulidad de los actos administrativos de registro marcario, obviamente debe publicarse la sentencia que así lo disponga. En este caso, los actos acusados se expidieron bajo la vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486; y como tal Decisión no exigía término preclusivo alguno para el ejercicio de la acción, no era menester publicar en la gaceta de propiedad industrial el acto que concedió el registro y, por ende, tampoco la sentencia que lo deja sin efectos. Así pues, la solicitud de adición, en lo que a la publicación de la sentencia se refiere, habrá de denegarse, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: ADICIÓNASE la parte resolutiva de la sentencia proferida en este proceso el 23

de septiembre de 2004, en el sentido de ordenar que la entidad demandada, como consecuencia de la nulidad de los actos acusados, cancele el registro objeto de los mismos. DENIÉGASE la solicitud de adición relacionada con la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INES NAVARRETE BARRERO