CE-11001-03-24-000-2001-00072-01(6885)-2004

RIESGO DE CONFUSION - Clases: directo e indirecto; no es necesario que se induzca en error sino que exista el riesgo En la Interpretación Prejudicial núm. 92-IP-2003, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el alcance de la norma comunitaria citada como violada, precisó que “...no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”. Para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Tribunal hace hincapié en que es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos; que al efecto se debe tener en cuenta que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de Confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común.

SEMEJANZA MARCARIA - Es evidente fonéticamente entre los signos STAVIR y ESTAVIL Las marcas en conflicto, se presentan así: STAVIR (Marca solicitada) y ESTAVILBUSSIE (Marca registrada). En primer lugar, estima la Sala que las marcas cuestionadas son semejantes desde el punto de vista fonético, pues si bien es

cierto que la primera principia con la consonante “S”, en tanto que la segunda con la vocal “E”, no lo es menos que en la pronunciación de esta última la “S” sobresale y se diluye la “E”. Las consonantes “R” y “L” con las cuales termina cada una de las marcas, en su entonación no se diferencian mayormente una de otra. Y, precisamente, el énfasis se hace al entonar la parte de la expresión “STAVI”, que es idéntica en ambas marcas. En segundo lugar, es preciso resaltar que no obstante que la marca registrada con anterioridad también contiene la expresión “BUSSIE”, ello per se no le imprime suficiente distintividad a la marca solicitada, pues esta expresión corresponde al nombre comercial del productor el que, generalmente al solicitar un producto farmacéutico se omite.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00072-01(6885)

Actor: DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA

Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD El señor DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJÍA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a

obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 04156 de 29 de febrero de 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca STAVIR para distinguir productos de la clase 5ª; 10294 de 19 de mayo de 2000, por medio de la cual la citada dependencia resolvió el recurso de reposición; y 21842 de 31 de agosto de 2000, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación, confirmando la primera Resolución citada. 2ª. Que, a manera de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca STAVIR. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1-. Como hechos relevantes de la solicitud se señalan los siguientes: 1º: Que el señor DIEGO FELIPE ECHEVERRI ZAJIA presentó el 24 de junio de 1999 una solicitud para el registro de la marca “STAVIR”, para distinguir un producto farmacéutico de uso humano, comprendido en la clase 5a de la clasificación internacional de Niza. 2º: Que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones, no obstante lo cual la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 04156 de 29 de febrero de 2000 lo negó por considerar que era confundible con ESTAVILBUSSIE. 3º: Que contra tal acto interpuso los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos desfavorablemente. I.2-. Como sustento de los cargos de violación formulados en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: 1º: Que se quebrantó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque la demandada ignoró que la marca “STAVIR” solicitada para registro cumple con los requisitos previstos en dicha norma, en cuanto es perceptible, distintiva, novedosa y tiene representación gráfica. 2º: Estima que se vulneró el literal a) del artículo 83, ibídem, ya que “STAVIR” en ningún momento conduce a la posibilidad de generar error con “ESTAVILBUSSIE”. En su opinión, la Superintendencia partió de supuestos errados que la llevaron a tomar una decisión basándose en principios equivocados, pues las marcas enfrentadas no presentan similitud capaz de inducir al público a error. 3º: Sostiene que analizada la marca solicitada para registro desde el punto de vista del aspecto visual, se advierte que está compuesta de una sola palabra, mientras que la que constituyó el objeto de la negación está conformada por dos palabras, lo que hace que el consumidor tenga un parámetro diferenciador importante; que la Administración dejó de lado la palabra BUSSIE, que forma parte de la marca y, por consiguiente, se puede afirmar que el análisis efectuado se basó en supuestos equivocados y bajo una perspectiva fraccionada, omitiendo hacer la comparación a través de una visión globalizada o de conjunto.

4º: Recaba en que para que exista realmente confusión no basta o no es suficiente una simple coincidencia en algunas letras, derivada de la descomposición que se hace de las mismas, y de una separación gramatical que no tiene sentido práctico. Que desde el punto de vista fonético la pronunciación difiere, lo cual también sucede en relación con el aspecto ideológico, pues en ESTAVIL BUSSIE el público consumidor cuenta con una pauta diferenciadora clara, como es la referencia de su objeto empresarial. II-. TRAMITE DE LA ACCION A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1-. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1-. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones por considerar que de los documentos obrantes dentro del proceso se concluye que la entidad no solo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa, sino que también expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes. Agrega que del examen comparativo y sucesivo de las marcas en debate, “STAVIR” y “ESTAVIL BUSSIE” se concluye que en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes, unas de otras, poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas

existentes que las diferencias, lo que induce al consumidor a error, máxime si los productos que se pretenden amparar pertenecen a la misma clase 5ª. II.2-. La sociedad LABORATORIOS BUSSIE S.A. tercero con interés directo en el proceso, fue notificada del auto admisorio de la demanda no obstante lo cual guardó silencio. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La causal de irregistrabilidad alegada en la demanda es la consagrada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Así mismo, no podrán registrarse….los signos…que….a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero….”. En este caso, la Superintendencia de Industria y comerció denegó la solicitud de marca presentada por la actora, relativa a la expresión “STAVIR”, para amparar productos comprendidos en la clase 5ª, al estimar que era confundible con “ESTAVILBUSSIE”, previamente registrada para amparar productos de la misma clase. En la Interpretación Prejudicial núm. 92-IP-2003, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el alcance de la norma comunitaria citada como violada, precisó que “...no es necesario que el signo

solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad” (folios 144 a 145). Para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Tribunal hace hincapié en que es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos; que al efecto se debe tener en cuenta que la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de Confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. (folio 195). Igualmente, el Tribunal señala las reglas que deben seguirse a objeto de realizar el cotejo, a saber: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto; 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (folio 147). Señala el Tribunal que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar el aspecto ortográfico, fonético e ideológico.

Finalmente, hace hincapié en que tratándose de marcas farmacéuticas el análisis que debe realizarse deberá ser mucho más riguroso y que de poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto (folios 148 a 149). Procede la Sala a realizar el cotejo de las marcas cuestionadas, aplicando al efecto, las directrices antes reseñadas. Las marcas en conflicto, se presentan así: STAVIR (Marca solicitada). ESTAVILBUSSIE (Marca registrada En primer lugar, estima la Sala que las marcas cuestionadas son semejantes desde el punto de vista fonético, pues si bien es cierto que la primera principia con la consonante “S”, en tanto que la segunda con la vocal “E”, no lo es menos que en la pronunciación de esta última la “S” sobresale y se diluye la “E”. Las consonantes “R” y “L” con las cuales termina cada una de las marcas, en su entonación no se diferencian mayormente una de otra. Y, precisamente, el énfasis se hace al entonar la parte de la expresión “STAVI”, que es idéntica en ambas marcas. Además, sabido es que esta clase de productos farmacéuticos son de aquellos que se solicitan al expendedor de la farmacia y no se consiguen en un estante de un supermercado como cualquier otro producto. De ahí que el aspecto fonético sea el más relevante y conforme lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “de poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

En segundo lugar, es preciso resaltar que no obstante que la marca registrada con anterioridad también contiene la expresión “BUSSIE”, ello per se no le imprime suficiente distintividad a la marca solicitada, pues esta expresión corresponde al nombre comercial del productor el que, generalmente al solicitar un producto farmacéutico se omite. Por último, no sobra recordar que frente al registro de nombres de medicamentos se torna más estricta la aplicación de las reglas que rigen el cotejo marcario. Así pues, estima la Sala que deben denegarse las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de septiembre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO