CE-11001-03-24-000-2001-00080-01(6910)-2003

SIGNOS GENERICOS, DESCRIPTIVOS O USUALES - Irregistrabilidad si existe relación directa o conexión con el producto o servicio / ADJETIVOS CALIFICATIVOS - Si no tienen relación directa o conexión con el bien o servicio a proteger es registrable / SIGNO DESCRIPTIVO - Regla para determinarlo En relación con las denominaciones descriptivas o genéricas, el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, expresó: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine quo non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hace referencia la norma citada, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, «silla» puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; «frío» podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste. La doctrina y la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a

diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos». Y, a propósito de la regla que sirve para determinar si un signo es descriptivo, el Tribunal Andino señaló: «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo, por un consumidor medio es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» CUENTA BINACIONAL - Signo descriptivo que identifica el servicio financiero o bancario / SIGNO DESCRIPTIVO - Lo es “CUENTA BINACIONAL” al designar el servicio bancario que se pretende proteger Cómo es la CUENTA? Es BINACIONAL. La expresión CUENTA BINACIONAL, como tal, existe en el idioma español y designa exactamente el servicio bancario o financiero que se conoce con esas palabras. El carácter descriptivo de las palabras CUENTA y BINACIONAL con las que se forma el signo nominativo compuesto no desaparece por el hecho de conjugarlas, pues esta no da lugar a un conjunto gramatical diferente. Salta a la vista que de la combinación de los términos descriptivos CUENTA BINACIONAL no resulta un conjunto novedoso y original, o con distintividad propia. Por tanto, no asiste razón al apoderado de la actora cuando afirma que se trata de una marca evocativa, pues no es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el servicio que distingue. Lo designa directa e inequívocamente, empleando la misma expresión que se usa en

el lenguaje corriente para identificar el servicio bancario o financiero que de cuentas que tienen la característica de operar en dos países o naciones, sin que a esos efectos interese si se trata de cuenta corriente, cuenta de crédito o cuenta de ahorros, como equivocadamente lo afirma la actora. No cabe duda de que se trata de una expresión descriptiva, pues se compone exclusivamente de términos que connotan una característica de la CUENTA, a saber, que es BINACIONAL.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil tres (2003) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00080-01(6910)

Actor: BANCO TEQUENDAMA S.A.

Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por el BANCO TEQUENDAMA S.A. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo CUENTA BINACIONAL para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 internacional.

I. LA DEMANDA

El BANCO TEQUENDAMA S.A., domiciliado en Bogotá D.C., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 33560 de 12 de agosto de 1994, mediante la cual

el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo CUENTA BINACIONAL a favor de BANCO TEQUENDAMA S.A. para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.2. Que es nula la Resolución 23039 de 31 de octubre de 1996 mediante la cual el citado funcionario resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 33560, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. 1.1.3. Que es nula la Resolución 21887 de 31 de agosto de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo CUENTA BINACIONAL para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. 1.1.5. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  El BANCO TEQUENDAMA S.A., mediante apoderado, solicitó el 3 de septiembre de 1992 a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo CUENTA BINACIONAL para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 385 de 17 de septiembre de 1993, dentro del término señalado por el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina no se presentó demanda de observaciones por parte de terceros.  Mediante Resolución 33560 de 12 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo CUENTA BINACIONAL, para distinguir los servicios comprendidos Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que sirva para designar o describir la especie de productos para los cuales ha de usarse.  Mediante Resolución 23039 de 31 de octubre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la Resolución 33560, por considerar que el signo CUENTA BINACIONAL carece de distintividad, novedad y exclusividad pues puede ser aplicada a muchos servicios del mismo género.  Mediante Resolución 21887 de 31 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 33560 de 12 de agosto de 1994. 1.3 Normas violadas y concepto de la violación La actora señala como violados el artículo 13 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo; y

los artículos 82 literal d), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sostiene que al negar el registro del signo CUENTA BINACIONAL por considerarlo genérico y descriptivo, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el derecho de igualdad, pues ha concedido el registro como marcas de signos que reúnen las mismas características. Es el caso de MULTICUENTA, registrada a favor de CITIBANK según certificados 138126 en la clase 35, y 138125 en la clase 36 Internacional. Argumenta que una marca evocativa puede hacer referencia a las características de un producto o servicio, o al producto o servicio mismo, sin que por ello pueda tildarse de genérica y descriptiva. Considera que se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, pues no es cierto que CUENTA BINACIONAL describa las características de los servicios financieros para los cuales tendrá aplicación. Cosa distinta es que se trate de una marca evocativa. Sostiene que el hecho de formarse con la expresión genérica CUENTA no impide que sea susceptible de registro, pues según jurisprudencia del Tribunal Andino para determinar si una marca es registrable, debe apreciarse en su integridad y no sus partes aisladamente consideradas. Argumenta que en el mercado existen marcas como MULTICUENTA e INVERCRÉDITO, que evocan una idea en relación con los servicios en los que habrá de usarse. Afirma que la administración no tuvo clara la diferencia entre marcas evocativas y marcas descriptivas, y que el signo CUENTA BINACIONAL no es descriptivo pues el término descriptivo es «cuenta en dos países» o «cuenta en dos naciones».

Insiste en que CUENTA BINACIONAL es registrable pues dicha expresión no identifica un servicio específico en el sector de servicios financieros. Plantea que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues al negar el registro del signo CUENTA BINACIONAL la Superintendencia no interpretó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

II. Contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defendió la legalidad de los actos acusados, pues reiteró que el signo CUENTA BINACIONAL no es distintivo para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional que pretende amparar, por ser descriptivo; por tanto su registro debía negarse, por encontrarse incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Insiste en que el signo CUENTA BINACIONAL no tiene algún elemento distintivo que lo haga susceptible de registro marcario, y que la expresión señala una de las características de los servicios que pretende identificar.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora insistió en que debe concederse el registro del signo CUENTA BINACIONAL en la Clase 36 porque no constituye una expresión genérica.

Sostiene que según la doctrina y la jurisprudencia, para que una expresión sea genérica, es necesario que en el lenguaje usual identifique un producto o servicio determinado. Argumenta que el signo no identifica un servicio de la Clase 36 internacional, lo que sí sucede por ejemplo con las expresiones CUENTA

CORRIENTE, CUENTA DE AHORROS y CUENTA DE CRÉDITO, de uso

frecuente en el mercado financiero. Reitera que la expresión CUENTA BINACIONAL tampoco identifica los servicios de la Clase 36 Internacional, pues bien podría usarse para distinguir servicios de cuenta corriente, cuenta de crédito, transferencia de divisas, etc. Insiste en que la Superintendencia de Industria y Comercio estaba obligada a aplicar a la solicitud de registro del signo CUENTA BINACIONAL, los mismos criterios que la condujeron a conceder el registro de la marca MULTICUENTA a favor del CITIBANK. Reitera que el signo CUENTA BINACIONAL es registrable y que las marcas evocativas pueden formarse con expresiones genéricas cuando el conjunto resultante es novedoso, y que una marca puede evocar de alguna forma los servicios que presta. 3.2. La entidad demandada insistió en la legalidad de los actos acusados y reiteró los argumentos expuestos en su contestación a la demanda. En síntesis, reiteró que CUENTA BINACIONAL es una expresión descriptiva pues es una indicación que se usa en el medio financiero para describir las características de los servicios a los que se aplica.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según se lee en la Resolución 33560 de 12 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo CUENTA BINACIONAL para distinguir los servicios

comprendidos en la Clase 36 Internacional, por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse. Por tal razón sostuvo que el signo solicitado en registro carece de distintividad. Los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional son: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios». La actora sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al considerar que el signo CUENTA BINACIONAL es descriptivo de las características de los servicios financieros que pretende distinguir. Argumenta que cosa distinta es que sea una expresión evocativa y, por tanto, novedosa y suficientemente distintiva. Sostuvo que una marca evocativa puede formarse a partir de expresiones genéricas o descriptivas, sin que por ello sea irregistrable. El artículo 82, literal d) de la Decisión 344, prevé: «No podrán registrarse como marca los signos que: .... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.» Le corresponde entonces a la Sala determinar si el signo nominativo CUENTA BINACIONAL es descriptivo de los servicios financieros comprendidos en la Clase 36 Internacional; o si, como alega la actora, es evocativo.

En relación con las denominaciones descriptivas o genéricas, el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, expresó: «El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas. ... El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del producto a ser protegido por la marca. ... Las denominaciones genéricas, descriptivas o usuales son aquellas que han perdido su calidad distintiva, por tanto, no pueden ser registrables como marcas. Estas carecen de uno de los requisitos básicos de la marca, como lo es el de la distintividad, porque estas denominaciones se refieren al producto mismo y no se pueden distinguir de otros bienes o servicios que se encuentren en el mercado. ... Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio dela denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine quo non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hace referencia la norma citada, se requiere que el signo por registrar se refiera

exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. ... Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, «silla» puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de estos; «frío» podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste. ... La doctrina y la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos». Y, a propósito de la regla que sirve para determinar si un signo es descriptivo, el Tribunal Andino señaló: «La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada – por ejemplo, por un consumidor medio—es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.» (Énfasis fuera de texto)

Esta regla es enteramente aplicable al caso presente, a saber: Cómo es la CUENTA?

Es BINACIONAL.

La expresión CUENTA BINACIONAL, como tal, existe en el idioma español y designa exactamente el servicio bancario o financiero que se conoce con esas palabras. En efecto, el Diccionario de la Lengua Española de la de la Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992, trae las siguientes definiciones: « Bi. Elem. compos. que significa «dos» ... «Cuenta. Cada una de las que, para ir asentando las partidas de debe y haber, se llevan a las personas o entidades a cuyo nombre están abiertas y permite al titular de la cuenta retirar a la vista o a plazo, los saldos a su favor. ... Nacional. Adj. Perteneciente o relativo a una nación. ...» El carácter descriptivo de las palabras CUENTA y BINACIONAL con las que se forma el signo nominativo compuesto no desaparece por el hecho de conjugarlas, pues esta no da lugar a un conjunto gramatical diferente. Salta a la vista que de la combinación de los términos descriptivos CUENTA BINACIONAL no resulta un conjunto novedoso y original, o con distintividad propia. Por tanto, no asiste razón al apoderado de la actora cuando afirma que se trata de una marca evocativa, pues no es cierto que sugiera en la mente del consumidor una idea sobre el servicio que distingue. Lo designa directa e inequívocamente, empleando la misma expresión que se usa en el lenguaje corriente para identificar el servicio bancario o financiero que de cuentas que tienen la característica de operar en dos países o naciones, sin que a esos efectos interese si se trata de

cuenta corriente, cuenta de crédito o cuenta de ahorros, como equivocadamente lo afirma la actora. No cabe duda de que se trata de una expresión descriptiva, pues se compone exclusivamente de términos que connotan una característica de la CUENTA, a saber, que es BINACIONAL. Así, pues, al sostener la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo CUENTA BINACIONAL no es registrable como marca para distinguir los servicios de la clase 36 Internacional, se ajustó a los requisitos que el artículo 81 la Decisión 344 exige para que un signo sea registrable y aplicó correctamente la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. A la luz de las reglas trazadas por el Tribunal y por la jurisprudencia de la Sección para diferenciar las denominaciones descriptivas de las propiamente evocativas, la Sala concluye que el signo nominativo compuesto CUENTA BINACIONAL carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que proceda su registro como marca, para distinguir los servicios financieros comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional, pues como quedó visto, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Fuerza es, entonces, concluir que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, no sin antes advertir que no resulta atendible el argumento de la actora que afirma que la existencia de registros previos para la marca MULTICUENTA en la clase 36 a favor de CITIBANK, obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio a conceder el registro de CUENTA BINACIONAL, en observancia del principio de

igualdad. El registro de MULTICUENTA no demuestra que el signo CUENTA BINACIONAL sea registrable en clase 36 Internacional. Por lo demás, tales registros connotan la percepción sobre el riesgo de confusión que en su momento tuvo la Oficina de Signos Distintivos. No le corresponde a la Sala pronunciarse en relación con actos que son del todo ajenos al debate propio de esta instancia atendido el contenido normativo de los actos acusados, pues su competencia al decidir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el caso presente se circunscribe a determinar si el registro de CUENTA BINACIONAL está o no incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Se impone, pues, denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso o su remanente. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de diciembre de 2003

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO