CE-11001-03-24-000-2001-00083-01(6907)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Evidente entre los signos COLQUIN COLORQUIMICAS y COLORQUIMICAS S.A.: ideológica, visual, fonética, auditiva y ortográfica / USO DE NOMBRE COMERCIAL - Regulación por el Código de Comercio; debe ser público, ostensible y continuo / NOMBRE COMERCIAL - Prueba del uso A juicio de la Sala, es indudable que entre la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICAS” (mixta) y el nombre comercial COLORQUÍMICAS S.A. existen semejanzas de carácter ideológico, visual, fonético, auditivo y ortográfico, al punto de que colocándose esta Corporación en el lugar del consumidor medio, de encontrar en el mercado el producto con aquella distinguido, inmediatamente pensaría que es producido por la actora, si se tiene en cuenta que el producto distinguido con la marca controvertida se comercializa en el mercado en el cual la actora desarrolla su actividad. Lo anterior, por demás, no es objeto de discusión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ni de la titular de la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICAS”, pues el debate gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca, de forma personal, pública, ostensible y continua, tal y como lo exigen los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, aplicables, en la medida en que como la norma comunitaria no reguló dicho aspecto, este debe regirse por las normas internas, como lo dispone el artículo 128 de la Decisión 344. Es cierto, entonces, que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es

prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las certificaciones de clientes a quienes le vende la actora, en el sentido de que siempre le han comprado bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA, y al gran número de facturas que fueron aportadas ante esta instancia judicial y que fueron expedidas por la actora a las distintas personas que adquirieron sus productos, le permite a la Sala concluir con claridad que desde el año 1978 ésta viene haciendo uso de su nombre comercial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00083-01(6907)

Actor: COLORQUIMICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD COLORQUÍMICA S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A. y 174 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°: Es nula la Resolución núm. 19517 de 15 de agosto de 2000, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación revocó las Resoluciones

18064 de 31 de agosto y 25800 de 30 de noviembre, ambas de 1999; declaró infundadas las observaciones presentadas por COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. y COLORQUÍMICA MORENO CORREA & CÍA. S.C.A., hoy COLORQUÍMICAS S.A.; y otorgó, en consecuencia, la marca mixta “COLQUIM – COLORQUÍMICAS” para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COLORQUÍMICAS S.A. COLQUIM S.A, domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. 2°: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca mixta “COLQUIM – COLORQUIMICAS” a favor de COLQUIM COLORQUÍMICAS S.A., para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2 de la clasificación internacional de Niza. 3°: Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes se señalan los siguientes: 1º: COLQUIM – COLORQUIMICAS S.A., domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, el 14 de octubre de 1998 solicitó el registro de la Marca “COLQUIM – COLORQUIMICAS” (mixta) para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza,

solicitud radicada bajo el expediente administrativo núm. 98-59559. 2°: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 471 de 28 de enero de 1999, y dentro del término legal la actora formuló observaciones al registro de la marca mixta antes citada, con base en la confusión que ésta podría generar con el nombre comercial COLORQUIMICA, de su propiedad, el cual ha sido usado en forma pública, ostensible y continua desde

1976. Así mismo, COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. presentó observaciones, con base en la confundibilidad de la marca solicitada con su nombre comercial. 3º: Mediante la Resolución núm. 18064 del 31 de agosto de 1999, la División de Signos Distintivos declaró fundadas las observaciones presentadas por la actora y por COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. y, en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada. 4°: Contra la anterior Resolución COLORQUIMICA S.A. COLQUIM interpuso recurso de reposición, y en subsidio apelación, con el objeto de que se concediera el registro de la marca solicitada. 5°: A través de la Resolución 25800 del 30 de noviembre de 1999 fue resuelto el recurso de reposición, en el sentido de no declarar fundada la observación presentada por COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A., y de confirmar en lo demás la Resolución núm. 18064 del 31 de agosto de

1999.

6°: COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A.

interpuso recurso de apelación contra la Resolución 25800 del 30 de noviembre de 1999. 7°: Al resolver los recursos de apelación mediante la Resolución núm. 19517 de 15 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó las Resoluciones 18064 y 25800 de 1999; declaró infundadas las observaciones presentadas por la actora y por COLKIM COLPAPEL S.A.; y, en consecuencia, otorgó el registro la marca mixta “COLQUIM - COLORQUIMICAS” para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COLORQUIMICAS S.A. COLQUIM S.A.; y declaró agotada la vía gubernativa. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º: Que el acto acusado viola el artículo 83, literal b,) de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, pues la marca mixta registrada “COLQUIM – COLORQUIMICA” se asemeja de forma tal con el nombre comercial COLORQUIMICA S.A., de propiedad de la actora, que induce al público a error; dicho nombre ha sido usado por ésta desde 1976 en forma pública, ostensible y continua. Agrega que la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICA” reproduce en su integridad el nombre comercial de la actora, COLORQUÍMICA, amén de que los productos que distingue la marca solicitada, esto es, “tintas para artes gráficas”, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, están dentro

del mismo ramo de negocios que se identifican con el nombre comercial de aquella. Anota que el nombre comercial distingue a la actora como empresaria en las actividades de “la fabricación, importación, exportación, compra y venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente textil y en la tintorería”, como consta en su certificado de existencia y representación legal. Expresa que el Consejo de Estado ha sostenido (vr. gr. sentencias de 7 de mayo de 1998, Expediente núm. 3971, Actora, Manuelita S.A., Consejero Ponente, doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y de 27 de mayo de 1999, Expediente núm. 4128, actor, Floriberto Ríos Vásquez, Consejero Ponente, doctor Manuel S. Urueta Ayola) que el primer uso que se le de a un nombre comercial le da derecho a la protección industrial del mismo, en virtud del principio in dubio pro signo priori. 2º: Estima la actora violado, por falta de aplicación, el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el cual contempla la protección del nombre comercial más por el uso, que por el registro. Concluye que el acto acusado incumple la obligación de proteger el nombre comercial preexistente de la actora, en perjuicio de los consumidores, quienes incurrirán en error en cuanto al origen de los productos que se venden con la marca controvertida, pues creerán que provienen de la empresa que utiliza como nombre comercial la misma denominación.

2. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la decisión administrativa que se acusa se adoptó previo cumplimiento del trámite administrativo establecido para el efecto en la Decisión 344, cumpliéndose, además, con el debido proceso y el derecho de defensa, como consta en el expediente núm. 98-59559. Advierte que se debe tener en cuenta el contenido de los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, según los cuales los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, y el depósito o la mención del mismo no constituye derechos sobre el nombre. Señala que en la actuación administrativa la actora allegó su certificado de existencia y representación legal, un poder para actuar y una muestra de papelería en blanco, lo cual permite concluir que no demostró dentro de la actuación administrativa el uso personal, público, ostensible, continuo y efectivo del nombre comercial, pues según el Tribunal Andino de Justicia, la sola inscripción en el registro mercantil de una sociedad no significa que esté utilizando el nombre comercial. Concluye que la marca en controversia no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, pues cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para distinguir productos comprendidos en

la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. COLOR QUÍMICA S.A., a través de apoderado, en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, en la medida en que en su favor se otorgó el registro de la marca cuestionada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y manifestó, en esencia, lo siguiente: Que en la Resolución acusada se hizo un análisis juicioso del artículo 83, literal b), de la Decisión 344, y se concluyó que si bien el uso del nombre comercial da derecho a su titular frente a la propiedad industrial, ese uso calificado no fue probado por la actora.

3. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980.

4. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1º Un signo será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no incurre en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83 ejusdem. “2º En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que,

por el tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. “3º A la luz del artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada. Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, éste deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate. La prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue. “4º El signo solicitado como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive del registro o del uso, existe identidad o semejanza entre ambos, así como entre los productos o servicios que constituyan el objeto del signo marcario y de la actividad económica del nombre comercial, de modo que pedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado”.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA Las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que la actora estima violadas, preceptúan: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes

impedimentos: “a) ... “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los países miembros sin

obligación de depósito o registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas a la presente Decisión, así como la reglamentación que para el efecto establezca el respectivo país miembro”. Mediante la Resolución 19517 de 15 de agosto de 2000 fue otorgado el registro de la marca mixta “COLQUIM – COLORQUÍMICAS”, descrita así en la respectiva solicitud: “La palabra “COLQUIM’ de trazos gruesos en letras de características especiales, la letra inicial ‘C’ se entrelaza con la letra ‘Q’ formando una especie de símbolo químico. Debajo las palabras ‘COLOR-QUÍMICAS’ en tamaño más pequeño. Este diseño podrá ser usado en cualquier tamaño, todo de acuerdo al modelo que se adjunta”. La anterior marca distingue “Tintas para artes gráficas”, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. La actora, COLORQUÍMICA S.A., de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal tiene como objeto social “...la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil, papelera, alimenticia y en la tintorería, y en la prestación de servicios relacionados con dichas actividades”. A juicio de la Sala, es indudable que entre la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICAS” (mixta) y el nombre comercial COLORQUÍMICAS S.A. existen semejanzas de carácter ideológico, visual, fonético, auditivo y ortográfico, al

punto de que colocándose esta Corporación en el lugar del consumidor medio, de encontrar en el mercado el producto con aquella distinguido, inmediatamente pensaría que es producido por la actora, si se tiene en cuenta que el producto distinguido con la marca controvertida se comercializa en el mercado en el cual la actora desarrolla su actividad. Lo anterior, por demás, no es objeto de discusión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ni de la titular de la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICAS”, pues el debate gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca, de forma personal, pública, ostensible y continua, tal y como lo exigen los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, aplicables, en la medida en que como la norma comunitaria no reguló dicho aspecto, este debe regirse por las normas internas, como lo dispone el artículo 128 de la Decisión 344. Preceptúan los artículos mencionados: “Artículo 603.- Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito...”. “Artículo 605 El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derecho sobre el nombre. “Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”. En la Resolución acusada, la Superintendencia motivó su decisión en el hecho de que el registro mercantil no es prueba del uso, ya que el mismo no demuestra la continuidad en el desarrollo de la actividad empresarial. Sobre el particular, la Sala considera pertinente transcribir una cita contenida en la

interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso: “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba a favor del usuario” (el resallado no es del texto). Es cierto, entonces, que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las certificaciones de clientes a quienes le vende la actora, en el sentido de que siempre le han comprado bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA, y al gran número de facturas que fueron aportadas ante esta instancia judicial y que fueron expedidas por la actora a las distintas personas que adquirieron sus productos, le permite a la Sala concluir con claridad que desde el año 1978 ésta viene haciendo uso de su nombre comercial. Teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “COLQUIMCOLORQUÍMICAS” fue presentada el 14 de octubre de 1998 por COLQUIM – COLORQUÍMICAS S.A., y que de conformidad con el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para que un nombre comercial pueda ser

oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud, uso que, se reitera, se encuentra demostrado, es procedente la nulidad de la Resolución acusada, por carecer el signo registrado de la fuerza distintiva necesaria para que el público consumidor distinga los productos fabricados y/o comercializados por la actora, de los productos fabricados por

COLQUIM – COLQUÍMICAS S.A.

Concluye esta Corporación que no tuvo la razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca “COLQUÍM – COLQUÍMICAS”, pues es indudable que su coexistencia en el mercado con el nombre comercial COLQUÍMICA S.A. induciría al público consumidor a error, pues dada la relación entre los productos de una y otra empresa se puede crear un conexión competitiva y, en consecuencia, esa relación puede hacer que el consumidor medio de dichos productos asuma que tienen un mismo origen empresarial. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : 1°: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 19517 de 15 de agosto de 2000, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comerció declaró infundada la observación presentada por COLORQUÍMICA MORENO CORREA & CÍA. S.C.A., hoy COLORQUÍMICAS S.A.; y otorgó, en consecuencia, la marca mixta “COLQUIM

– COLORQUÍMICAS” para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COLORQUÍMICAS S.A. COLQUIM S.A, domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. 2°: ORDÉNASE cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente a la marca “COLQUIM – COLORQUÍMICAS”, para distinguir tintas para artes gráficas, producto comprendido en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, otorgada a favor de COLORQUÍMICAS S.A. COLQUIM S.A. 3°: ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 4°: Tiénese al doctor ROY PHILLIP PARRISH como apoderado de la actora, de conformidad con la sustitución del poder obrante a folio 295 del expediente. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Presidente OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ausente por licencia