CE-11001-03-24-000-2001-00084-01(6906)-2004

NOMBRE COMERCIAL - Principio de la prioridad: prueba del uso continuo, real, efectivo y público / USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba para ser oponible Al interpretar las normas comunitarias citadas como violadas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: «...En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial «para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial....De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada al uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro» (Sentencia correspondiente al proceso N° 45-IP98)....» USO DEL NOMBRE COMERCIAL - Prueba: registro mercantil, facturación, certificaciones de clientes / CONEXION COMPETITIVA - Inducción al público en error Aunque es cierto que el certificado de existencia y representación legal de la actora no constituye prueba suficiente del uso del nombre comercial, las

certificaciones expedidas por distintos clientes allegadas por la actora sí lo prueban, pues éstos hacen constar que ésta ejerce su actividad comercial bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA. Además, las distintas facturas allegadas al expediente expedidas por la actora a sus distintos compradores permiten a la Sala concluir que acreditó plenamente que se constituyó como sociedad anónima en agosto de 1976 y usa como nombre comercial la expresión COLORQUÍMICA S.A. De otro lado, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS se presentó el 14 de octubre de 1998 y conforme a lo establecido por el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, encuentra la Sala demostrado el uso de la marca con anterioridad a dicha solicitud y, por tanto, procede declarar la nulidad de la Resolución acusada, por carecer el signo registrado de la fuerza distintiva necesaria para que el público consumidor distinga los productos fabricados y/o comercializados por la actora, de los productos fabricados por COLORQUÍMICAS S.A. - COLQUIM. En consecuencia, preciso es concluir que no le asistió razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca COLQUÍM – COLOR QUÍMICAS (mixta), pues es indudable que su coexistencia en el mercado con el nombre comercial COLORQUÍMICA S.A. induciría al público consumidor a error dada la relación existente entre el producto que con ésta se pretende y las actividades empresariales que desarrolla la actora con la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, cuya

conexión competitiva puede inducir al consumidor a creer que unos y otros tienen un mismo origen empresarial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00084-01(6906)

Actor: COLORQUÍMICA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción pública de nulidad instituida en los artículos 84 del Código Contencioso Administrativo y 174 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que mediante apoderado, promovió COLORQUÍMICA S.A. contra el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia Industria y Comercio concedió a COLORQUÍMICAS S.A. (en adelante COLQUIM S.A.) el registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª. Internacional.

I. LA DEMANDA COLORQUÍMICA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad,

presentó la siguiente demanda: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 19515 de 15 de agosto de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó el registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS (mixta) a favor de la sociedad

COLORQUÍMICAS S.A. (COLQUIM S.A.), domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, para distinguir «materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendido en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.  Que como consecuencia, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca COLQUIM – COLOR QUIMICAS (mixta) otorgado a favor de COLQUIM S.A.  Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos  El 14 de octubre de 1998 COLQUIM S.A., domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, presentó solicitud de registro del signo COLQUIM – COLOR QUÍMICAS (MIXTO) «para distinguir materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendido en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 471 de 28 de enero de 1999.  COLORQUÍMICA MORENO CORREA & CÍA S.C.A. (hoy COLORQUÍMICA S.A.), con domicilio en Medellín, formuló demanda de observaciones por considerar que el signo mixto solicitado en registro COLQUIM – COLOR QUÍMICAS es confundible con su nombre comercial «COLORQUÍMICA» que ha venido usando en forma pública, ostensible y continua desde 1976 para distinguirse en las actividades de fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios utilizados en

la industria textil y tintorería.  COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. COLKIM COLPAPEL S.A. igualmente presentó observaciones con fundamento en la confundibilidad con su nombre comercial.  Mediante Resolución 18065 de 31 de agosto de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro del signo solicitado. Contra esta decisión COLQUIM S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.  Mediante Resolución 25801 de 30 de noviembre de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia al decidir el recurso de reposición revocó el numeral primero de la Resolución 18065 que declaró fundadas las observaciones presentadas confirmándola en todo lo demás. Contra esta decisión el apoderado de COLOMBIANA KIMBERLY COLKIM COLPAPAEL S.A. interpuso recurso de apelación.  Mediante Resolución 19515 de 15 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación revocó las resoluciones 18065 de 31 de agosto de 1999 y 25801 de 30 de noviembre de 1999, declaró infundadas las observaciones y concedió el registro de la marca mixta COLQUIM COLOR QUIMICAS (mixta) para distinguir «materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendido en la Clase 1ª Internacional, a favor de COLQUIM S.A.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora plantea que los actos acusados violan las siguientes normas comunitarias: 1.3.1. El artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por falta de aplicación, pues la marca mixta COLQUIM – COLOR QUIMICAS se asemeja al nombre comercial COLORQUIMICA S.A. de propiedad de la actora, usado desde 1976 en forma pública, ostensible y continua y por tanto, induce al público a error. La marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS reproduce en su integridad el nombre comercial de la actora, COLORQUÍMICA y los productos que pretende distinguir (materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas) están dentro del mismo ramo de negocios en que se identifica el nombre comercial, relacionados con fabricación, importación, exportación, compra y venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, especialmente en la textil y en la tintorería. Señala que el Consejo de Estado1 ha sostenido que el conflicto surgido entre una marca y un nombre comercial se debe resolver con la aplicación del principio in dubio pro signo priori, que otorga al signo comercial prioridad sobre la marca cuando el propietario demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca. 1.3.2. El artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión, por falta de aplicación, que establece el derecho a la protección del nombre comercial en virtud del uso. Concluye que el acto acusado incumple la obligación de proteger el nombre comercial preexistente de la actora, en perjuicio de los consumidores, quienes

incurrirán en error en cuanto al origen de los productos que se venden con la marca controvertida, pues creerán que provienen de la empresa que utiliza como nombre comercial la misma denominación.

II. CONTESTACIÓN 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos acusados y aduce que al expedirlos no se violaron normas constitucionales, ni la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sus fundamentos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Señala que los artículos 83 (literal b), 96 y 128 de la Decisión 344 no fueron violados por la Administración, pues dentro de la vía gubernativa se decidieron las observaciones formuladas y se negó el registro de la marca, previo estudio de los requisitos de registrabilidad. Advierte que se debe tener en cuenta el contenido de los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, según los cuales los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, y el depósito o la mención del mismo no constituye derecho sobre el nombre. Además, la Decisión 344 otorgó a los países miembros la facultad de proteger los nombres comerciales con el uso sin necesidad de registro. Agrega que en la actuación administrativa la actora allegó certificado de existencia y representación legal, un poder para actuar y una muestra de papelería en 1 Sentencias de 7 de mayo de 1998, expediente 3971, actora, Manuelita S.A., M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y de 27 de mayo de 1999, expediente 4128, actor, Floriberto Ríos Vásquez, M.P. Dr.

Manuel S. Urueta Ayola. blanco, lo cual permite concluir que no demostró dentro de la actuación administrativa el uso personal, público, ostensible, continuo y efectivo del nombre comercial, pues según el Tribunal Andino de Justicia, la sola inscripción en el registro mercantil de una sociedad no constituye prueba per se de la utilización del nombre comercial. Concluye que la marca en controversia no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad, pues cumple con los requisitos exigidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. El apoderado de COLQUIM S.A. argumentó que en el acto acusado la Superintendencia hizo un claro análisis sobre la aplicabilidad del artículo 83 de la Decisión 344 y por tanto, no asiste razón a la demandante cuando afirma, según su criterio subjetivo, que la resolución acusada viola el literal b) del artículo 83 por falta de aplicación. El derecho sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso y no por el depósito, pues este último solo tiene efectos probatorios y para aceptar el argumento de la actora, ésta debió demostrar el uso, y no lo hizo.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la actora guardó silencio. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró las razones de registrabilidad de la marca COLQUIM COLOR QUIMICAS (MIXTA) para distinguir «materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendido en la Clase 1ª Internacional.

Señaló que la actora solamente allegó a la actuación administrativa un certificado de existencia y representación Y un poder para actuar en su nombre, pero no demostró el uso continuo y efectivo del nombre, pues la sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que haya utilizado el nombre comercial. 3.3. El apoderado de la tercera interesada insistió en que la Superintendencia hizo un análisis juicioso de las normas comunitarias y las aplicó correctamente. Agrega que la actora en ningún momento no demostró el uso del nombre comercial. 3.4. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas comunitarias citadas como infringidas. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Mediante Resolución 19515 de 15 de agosto de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por COLOMBIANA

KIMBERLY COLPAPEL S.A. y por COLORQUÍMICA MORENO, CORREA & CIA.

S.C.A. (hoy COLORQUÍMICA S.A.) y concedió a favor de COLQUIM S.A. el registro de la marca COLQUIM COLOR QUÍMICAS (mixta) para distinguir «materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendidos

en la Clase 1ª Internacional, por considerar que no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ni en ninguna otra, pues pese a la similitud existente entre los signos confrontados y la relación de productos solicitados y las actividades desarrolladas, COLORQUÍMICAS S.A. no demostró el uso ininterrumpido de su nombre comercial. La actora sostiene que al conceder el registro la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 83 (literal b), 96 y 128 de la Decisión 344 y que COLQUIM COLOR QUÍMICAS (mixta) no es registrable en la Clase 1ª Internacional, pues reproduce en su integridad su nombre comercial COLORQUÍMICA que ha usado desde 1976 en forma pública, ostensible y continua; y además, los productos que pretende distinguir (materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas) corresponden al mismo ramo de negocios en los que se identifica con ese nombre comercial lo que induce al público a error sobre el origen empresarial de los productos. Las normas comunitarias citadas preceptúan:

«DECISIÓN 344

ARTÍCULO 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ... b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiese inducirse al público a error. ARTÍCULO 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente

procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. ARTÍCULO 128. El nombre comercial será protegido por los países miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la presente decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo país miembro.» Al interpretar las normas comunitarias citadas como violadas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: «... De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y, por tanto, no será susceptible de registro. A propósito del riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que: «Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades

económicas y los productos o servicios de que se trate» (Sentencia correspondiente al Proceso N° 45-IP-98). En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial «para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara» (Sentencia dictada en el Proceso 3-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 338 de 11 de mayo de 1998, caso BELLA MUJER). ... El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada al uso real y efectivo con relación al

establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro» (Sentencia correspondiente al proceso N° 45-IP-98). ...» En relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, sostuvo: «Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba a favor del usuario.» Para demostrar el uso del nombre comercial, la actora allegó las siguientes pruebas:  Certificado de existencia y representación legal donde consta que fue constituida el 27 de agosto de 1976, cuyo objeto principal es la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria.

 Certificado expedido por el Revisor Fiscal de COLORQUIMICA S.A. en el que hace constar que a partir de su constitución (agosto de 1976) «ha usado el nombre comercial en forma pública, continua y ostensible» y que bajo ese nombre realiza sus ventas,.  Certificados expedidos por Tintorería Industrial TEÑIMOS S.A., Inversiones S & F S.A., Indumar Ltda., Pelco S.A, Despercol S.A., Fabricato, Curtiembres de Itagüí S.A., Satexco, Fatelares S.A. y Productora de Hilados y Tejidos Única S.A. en que hacen constar que han realizado compras a la actora bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA, algunos a partir de 1983 y otros de 1986.  Copia de facturas expedidas por COLORQUÍMICA S.A. a los distintos compradores de sus productos en varias ciudades y durante varios años (1978 a 2001). Aunque es cierto que el certificado de existencia y representación legal de la actora no constituye prueba suficiente del uso del nombre comercial, las certificaciones expedidas por distintos clientes allegadas por la actora sí lo prueban, pues éstos hacen constar que ésta ejerce su actividad comercial bajo el nombre comercial de COLORQUÍMICA. Además, las distintas facturas allegadas al expediente expedidas por la actora a sus distintos compradores permiten a la Sala concluir que acreditó plenamente que se constituyó como sociedad anónima en agosto de 1976 y usa como nombre comercial la expresión COLORQUÍMICA S.A. De otro lado, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS se presentó el 14 de octubre de 1998 y conforme a lo

establecido por el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, encuentra la Sala demostrado el uso de la marca con anterioridad a dicha solicitud y, por tanto, procede declarar la nulidad de la Resolución acusada, por carecer el signo registrado de la fuerza distintiva necesaria para que el público consumidor distinga los productos fabricados y/o comercializados por la actora, de los productos fabricados por COLORQUÍMICAS S.A. - COLQUIM. En consecuencia, preciso es concluir que no le asistió razón la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el registro de la marca COLQUÍM – COLOR QUÍMICAS (mixta), pues es indudable que su coexistencia en el mercado con el nombre comercial COLORQUÍMICA S.A. induciría al público consumidor a error dada la relación existente entre el producto que con ésta se pretende y las actividades empresariales que desarrolla la actora con la fabricación, importación, exportación, compra, venta y distribución de productos químicos, colorantes y demás elementos auxiliares o complementarios usados en la industria, cuya conexión competitiva puede inducir al consumidor a creer que unos y otros tienen un mismo origen empresarial. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : 1°: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 19515 de 15 de agosto de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comerció declaró infundada la observación

formulada por COLORQUÍMICA MORENO CORREA & CÍA. S.C.A., (hoy COLORQUÍMICA S.A.) y otorgó el registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS (mixta), para distinguir «materia prima para tintas utilizadas en artes gráficas», producto comprendido en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de COLORQUÍMICAS S.A. (COLQUIM S.A.), domiciliada en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. 2°. ORDÉNASE la cancelación del certificado de registro de la marca COLQUIM – COLOR QUÍMICAS (mixta). 3°: PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 4°. RECONÓCESE al Dr. ROY PHILLIP PARRISH como apoderado sustituto de la actora. 5º. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 26 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ausente con permiso