CE-11001-03-24-000-2001-00087-01(6903)-2004

ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Requisitos; prevalencia del interés general Estima la Sala que la similitud entre las marcas W E G  y VEGA no es discutible. Tan así es que la actora y la sociedad VEGA GRIESHABER KG, suscribieron un acuerdo para posibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado, cuyo texto es: “....”. De tal manera que la controversia en este caso no gira en torno de establecer si existe similitud o no entre las marcas, pues ella no se discute, según se desprende del referido acuerdo y del texto del artículo 107 de la Decisión 344, sino si pueden coexistir y si el Acuerdo de coexistencia es válido o no. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 85 IP-2003 rendida en este proceso, en relación con la coexistencia marcaria, expresó: “...Al efecto para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia....”. “....No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error....En este sentido

la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular...” (folio 199). ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA - Falta del requisito de previsiones necesarias para evitar la confusión / IDENTIDAD MARCARIA - Evidencia entre los signos WEGA y VEGA Estima la Sala que en este caso asistió razón a la demandada en denegar el registro solicitado (WEGA) con base en las razones de confundibilidad aducidas y, además, la suscripción del acuerdo entre la actora y la sociedad VEGA GRIESHABER KG (propietaria de la marca VEGA), no supuso la adopción por parte de las mismas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, a que se alude en la interpretación prejudicial, en la medida en que la última sociedad citada, al no tener limitado el registro de los productos de la clase 09, en cualquier momento puede distinguir también con su marca los productos limitados que pretende amparar la actora. Si bien es cierto que a la actora se le expidió el certificado de registro núm. 215416 para distinguir los mismos productos de la clase 9ª objeto de la solicitud, conforme consta a folio 35, no lo es menos que tal registro lo fue para la marca FD TRINITRON W E G  , y no únicamente W E G  ; y del cotejo entre la primera y la expresión VEGA a simple vista se descarta la similitud.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00087-01(6903)

Actor: SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY) CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°: Que son nulas las Resoluciones núms. 08409 de 27 de abril de 2000, “Por la cual se niega el registro de una marca”; 13571 de 30 de junio de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 25592 de 29 de septiembre de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2°: Como consecuencia de la declaración anterior, y a titulo de restablecimiento del Derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca “WEGA” (mixta) para distinguir equipos de televisión,

proyectores, exposición de liquido de cristal y exposición de computadores, de la clase 9ª Internacional. 3ª: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: Que el 12 de agosto de 1999 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “WEGA” para distinguir equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores, productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. 3º: Manifiesta que la División de Signos Distintivos expidió la Resolución núm. 08409 de 27 de abril de 2000, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, argumentando para ello que con anterioridad se hallaba registrada la marca “VEGA” a favor de VEGA GRIESHABER KG, para distinguir aparatos dispositivos e instrumentos de medición, control, regulación, señalización, chequeo, registro, aparatos e instrumentos para el software, etc. 4°: Expresa que contra la citada Resolución interpuso los recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron decididos desfavorablemente. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, por cuanto la marca "WEGA” cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica en relación con los productos de la Clase 9ª. 2°. Que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque no existe semejanza entre las marcas, ya que el tipo de letra especial y característico utilizado impide que desde el punto de vista visual haya confusión. Insiste en que se trata de una marca mixta y una denominativa y que desde el punto de vista fonético e ideológico no son semejantes, ya que la W de WEGA requiere hacer un esfuerzo en la garganta para su pronunciación, como si fuera a realizar una gárgara; “es un sonido donde participan todos los sonidos fuertes” con ayuda esencial de la garganta, mientras que VEGA es un sonido simple, seco y rápido; y, desde el punto de ideológico, en Colombia la expresión “VEGA” corresponde a un apellido muy conocido en tanto WEGA es palabra japonesa que en su pronunciación y en su figura luce como una expresión extranjera. 3º: En su opinión, se violó el artículo 107, ibídem, pues ha debido tenerse en cuenta el Acuerdo suscrito por la sociedad VEGA GRIESHABER KG y la actora, para posibilitar la coexistencia en el mercado de las marcas. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que efectuado un análisis sucesivo y comparativo de la marca “WEGA (solicitada) para productos de la clase 9a, frente a la marca (VEGA), para distinguir productos de la misma clase, registrada a favor de la sociedad Vega Greishaber AG, certificado 192508, se aprecia que “WEGA” y “VEGA” en una visión en conjunto, en la totalidad de los elementos que la integran, la unidad fonética, la gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, poseen mayor similitud que diferencias, razón por la cual se concluye que éstas son similares entre sí, existiendo confundibilidad, y por lo tanto, de coexistir en el mercado llevarían al público consumidor al error, ya sea por confusión directa o indirecta respecto del origen. Asevera, en cuanto al consentimiento expresado por la sociedad Vega Greishaber AG, sobre la coexistencia pacífica con el registro de la marca “WEGA” a favor de la parte demandante, que no limita la cobertura de su registro ni manifiesta que no hará uso del registro de la marca “VEGA”. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del

Acuerdo de Cartagena. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Los actos acusados denegaron la solicitud de la actora relativos al registro de la marca W E G , para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª., limitados a equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores. Consideró la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo solicitado para registro era confundible con la marca VEGA, registrada a favor de la sociedad VEGA GRIESHABER KG, para distinguir productos comprendidos de la misma clase 9ª: APARATOS DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN,

CONTROL, REGULACIÓN, SEÑALIZACIÓN, CHEQUEO Y REGISTRO,

APARATOS E INSTRUMENTOS PARA EL SOFTWARE CORRESPONDIENTE

(QUE SE INCLUYA EN ESTA CLASE), EN PARTICULAR DISPOSITIVOS

FÍSICOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ELECTRO-MAGNÉTICOS,

ELECTRO-MECÁNICOS, ÓPTICOS, ACÚSTICOS, DE RADIACIÓN

CORPUSCULAR, DE MEDICIÓN SOLAR HIDROSTÁTICA Y MECÁNICA,

APARATOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y CHEQUEO, ASI COMO EL

SOFTWARE CORRESPONDIENTE, EN PARTICULAR PARA DETERMINAR Y

SUPERVISAR EL NIVEL DE LLENADO EN CONTENEDORES, PARATOS

CAPACITIVOS, HIDROSTÁTICOS, DE RESPUESTA, DE PULSACIÓN, DE LUIZ

ÓPTICA Y LASER, ELECTROMECÁNICOS, DE RADIACIÓN CORPUSCULAR,

DE VIBRACIÓN, CONDUCTIVIDAD Y APARATOS PARA MEDIR EL NIVEL DE

LLENADO EN MICROONDA, IGUALMENTE APARATOS E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN, REPRESENTACIÓN Y PROTECCIÓN, PARTES DE DICHOS

APARATOS E INSTRUMENTOS; SOFTWARE PARA OPERAR DICHOS

APARATOS E INSTRUMENTOS” (folio 26).

Que, si bien es cierto que la actora limitó la solicitud de registro a equipos de televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores y suscribió un acuerdo de coexistencia de marcas con la sociedad VEGA GRIESHABER KG, esta sociedad no tiene limitado su registro y puede utilizar en cualquier momento en Colombia su marca para distinguir los productos que pretende distinguir el solicitante, si así lo desea. (folio 16). Estima la Sala que la similitud entre las marcas W E G  y VEGA no es discutible. Tan así es que la actora y la sociedad VEGA GRIESHABER KG, suscribieron un acuerdo para posibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado, cuyo texto es: “Nosotros, VEGA GRIESHABER KG, de (address) siendo propietarios de los registros de marca en Colombia No. 192.508 en la clase internacional 09, por medio de la presente otorgamos nuestra autorización escrita para el uso y registro en Colombia, por parte de SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), domiciliado en 6-7 35, Kitashinagawa, shinagawa-Ku Tokio 141, Japón, de la marca W E G  para productos de la clase 09 para Equipos de Televisión, proyectores, exposición de líquido cristal y exposición de computadores” (folio 37).

De tal manera que la controversia en este caso no gira en torno de establecer si existe similitud o no entre las marcas, pues ella no se discute, según se desprende del referido acuerdo y del texto del artículo 107 de la Decisión 344, sino si pueden coexistir y si el Acuerdo de coexistencia es válido o no. El artículo 107 de la Decisión 344 prevé: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización

de la marca obedece a causas justificadas”. En relación con el acuerdo de coexistencia de marcas, la Sala en providencia de 4 de julio de 2003 (Expediente 6207, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) dejó precisado lo siguiente: “Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre ella y ALLERGAN INC. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable en la clase 5ª Internacional. El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados...”. Conforme a lo que se deja reseñado es claro que los acuerdos a que se refiere la normativa comunitaria citada no afectan la atribución de los países miembros de

acceder o rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen, sino a la posibilidad de comercializar productos o servicios en distintos países miembros de la subregión andina en los que existen registros de marcas similares y a las medidas que deben adoptarse para que ello sea posible. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 85 IP-2003 rendida en este proceso, en relación con la coexistencia marcaria, expresó: “...Al efecto para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia....”. “....No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error....En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular...” (folio 199). Estima la Sala que en este caso asistió razón a la demandada en denegar el registro solicitado con base en las razones de confundibilidad aducidas y, además,

la suscripción del acuerdo entre la actora y la sociedad VEGA GRIESHABER KG, no supuso la adopción por parte de las mismas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, a que se alude en la interpretación prejudicial, en la medida en que la última sociedad citada, al no tener limitado el registro de los productos de la clase 09, en cualquier momento puede distinguir también con su marca los productos limitados que pretende amparar la actora. De otra parte, cabe resaltar que si bien es cierto que a la actora se le expidió el certificado de registro núm. 215416 para distinguir los mismos productos de la clase 9ª objeto de la solicitud, conforme consta a folio 35, no lo es menos que tal registro lo fue para la marca FD TRINITRON W E G  , y no únicamente W E G  ; y del cotejo entre la primera y la expresión VEGA a simple vista se descarta la similitud. Así las cosas, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidente Ausente por licencia

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO