CE-11001-03-24-000-2001-00093-01-2004

SIMILITUD FONETICA Y ORTOGRAFICA - Evidencia entre los signos KINERET y KINELEX: riesgo de confusión / RIESGO DE CONFUSION MARCARIA - Existencia entre los signos KINERET y KINELEX fonética y ortográficamente Se observa una marcada semejanza entre KINERET y KINELEX, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que tienen el mismo número de sílabas, con escritura idéntica en su mayor parte; las silabas iniciales son iguales; contienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y están ubicadas en la misma posición, es decir, son coincidentes; la vocal tónica es igual y ocupa la misma posición, como quiera que ambos signos se pronuncian como palabras graves (KINERET y KINELÉX), esto es, que también son coincidentes, luego sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, y, por lo tanto, éstas no pueden convivir en el mercado, puesto que como conjunto de letras, al ser pronunciadas son percibidos por el consumidor de un modo semejante, dado lo coincidente de su respectiva escritura y lo igual de su sonoridad por efectos de la identidad de la mayor parte de los elementos anotados, de tal forma que la Sala encuentra que se da un riesgo tal de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca KINERET, por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a), de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Existe, entonces, semejanza gráfica, ortográfica y auditiva entre ambos signos, siendo evidente que se

cumplen las reglas de la comparación auditiva que denotan confusión y distinguen productos de la misma clase. En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca KINERET se ajusta a los artículos 81 y 83 literal a, de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00093-01

Actor: AMGEN INC

Demandado: SUPERINTEDENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca KINERET.

I.- LA DEMANDA La sociedad AMGEN INC., mediante apoderado, solicita a la Sala, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de la Resolución núm. 21698 de 31 de agosto de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 99.55238, por la cual, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. 04392 de 29 de febrero del 2000 de la Jefe

de División de Signos Distintivos de la misma entidad, revocó ésta, en su lugar, declaró fundada la observación presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negó el registro de la marca “KINERET” solicitada por la actora para distinguir “preparaciones farmacéuticas, incluyendo farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes autoinmunes o inflamatorios”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la División de Signos Distintivos confirmar la legalidad de las Resoluciones 04392 del 29 de febrero y 10793 del 29 de mayo, ambas del 2000, a través de las cuales declaró infundada la oposición presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., y le concedió el registro de la marca “KINERET” para distinguir los productos aludidos, respectivamente; así como que le conceda el registro de dicha marca, publicar la sentencia que se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial y, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, expida resolución en la que se adopten la medidas necesarias para su cumplimento.

2. Los hechos 2.1. El 1 de septiembre de 1999 la sociedad AMGEN INC. solicitó ante la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “KINERET” para distinguir “preparaciones farmacéuticas, incluyendo farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes autoinmunes o inflamatorios”,

productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 99. 55238. 2.2. El 26 de octubre de 1999 el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 485, y el 10 de diciembre de 1999, dentro del término legal, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó observaciones a dicha solicitud con base en la marca “KINELEX” tramitada bajo el expediente núm. 97 044.312. para distinguir productos comprendidos en la misma clase. 2.3. El 29 de febrero de 2000, mediante la Resolución núm. 04392 la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación aludida y concedió el registro solicitado por la actora, decisión contra la cual fueron interpuestos los recursos de reposición y en subsidio de apelación, decididos mediante las resoluciones núms. 10793 del 29 de mayo y 21698 del 31 de agosto, ambas del 2000, respectivamente. El primero lo fue en el sentido de confirmar la resolución impugnada; en tanto que el de apelación, en el sentido de revocar la primera en todas sus partes y, en su lugar, declarar fundada la observación presentada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y negar el registro de la marca “KINERET”, para distinguir “preparaciones farmacéuticas incluyendo farmacéuticos para el tratamiento de desórdenes autoinmunes o inflamatorios”, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, a favor de la demandante. 3.- Normas violadas y concepto de su violación. La demandante invoca como violados los artículos 81 y 82, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al efecto sostiene que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena resulta violado por cuanto no se tuvo en cuenta que la marca “KINERET” cumple con los requisitos esenciales para su registro tales como distintividad, perceptibilidad y representación gráfica y, por ende, no es similar respecto de la marca “KINELEX” desde el punto de vista visual, ortográfico ó conceptual, ni induce a error al consumidor, pudiendo coexistir en el mercado con ésta sin generar confusión. La violación del artículo 83, literal a, ibídem consiste en que el examen de registro de la marca no atendió a una visión en conjunto de los signos enfrentados, en donde la estructura prevaleciera sobre los componentes parciales, a partir de que las marcas farmacéuticas en estudio comparten el prefijo “KINE”, que es de uso común o generalizado, no debiendo ser incluido en el cotejo respectivo, el cual debió ceñirse a las derivaciones de las mismas, es decir, RET, de “KINERET”, y LEX, de “KINELEX”. Al respecto trae a colación la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 1998 - Proceso 13-IP-97. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio fundamenta la defensa del acto acusado en que de conformidad con los preceptos consagrados en el artículo 83, literal b, de la Decisión 344, contrario a lo argüido

por la demandante, las marcas “KINERET” (solicitada) y “KINELEX” fueron analizadas en conjunto, en forma sucesiva y no simultánea, obteniendo como resultado el no reconocimiento de rasgos suficientes que permitan su clara diferenciación en el público consumidor. Adicionalmente resalta que las marcas en conflicto pertenecen a productos de la clase 5 (productos farmacéuticos), lo que implica que puede tratarse de productos que requieran o no receta médica, por lo tanto, el hecho de que puedan causar confusión en el consumidor significa afectar la salud; motivo por el cual, es de gran importancia realizar el análisis en comento con un criterio riguroso dada la naturaleza de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de la norma invocada por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre la solicitud marcaria; y, que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y por lo tanto los actos acusados no son nulos. 2.- La sociedad propietaria de la marca registrada KINELEX, tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y guardó silencio en esta oportunidad procesal. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los

antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La entidad demandada, única de las partes que descorrió el traslado respectivo, retomó sus argumentos de defensa del acto ya reseñados, incluyendo los antecedentes jurisprudenciales aportados en la contestación de la demanda, alusivos a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

248).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, concluye: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, previstos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. “SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “TERCERO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exento de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos. “CUARTO: Una marca que contenga una partícula o prefijo de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad. Los elementos de uso común son débiles y los cotejos entre signos que los contengan deben ser efectuados con criterios benevolentes. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y otro ya registrado, dirigido a individualizar ese mismo tipo de productos, con miras a establecer la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión de aquéllos en la salud de los consumidores.” VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo

Lo primero a dirimir es si se da o no confundibilidad de la marca KINERET con la marca KINELEX registrada con anterioridad a la solicitud de aquélla para distinguir productos de la clase 5ª, y la alegada irregistrabilidad de la primera para distinguir productos de la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado por las razones aducidas en la demanda.

2. Examen de la cuestión planteada – reglas de comparación 2.1. La Sala, siguiendo la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras – sufijos o prefijos - que según se dice en el numeral sexto de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina son de uso común o generalizado, que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales1. 1 Ver pronunciamiento en igual sentido en sentencia de 1º de junio de 1998, expediente número 4127, Consejero Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, marcas comparadas DERMADEX y

DERMALEX.

En este caso, se observa que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula KINE, que viene a corresponder a una expresión genérica relativa a o connotativa de movimiento, sin que se halle que guarde relación con la materia

farmacéutica, luego no puede considerarse genérica o de uso común respecto de los productos de la clase 5ª, sino que en tales marcas se usa con un sentido caprichoso o de fantasía, de allí que no se subsuma en la regla antes reseñada, es decir, que no puede sustraerse de la comparación de los signos enfrentados, por lo tanto deben confrontarse ambos signos en su integridad. En ese orden, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída al plenario señala que el prefijo o sufijo de que se trate debe estar referido o provenir del químico básico para la elaboración del producto que se persigue distinguir con la marca que usa uno u otro, al expresar que “...el consultante deberá tomar en cuenta que, al tratarse de productos farmacéuticos, existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto marcario que puede conformar la marca farmacéutica.” Es claro que en el signo que se pretende registrar como marca el prefijo KINE no es necesario dentro de esa marca, luego no está cobijado por la libertad de uso que se da respecto de los comentados prefijos o sufijos, o expresiones de uso común o generalizado para referirse a los productos farmacéuticos. 2.2. En esas circunstancias, se han de aplicar las reglas de comparación a todo el conjunto de las marcas enfrentadas, reglas que según las ha delineado la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consisten en

que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada. La globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. De manera puntual, las aludidas reglas son las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. En campo fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo

orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. 2. 3. A la luz de tales reglas, se observa una marcada semejanza entre KINERET y KINELEX, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que tienen el mismo número de sílabas, con escritura idéntica en su mayor parte; las silabas iniciales son iguales; contienen el mismo número de vocales, las cuales son idénticas y están ubicadas en la misma posición, es decir, son coincidentes; la vocal tónica es igual y ocupa la misma posición, como quiera que ambos signos se pronuncian como palabras graves (KINERET y KINELÉX), esto es, que también son coincidentes, luego sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que hay riesgo de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, y, por lo tanto, éstas no pueden convivir en el mercado, puesto que como conjunto de letras, al ser pronunciadas son percibidos por el consumidor de un modo

semejante, dado lo coincidente de su respectiva escritura y lo igual de su sonoridad por efectos de la identidad de la mayor parte de los elementos anotados, de tal forma que la Sala encuentra que se da un riesgo tal de confusión entre ellas que hace irregistrable la marca KINERET, por virtud de la causal descrita en el artículo 83, literal a), de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De ello se desprende que a ese signo le falta el requisito de la distintividad para ser registrado como marca, comentado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada a este proceso como posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros, pues por su alto grado de similitud con la marca opositora y solicitada con anterior a ella, carece de esa posibilidad, ya que generaría confusión directa con los productos ofrecidos bajo el amparo de esta última al poder inducir al consumidor al error de adquirir los productos distinguidos por aquélla bajo la creencia de estar adquiriendo los identificados por la otra, o viceversa. Existe, entonces, semejanza gráfica, ortográfica y auditiva entre ambos signos, siendo evidente que se cumplen las reglas de la comparación auditiva que denotan confusión y distinguen productos de la misma clase.

5. Conclusión Así las cosas, el resultado es que las marcas enfrentadas, como conjunto de letras, generan una impresión de semejanza en su escritura y en su fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo tanto, emerge sin dificultad alguna que la marca solicitada no ofrece la

distintividad necesaria frente a la otra para coexistir en el mercado de manera pacífica. En consecuencia, la decisión de negar la solicitud de registro de la marca KINERET se ajusta a los artículos 81 y 83 literal a, de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo cual los cargos no tienen vocación de prosperar y las pretensiones de la demanda se han de negar, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : NIEGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 9 de diciembre del año 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA

MARTELO

Presidente

OLGA I. NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA