CE-11001-03-24-000-2001-00101-01(6943)-2004

SIGNO DESCRIPTIVO - Definición y método para determinar su naturaleza; prohibición de registro si hay reacción entre el signo y el producto El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 94-IP-2003, rendida en este proceso, frente al alcance del artículo 82, literal d) de la Decisión 344, ilustró a la Sala sobre la noción de denominación descriptiva, indicando que el signo es descriptivo cuando surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar; y que uno de los métodos que la doctrina ha diseñado para determinar si un signo es descriptivo es formularse la pregunta de cómo es el servicio o producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por un consumidor medio, es igual a la designación del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Igualmente, la Sala trae a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que se rindió dentro del expediente 6401 (sentencia de 3 de abril de 2003, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza), en cuanto allí se hizo hincapié en que para que rija la prohibición de registrar debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. MUSIC - Signo descriptivo por uso generalizado / MARCAS EN IDIOMAS LATINOS - Medición de la genericidad o descriptividad como expresión local

Al aplicar en este caso las nociones expuestas por el Tribunal, advierte la Sala que el signo solicitado para registro “(+MUSIC)”, es descriptivo de los productos de la clase 9ª, como quiera que esta ampara, entre otros, discos compactos, discos y música impresa en general, que es, precisamente, lo que encierra el vocablo MUSIC, que si bien se utiliza en idioma extranjero, no lo es menos que el conocimiento frente al mismo así como su significado conceptual ha sido generalizado por la mayoría de las personas, por lo que, conforme se precisa en la Interpretación Prejudicial que obra en este proceso debe tomarse como si se tratara de una expresión local. En efecto, dijo el Tribunal de Justicia: “Cuando una denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00101-01(6943)

Actor: MUNDO ESTRATÉGICO LIMITADA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad MUNDO ESTRATÉGICO LIMITADA, a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 14536 del 30 de junio de 2000, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca “+MUSIC”

(Mixta), solicitada por la sociedad demandante; y 25684 de 29 de septiembre de 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera Resolución. 2ª: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la sociedad demandante el registro por 10 años de la marca +MUSIC (Mixta) para distinguir: discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos (incluso radios), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una monda o de una ficha; máquinas parlantes, productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Se destacan los siguientes hechos de la demanda: 1o: Que el 23 de abril de 2000 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “+MUSIC (Mixta)”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 2o: Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. 3º: Manifiesta que la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución núm. 14536 de 30 de junio de 2000, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, argumentando para ello que dicha marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la expresión “+MUSIC (Mixta)” es descriptiva de las características y calidad de los productos de la Clase 9ª. 4o: Expresa que contra la citada Resolución interpuso recurso de apelación, pero que la misma fue confirmada a través de la Resolución núm. 25864 de 29 de septiembre de 2000 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.2.- Para sustentar los cargos de violación adujo la actora lo siguiente: 1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto la marca "+ MUSIC (Mixta)” cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica en relación con los productos de la Clase 9ª. Señala que la distintividad de una marca ha sido entendida como la capacidad

intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto. En su opinión, la marca “+MUSIC (Mixta)”, cuenta con suficientes elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que le otorgan una distintividad intrínseca, y no existen en el registro de la propiedad industrial marcas iguales o semejantes. 2°. Que se violó el artículo 82, literal d), ibídem, al considerar la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca “+MUSIC (Mixta)” Clase 9ª era descriptiva, puesello no es así, si se tiene en cuenta que dicho signo no constituye una expresión que describa de manera exclusiva las características de los productos que ampara la clase en mención. Sostiene que para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad precitada, la normativa andina exige que la expresión consista exclusivamente en un término con el que necesariamente se describa una característica de los productos, o la expresión necesaria para designar una especie de los mismos, cosa que no ocurre con la marca en comento. Agrega que el término conformado por el signo más (+) acompañado de la expresión MUSIC no es ninguna particularidad exclusiva, ni corresponde al carácter distintivo de los discos compactos, cintas magnetofónicas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes, que son los productos que ampara la marca solicitada. Afirma que si un consumidor desprevenido se pregunta cómo es un disco, o cómo es

un aparato eléctrico, la respuesta espontánea jamás será: + MUSIC. Por lo anterior, reitera que la Administración se equivocó en el análisis de registrabilidad, ya que el signo no describe de manera exclusiva ninguna característica propia de los productos de la Clase 9ª, ni tampoco en parte alguna en la etiqueta que se pretende registrar, se dice de manera exclusiva que los discos tengan más capacidad para contener más música. 3°. Plantea que se violó el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que en la Resolución 35684 de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no resolvió todos los aspectos relacionados con el registro de la marca precitada puestos a su conocimiento, sino que simplemente se limitó a decidir que la expresión +MUSIC, era un término descriptivo de los productos, sin entrar a analizar cada uno de los elementos gráficos y ortográficos que componen la etiqueta solicitada para registro. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que de los documentos obrantes dentro del proceso en cuestión, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio no solo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el

derecho de defensa, sino que también expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes. Sostiene que la Resolución 14536 de 2000 que negó el registro de la marca en mención, encuentra fundamento jurídico en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, toda vez que al describir el tipo de servicios que ampara, la marca en mención se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en la norma precitada. Explica que en las Resoluciones demandadas se manifestó acertadamente que la marca “+MUSIC” consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe en forma directa una característica de los productos que se pretenden amparar con la marca, como son los discos compactos, cintas magnetofónicas, discos y música impresa en general, entre otros, y la característica que se les atribuye no es solo que son discos con música, sino que contienen más música, por lo que la marca solicitada para registro carece de distintividad. Agrega que el signo en mención no es susceptible de ser utilizado en forma exclusiva por un tercero como marca, toda vez que esto privaría a los demás competidores de la posibilidad de utilizar este tipo de expresiones para describir sus productos, sin contar con que la parte gráfica no le otorga distintividad extrínseca suficiente para ser registrado. En apoyo de lo anterior invoca las sentencias dictadas por el Tribunal Andino dentro de los procesos 26-Ip-2000, 22-IP-96, y 23-IP-2000. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La señora Agente del Ministerio Público en la oportunidad procesal

correspondiente solicitó el requerimiento de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La marca solicitada para registro obra a folio 59 del expediente, folio que se reproduce en la providencia para mayor ilustración: Conforme consta a folio 57 la actora describió así la marca que solicitó registrar: “atentamente le solicito el REGISTRO de la Marca: Consistente en una etiqueta de forma cuadrada en cuya parte superior izquierda lleva en tipo especial el signo “+MUSIC”, al centro la figura de una mujer cruzada horizontalmente por una palabra que describe el contenido musical del producto y abajo a la derecha, dentro de un óvalo y superpuestas, las palabras

“SOLO EXITOS”.

La cual debe expedirse para distinguir: “Discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes” Productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”. Los actos acusados denegaron la solicitud de la marca en cuestión con fundamento en la causal prevista en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que impide el registro de marcas que consistan en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de

los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. Considera la demandada que la expresión “+MUSIC (Mixta)”, consiste exclusivamente en la indicación que denota o describe de forma directa una característica de alguno de los productos que se pretenden amparar con la marca, como son los discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general y la característica que se les atribuye no es solo que son discos con música sino que contienen más música, por lo tanto se trata de un signo que carece de distintividad. Para el análisis que corresponde efectuar a la Sala en aras de establecer si se configura o no la causal de irregistrabilidad alegada en los actos acusados, en primer término, debe precisar cuál es el elemento que predomina en la marca cuestionada. En este caso, a juicio de la Sala el elemento que tiene mayor fuerza expresiva y que da al signo especial caracterización lo constituye el denominativo, pues a los consumidores les resulta más fácil solicitar el producto o identificarlo por el signo que contiene la expresión “+ MUSIC”, y no a través de la descripción de la figura de una mujer, entre otras razones porque la mayoría de los discos bailables utilizan una figura femenina. El artículo 82, literal d) de la Decisión 344, prevé: «No podrán registrarse como marca los signos que: .... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.»

Los productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional para la cual, como se dijo ab initio, se solicitó el registro del signo mixto “+ MUSIC”, son los siguientes: “Discos compactos, cintas magnéticas, discos y música impresa en general, aparatos eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, de control, de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes”. El Tribunal Andino de Justicia, en su interpretación prejudicial 94-IP-2003, rendida en este proceso, frente al alcance del artículo 82, literal d) de la Decisión 344, ilustró a la Sala sobre la noción de denominación descriptiva, indicando que el signo es descriptivo cuando surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar; y que uno de los métodos que la doctrina ha diseñado para determinar si un signo es descriptivo es formularse la pregunta de cómo es el servicio o producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada, por un consumidor medio, es igual a la designación del producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación (folio 127). Igualmente, la Sala trae a colación lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial que se rindió dentro del expediente 6401 (sentencia de 3 de abril de 2003, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza), en cuanto allí se hizo hincapié en que para que rija la

prohibición de registrar debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que se distingue; que, por ejemplo, “silla” puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérica de éstos, y frío puede emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial. Al aplicar en este caso las nociones expuestas por el Tribunal, advierte la Sala que el signo solicitado para registro “(+MUSIC)”, es descriptivo de los productos de la clase 9ª, como quiera que esta ampara, entre otros, discos compactos, discos y música impresa en general, que es, precisamente, lo que encierra el vocablo MUSIC, que si bien se utiliza en idioma extranjero, no lo es menos que el conocimiento frente al mismo así como su significado conceptual ha sido generalizado por la mayoría de las personas, por lo que, conforme se precisa en la Interpretación Prejudicial que obra en este proceso debe tomarse como si se tratara de una expresión local. En efecto, dijo el Tribunal de Justicia: “Cuando una denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. (negrilla fuera de texto). Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la

demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE

BARRERO