CE-11001-03-24-000-2001-00119-01(6972)-2004

COTEJO DE MARCAS FARMACEUTICAS - Similitud entre los signos ISDIN e ISODINE desde el punto de vista fonético: ausencia de distintividad / PEDIATRICS - Término genérico, no apropiable que se excluye en el cotejo / TRASLITERACION - Evidente al cotejar los signos ISDIN e ISODINE Las marcas en conflicto, se presentan así: ISODINE (Marca previamente registrada) - ISDIN PEDIATRICS (Marca solicitada). Advierte la Sala que la expresión “PEDIATRICS” no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparación, pues ella traducida al español es indicativa de productos para niños y dentro de los amparados en la clase 5ª se encuentran los farmacéuticos y de uso médico, que pueden estar prescritos para adultos y para niños, lo que constituye un término genérico, no apropiable y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo. Prescindiendo de la expresión PEDIATRICS, estima la Sala que las marcas I S O D I N E e I S D I N son semejantes, desde el punto de vista gráfico, en la medida en que la segunda constituye prácticamente una transliteración de la primera. En efecto, la marca I S D I N en su estructura morfológica emplea las mismas vocales y consonantes que son determinantes en la marca I S O D I N E, al punto que la omisión de las vocales O y E, en donde radica la diferencia, no introduce una variación sustancial que la haga suficientemente distintiva. La coincidencia en el lugar que ocupan las letras iniciales I S e intermedias D I N imprime mayor fuerza a la similitud. Si bien

desde el punto de vista fonético pudiera admitirse la existencia de alguna diferencia, ésta no alcanza a ser suficiente para eliminar la similitud gráfica lo cual, por lo mismo, incide en la ausencia de distintividad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00119-01(6972)

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpreta como de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 06761 de 31 de marzo de 2000, “POR LA CUAL SE RESUELVE UNA OBSERVACIÓN Y SE CONCEDE UN REGISTRO”, 12909 de 16 de junio de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 24812 de 29 de septiembre de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. En la demanda se señalan, en síntesis, los siguientes hechos: 1º: Que el 11 de agosto de 1999 la sociedad ISDIN S.A., domiciliada en España, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta "ISDIN PEDIATRICS", para amparar productos comprendidos en la clase 5ª del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 486 de 29 de noviembre de 1999 la actora, mediante apoderado, presentó demanda de observaciones, con base en su marca "ISODINE" Clase 5, vigente hasta el 10 de diciembre de 2001. 3º: Que una vez agotada la etapa de alegatos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 06761 de 31 de marzo de 2000, por medio de la cual declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de marca mixta "ISDIN PEDIATRICS" Clase 5ª, a la sociedad ISDIN S.A. 4º: Que contra la citada Resolución se interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución núm. 12909 de 16 de junio de 2000, expedida por la Jefe de la División

de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada y el segundo lo fue a través de la Resolución núm. 24812 de 29 de septiembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la citada Resolución. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto existe conflicto directo entre los signos "ISODINE" e "ISDIN PEDIATRICS", los cuales al identificar productos farmacéuticos de diferentes empresarios, generan riesgo de confusión para el público consumidor, constituyendo un aspecto decisivo para que un signo sea irregistrable como marca en los términos de la norma invocada. Señala que conforme a las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido para comparar los signos marcarios, la marca solicitada es evidentemente confundible con la ya registrada por la sociedad actora, pues al hacer el examen de conjunto de los signos en conflicto, se tiene que en la marca ISDIN PEDIATRICS hay una preeminencia absoluta del elemento nominativo sobre el figurativo, toda vez que tiene mayor impacto por su tamaño y colocación en la etiqueta y, por lo tanto, el cotejo debe hacerse tomando el aspecto nominativo de la primera. Anota que la expresión PEDIATRICS cumple un papel simplemente explicativo, en

tanto que es descriptiva al consumidor al que está destinado el producto y por esta razón debe ser excluida de la comparación de las marcas enfrentadas. Sostiene que basta observar las marcas en conjunto para verificar la confusión visual o gráfica que existe entre ellas, al ser estas conformadas por una sola expresión, y al tener una longitud similar. Así mismo, la similitud ortográfica es evidente, pues lo único que no reproduce la expresión ISDIN de la marca ISODINE son las vocales O y E que esta última incluye. Considera, igualmente, que existe riesgo de confusión auditiva, toda vez que siguiendo los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre las marcas comparadas hay identidad en: la sílaba tónica ("DIN"), la primera sílaba ("IS"), las terminaciones ("DIN"), y la ordenación de las vocales

(ISODINE e ISDIN).

Resalta que al hacer un examen sucesivo y no simultáneo de las marcas en conflicto es evidente el grado de confundibilidad entre ellas, más aún cuando ambas identifican productos farmacéuticos y para hacer el cotejo entre ellas el Tribunal de Justicia ha señalado que se debe hacer un estudio más prolijo evitando el riesgo de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar, precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, considerando además que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno.

Afirma que son más las semejanzas que las diferencias que existen entre las marcas, en cuanto la solicitada reproduce la previamente registrada en un 90%. 2º. Estima que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo "ISDIN PEDIATRICS" carece de toda distintividad y, por lo tanto, no se cumplen a cabalidad los requisitos establecidos, restándole vocación de registrabilidad. 3º. Manifiesta que se violó el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, por cuanto resulta evidente, a su juicio, la equivocación en que incurrió la Superintendencia de Industria y Comercio al hacer una apreciación incorrecta y contradictoria, ya que a pesar de reconocer que la expresión "PEDIATRICS" no debe tenerse en cuenta en la comparación, que en el signo solicitado predomina el elemento nominativo, y que los signos coinciden en incluir las letras "ISDIN"; la Administración decide que tal similitud es puramente tangencial y no genera riesgo de confusión al consumidor. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Sostiene que una vez analizadas las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 83 de la Decisión 344, en especial el literal a), y al adelantar un examen de confundibilidad, siguiendo las pautas jurisprudenciales, se concluye que no existe similitud entre las marcas en cuestión, por lo que no se induce en error a los consumidores. Afirma que no existe confusión objeto de la impresión de conjunto de las marcas, ya que al tomarse en su integridad se observa que tienen elementos diferenciadores que permiten identificarlas como productos diversos, que hacen que, ante la primera impresión del consumidor, se distingan ya que la marca ISDIN PEDIATRICS(mixta) contiene un elemento gráfico diferenciador en el tipo especial de letra así como en la ubicación dentro del conjunto, la cual es única; así mismo se resalta que la marca concedida contiene un elemento evocativo de servicios pediátricos en el idioma inglés, lo que le da una mayor distintividad a la marca evitando confusiones. Señala que la comparación a realizar involucra una marca mixta y una nominativa, donde el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, pero no es cierto que exista confusión gráfica, ya que la ausencia de las vocales “O” y “E” marcan enorme diferencia entre “ISDIN” e “ISODINE”, pues la primera impresión visual es la de dos signos diferentes. Asevera que no existe confusión ortográfica, ya que si bien existen letras en común, la presencia de más vocales en la marca nominativa la hace diferenciadora, dándole connotaciones distintas. Indica que tampoco existe confusión fonética en la medida en que si bien la acentuación para la marca ISDIN se encuentra en la letra I, se pronuncia es en la

última sílaba, mientras que en la marca ISODINE, se pronuncia en la penúltima; que, así mismo, es de resaltar que la primera marca, es decir ISDIN, solo está compuesta por dos sílabas, en tanto que la segunda está compuesta por cuatro. Añade que no existe similitud en la raíz o primera sílaba, ya que para la marca mixta “ISDIN”, su raíz es “IS”, mientras que para “ISODINE” es la letra “I”. Concluye que la marca en cuestión goza de suficiente distintividad para que pueda diferenciarse o distinguirse de los productos identificados con la marca ISODINE sin riesgo de confusión. II.1.2. La Sociedad ISDIN S.A., por medio de apoderado y en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, manifestando al efecto, lo siguiente: Afirma que los actos demandados no vulneran el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no se evidencia ninguna clase de confusión visual, fonética o ideológica entre las marcas en cuestión. Agrega que la confusión visual no se observa en el presente caso por cuanto la marca registrada no está compuesta por una simple expresión sino por dos, es decir, “ISDIN” y “PEDIATRICS”, las cuales no tienen una longitud similar con la marca “ISODINE”, ya que la primera está compuesta por un conjunto de 15 letras. Añade que la coincidencia de las letras entre las marcas es mínima, ya que de las 15 letras de la marca en cuestión, la coincidencia es de 5 letras y sumando a ello al

estar las letras coincidentes acompañadas por vocales en la marca “ISODINE”, se diluye cualquier posibilidad de confusión, amén de que la marca “ISDIN” viene acompañada del término “PEDIATRICS”. Alega que el elemento “PEDIATRICS”, pese a que es de uso común, debe mantenerse en el cotejo marcario y que no existe coincidencia en la secuencia de vocales, en el numero de sílabas o en la terminación de las nominaciones. Asegura que en este caso, como las marcas en conflicto no tienen un significado en el castellano, no es posible realizar el cotejo ideológico, por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Plantea que la marca “ISDIN PEDIATRICS”(MIXTA) cumple con los requisitos esenciales para obtener su registro, tales como la perceptibilidad, la representación gráfica y la distintividad. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Se aduce en la demanda la violación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que es del siguiente tenor: “Así mismo, no podrán registrarse….los signos…que….a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero….”. En este caso, la Superintendencia de Industria y comerció concedió el registro de

marca solicitada por la actora, “ISDIN PEDIATRICS” MIXTA, para amparar productos comprendidos en la clase 5ª, al estimar que si bien existe similitud con la marca registrada con anterioridad “ISODINE”, para la misma clase 5ª, ella es puramente tangencial al punto de no generar error en el público consumidor. En la Interpretación Prejudicial núm. 122-IP-2003, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el alcance de la norma comunitaria citada como violada, precisó que para determinar la existencia del riesgo de confusión es necesario atender las siguientes reglas: 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente. 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto; 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (folio 199). Señala el Tribunal que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar el aspecto ortográfico, fonético e ideológico. Procede la Sala a realizar el cotejo de las marcas cuestionadas, aplicando al efecto, las directrices antes reseñadas. Las marcas en conflicto, se presentan así: ISODINE (Marca previamente registrada) ISDIN PEDIATRICS (Marca solicitada) Advierte la Sala que la expresión “PEDIATRICS” no puede tenerse en cuenta para efectos de la comparación, pues ella traducida al español es indicativa de

productos para niños y dentro de los amparados en la clase 5ª se encuentran los farmacéuticos y de uso médico, que pueden estar prescritos para adultos y para niños, lo que constituye un término genérico, no apropiable y, por lo mismo, todas las personas, en igualdad de condiciones, pueden utilizarlo. Prescindiendo de la expresión PEDIATRICS, estima la Sala que las marcas I S O D I N E e I S D I N son semejantes, desde el punto de vista gráfico, en la medida en que la segunda constituye prácticamente una transliteración de la primera. En efecto, la marca I S D I N en su estructura morfológica emplea las mismas vocales y consonantes que son determinantes en la marca I S O D I N E, al punto que la omisión de las vocales O y E, en donde radica la diferencia, no introduce una variación sustancial que la haga suficientemente distintiva. La coincidencia en el lugar que ocupan las letras iniciales I S e intermedias D I N imprime mayor fuerza a la similitud. Ahora, si bien desde el punto de vista fonético pudiera admitirse la existencia de alguna diferencia, ésta no alcanza a ser suficiente para eliminar la similitud gráfica lo cual, por lo mismo, incide en la ausencia de distintividad. El análisis precedente obedece al criterio riguroso que debe observar el juzgador en el cotejo de marcas farmacéuticas, habida cuenta de la exigencia que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, atendiendo las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión en el momento de adquirir un

determinado producto farmacéutico, (folios 200 a 201). Cabe resaltar que ese mismo criterio riguroso lo ha aplicado la Sala en diversos pronunciamientos, verbigracia, en sentencias de 5 de julio de 2002 (Expediente núm. 5946, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), frente a las marcas farmacéuticas FLOTAC vs. FLOBACT; 23 de septiembre de 2004 (Expediente núm. 6885, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en relación con las marcas farmacéuticas STAVIR vs. ESTAVIL; y de 22 de febrero de 2001 (Expediente núm. 5823, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), frente a las marcas farmacéuticas FENISODIL vs. FENISTIL. Así pues, estima la Sala que debe accederse a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO