CE-11001-03-24-000-2001-00129-01(7003)-2004

MARCA DEBIL - Concepto: lo es LADY por ser de uso común / LADY - Marca débil por traducir mujer, siendo su uso común De acuerdo con la definición de “MARCA DEBIL” que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen. Estima la Sala que ello ocurre con la expresión LADY, que traducida del idioma inglés al español significa Mujer, que en este caso representa el público consumidor al cual van dirigidos los productos amparados por las marcas en conflicto (ropa interior femenina); y que conforme lo señaló el tercero con interés directo en las resultas del proceso en la vía gubernativa ha sido objeto de numerosos registros marcarios, a saber: LADY ARMONÍA, LADY

ARROW, LADY MANHATTAN, LADY BARONESA, LADY FEMINA, LADY

GAVIOTA, LADY MARCH, etc.

MARCA DEBIL - No impiden la inclusión en marca de terceros; exclusión de las expresiones comunes en el cotejo / COTEJO EN MARCAS DEBILESExclusión de signos comunes / CONFUNDIBILIDAD MARCARIAInexistencia en las marcas débiles LADY MARCEL Y LADY MARLENE al excluir el signo LADY El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae a colación al tratadista

Otamendi, quien frente al tema de la marca débil expresa que “...El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros....ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre las marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. Para el cotejo de las marcas en conflicto se hará abstracción de la expresión “LADY”, por ser de uso común y, por lo mismo, no apropiable. Se advierte que los nombres propios MARCEL y MARLENE utilizados en las marcas en conflicto, desde el punto de vista gráfico difieren, pues la primera está diseñada en un estilo de letra sinuoso en tanto que el de la segunda es plano. Si bien es cierto que tales nombres coinciden en la partícula inicial “MAR”, no lo es menos que las terminaciones CEL y LENE imprimen suficiente diferencia como para evitar la confundibilidad, pues influyen en la extensión del signo. Finalmente, el elemento gráfico que las compone también contribuye a enfatizar la diferencia, como ocurre en este caso, pues en la marca LADY MARLENE sobresale la imagen de una mujer, que no se observa en la que es objeto de registro en el acto acusado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00129-01(7003)

Actor: TEXTILES SWANTEX S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad TEXTILES SWANTEX S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 25584 de 29 de septiembre de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- Son hechos relevantes de la demanda, los siguientes: 1º: Se indica que el día 19 de abril de 1996 la sociedad CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA, domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, a través de su apoderado, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca "LADY MARCEL" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza. 2º: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 432, la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. presentó demanda de observaciones, con fundamento en la titularidad que tiene sobre las marcas "LADY MARLENE" y "LADY MARLENE" (Mixta), que amparan productos comprendidos

en la Clase 25. 3º: Que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 32222 de 26 de diciembre de 1997, por medio de la cual declaró fundada la observación presentada por la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. y negó el registro de la marca "LADY MARCEL" (MIXTA), para amparar productos comprendidos en la clase 25 Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada Resolución la sociedad CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA interpuso recurso de apelación, que fue resuelto a través de la Resolución núm. 25584 de 29 de septiembre de 2000, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la Resolución 32222 y concedió registro para la marca "LADY MARCEL" (Mixta), para amparar productos comprendidos en la Clase 25. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Estima que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto no se cumplió con la obligación del Estado de proteger la propiedad industrial, la cual se hace efectiva, entre otras, con la protección del derecho de exclusividad conferido a los titulares de una marca, evitando así que personas distintas a éste obtengan registros para marcas que puedan confundirse con la marca registrada. 2°. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de

Cartagena, en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto la marca "LADY MARCEL" (Mixta) no presenta la suficiente distintividad frente al signo "LADY MARLENE" y, por el contrario, la reproduce casi en su integridad, por lo cual se hace imposible para el consumidor medio diferenciar un signo del otro, creándole confusión. 3º. Considera que se violó el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto el riesgo de confusión entre las marcas "LADY MARCEL " (Mixta) y "LADY MARLENE" es evidente, toda vez que se pretende amparar los mismos productos de la Clase 25, esto es, ropa interior para dama. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.-La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Sostiene que luego de efectuar un análisis comparativo y sucesivo entre las marcas “LADY MARCEL”(mixta) clase 25 y “LADY MARLENE”(mixta) clase 25, se

observa que no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni conceptuales, por lo que la coexistencia de las mismas en el mercado no conduce a error al público consumidor, siendo la marca en comento lo suficientemente distintiva, registrable y no encontrándose incursa en las causales de irregistrabilidad. Aduce que si bien las marcas en comparación comparten la expresión LADY, esta expresión es usualmente utilizada en las marcas que identifican productos comprendidos en la clase 25 indicando así su destinatario; de otra parte, las expresiones MARCEL y MARLENE, son nombres propios diferentes entre sí, por lo que se concluye que no existe confusión. II.1.2.- La sociedad CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, no la contestó. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El acto acusado concedió a favor de la sociedad CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA el registro de la marca LADY MARCEL MIXTA, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. Desechó las observaciones formuladas por la actora CONFECCIONES SWANTEX S.A. por cuanto consideró que la marca LADY MARLENE (mixta), de la cual es titular, no es confundible con aquélla. El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad

Andina, que se invocó, entre otras normas comunitarias, como violado, prevé: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Para efectos de establecer si se configura o no la causal de irregistrabilidad en estudio, debe la Sala tener en cuenta el alcance que a la disposición transcrita le da el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 111-IP-2003, rendida en este proceso. Al respecto, cabe observar lo siguiente: En el presente caso se trata de un conflicto entre dos marcas mixtas, en las que predomina, no su parte gráfica, sino su parte denominativa. Así se infiere de los folios 5 y 69 vuelto del cuaderno anexo núm. 2 , que para mayor ilustración se trasladan en fotocopia del expediente a la presente providencia. De acuerdo con la definición de “MARCA DEBIL” que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen (Folio 118). Estima la Sala que ello ocurre con la expresión LADY, que traducida del idioma

inglés al español significa Mujer, que en este caso representa el público consumidor al cual van dirigidos los productos amparados por las marcas en conflicto (ropa interior femenina); y que conforme lo señaló el tercero con interés directo en las resultas del proceso en la vía gubernativa ha sido objeto de numerosos registros marcarios, a saber: LADY ARMONÍA, LADY ARROW, LADY MANHATTAN, LADY BARONESA, LADY FEMINA, LADY GAVIOTA, LADY MARCH, etc. (folios 31 a 32 del cuaderno de anexos núm. 2). Siguiendo a la doctrina marcaria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae a colación al tratadista Otamendi, quien frente al tema de la marca débil expresa que “...El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros....ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre las marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (folio 118). Para el cotejo de las marcas en conflicto se hará abstracción de la expresión “LADY”, por ser de uso común y, por lo mismo, no apropiable. De las fotocopias trasladadas del expediente a esta providencia se advierte que los nombres propios MARCEL y MARLENE utilizados en las marcas en conflicto, desde el punto de vista gráfico difieren, pues la primera está diseñada en un estilo

de letra sinuoso en tanto que el de la segunda es plano. Además, si bien es cierto que tales nombres coinciden en la partícula inicial “MAR”, no lo es menos que las terminaciones CEL y LENE imprimen suficiente diferencia como para evitar la confundibilidad, pues influyen en la extensión del signo. Esta diferencia, obviamente, se traslada al punto de vista fonético, en relación con el cual cabe advertir que el uso común del primero es masculino en tanto que el segundo es femenino. Finalmente, advierte la Sala que si bien es cierto que en las marcas mixtas cuestionadas predomina su elemento denominativo, frente al cual procede el cotejo, no lo es menos que el elemento gráfico que las compone también contribuye a enfatizar la diferencia, como ocurre en este caso, pues en la marca LADY MARLENE sobresale la imagen de una mujer, que no se observa en la que es objeto de registro en el acto acusado. Las anteriores consideraciones conducen a la Sala a desestimar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO