CE-11001-03-24-000-2001-00131-01(7005)-2003

MARCA GENERICA O DESCRIPTIVA - La que designa cualidades o características de los bienes o servicios que se ofrecen: CANALSATELLITE / MARCAS IRREGISTRABLES - Signos que designan calidad o características de productos o servicios: CANALSATELLITE Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 8966 de 12 de mayo de 1995, por la cual se niega el registro de la marca CANALSATELITTE (ETIQUETA), para distinguir servicios comprendidos en la clase 41. La clase 41 comprende servicios de educación y esparcimiento, y el signo objeto del registro denegado está conformado por una etiqueta que contiene la palabra CANALSATELLITE, en letras de molde dentro de un recuadro en fondo negro, con bordes irregulares, de modo que las letras aparecen en fondo blanco, por lo tanto, se trata de una marca mixta en la cual sobresale en todos los aspectos la parte denominativa, pues la parte gráfica no tiene significado alguno, pudiéndose observar que simplemente es una forma de destacar dicha denominación, en consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia comunitaria, ese signo se debe tratar como marca denominativa, pudiéndose observar que le asiste razón a la entidad demandada en cuanto encuentra que el signo, considerado en su conjunto, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, esto es, de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la palabra CANALSATELLITE, considerada en su conjunto, es indicativa de una característica sustancial de los servicios comprendidos en la citada clase de servicios, en especial del servicio de

televisión, toda vez que éste se presta justamente a través de canales, los que a su turno vienen utilizando satélites de manera creciente para su funcionamiento, por consiguiente, se ha de atender lo señalado en la jurisprudencia comunitaria allegada al proceso, en el sentido de que “No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre del dos mil dos (2002) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00131-01(7005)

Actor: CANAL + SOCIETE ANONYME

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la sociedad CANAL + SOCIETE ANONYME contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle negado el registro de un signo como marca.

I.- LA DEMANDA La sociedad CANAL + SOCIETE ANONYME, invocando el artículo 85 del C.C.A., pide que se acceda a las siguientes: I.1. Pretensiones

Que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8966 de 12 de mayo de 1995, por la cual se niega el registro de la marca CANALSATELLITE (ETIQUETA), solicitada por ella para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; 25495 de 30 de septiembre de 1997 y 27090 de 27 de octubre de 2000, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. Que, consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca que le fue negada.

I. 2. Hechos y omisiones de la demanda La actora solicitó el registro de la marca (etiqueta) CANALSATELLITE para distinguir productos de la clase 41 del Decreto 755 de 1972.

La Superintendencia de Industria y Comercio, previo el trámite de rigor, expidió la Resolución núm. 8966 de 12 de mayo de 1995,por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada, con el argumento de que consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse. Contra la resolución antes mencionada se interpusieron los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución núm. 25495 de 30 de septiembre de 1997, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, funcionario que, mediante Resolución

núm. 27090 de 27 de octubre de 2000, confirmó la primera resolución citada.

I. 3. Normas violadas y concepto de la violación Se invocan como normas violadas el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por aplicación indebida, al concluir la demandada que la marca consiste exclusivamente en la señalada indicación, siendo que la marca está compuesta por elementos nominativos y gráficos, de allí que no pueda decirse que es exclusivamente descriptiva, sino que al ser observada en su conjunta resulta un signo de fantasía, de los que la doctrina denomina evocativos, pues puede sugerir una idea de los servicios ofrecidos, sin ser una expresión genérica ni descriptiva. Por lo tanto puede ser registrado como marca.

Al respecto, menciona varias marcas evocativas como EL VERDADERO ARRANCA GRASA, para la clase 3; EXCLUSIVA, para las clases 29 y 30; SULFAPLATA, para la clase 5 y NUTRASAL, para la clase 30. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones de nulidad; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias, y que la actuación administrativa por ella

adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa y se estableció que la marca CANALSATELLITE no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82, literal d, ibídem, pues considerado en su conjunto consiste exclusivamente en la indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios de la clase 41, luego no tiene elemento que le dé distintividad (folios 86 a 90). III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV. 1. La entidad demandada fue la única que se manifestó en esta oportunidad procesal, reiterando que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que las resoluciones demandadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas, y no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante

(folios 104 a 108). IV.2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 109). V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de

las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, Proceso 60 IP-2003, concluye que: “1. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.. No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

3. Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.( folios 133 a 134 ). VI.- CONSIDERACIONES VI.1. La cuestión de fondo Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 8966 de 12 de mayo de 1995, por la

cual se niega el registro de la marca CANALSATELITTE (ETIQUETA), para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, y de sus confirmatorias, las resoluciones núms. 25495 de 30 de septiembre de 1997 y 27090 de 27 de octubre de 2000, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera citada. A efectos de negar dicho registro la Resolución núm. 8966 de 12 de mayo de 1995 expuso que el signo CANALSATELITTE (ETIQUETA), considerado en su conjunto consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye “la educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”. Lo anterior porque analizados los elementos del signo debe observarse que está formado por las palabras canal y la del idioma inglés Satélitte que significa satélite. Los mencionados canales son una fuente de educación y entretenimiento, a la cual se acude mucho en la actualidad. En el signo cuyo registro se solicita el elemento predominante es el nominativo. Al respecto, a juicio de la actora las resoluciones impugnadas violaron el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por aplicación indebida, al estar sustentadas en que esa marca consiste exclusivamente en la señalada indicación, siendo que ella está compuesta por elementos nominativos y gráficos, de modo que no puede decirse que es

exclusivamente descriptiva, sino que al ser observada en su conjunto resulta un signo de fantasía, de los que la doctrina denomina evocativos, pues sugiere una idea de los servicios ofrecidos, sin ser una expresión genérica ni descriptiva. Por lo tanto puede ser registrado como marca.

VI. 2. Examen de los cargos El texto de la norma invocada en el cargo, artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d.) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.” La clase 41 comprende servicios de educación y esparcimiento, y el signo objeto del registro denegado está conformado por una etiqueta que contiene la palabra CANALSATELLITE, en letras de molde dentro de un recuadro en fondo negro, con bordes irregulares, de modo que las letras aparecen en fondo blanco, por lo tanto, se trata de una marca mixta en la cual sobresale en todos los aspectos la parte denominativa, pues la parte gráfica no tiene significado alguno, pudiéndose observar que simplemente es una forma de destacar dicha denominación, en consecuencia, siguiendo la reiterada jurisprudencia comunitaria, ese signo se debe tratar como marca denominativa, pudiéndose observar que le asiste razón a la entidad demandada en cuanto encuentra que el signo, considerado en su

conjunto, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se aplicará, esto es, de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la palabra CANALSATELLITE, considerada en su conjunto, es indicativa de una característica sustancial de los servicios comprendidos en la citada clase de servicios, en especial del servicio de televisión, toda vez que éste se presta justamente a través de canales, los que a su turno vienen utilizando satélites de manera creciente para su funcionamiento, por consiguiente, se ha de atender lo señalado en la jurisprudencia comunitaria allegada al proceso, en el sentido de que “No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican, exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia”. En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperar, puesto que el acto acusado fue proferido en armonía con la situación fáctica y la norma invocada como violada, por lo cual se negarán las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del

proceso, por no haberse utilizado. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 2 de octubre del 2003.

MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO