CE-11001-03-24-000-2001-00133-01(7007)-2004

SIGNO GENERICO O DESCRIPTIVO - Prohibición de registrabilidad En la interpretación prejudicial 7-IP-2003 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comisión Andina, señaló: II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS. Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie, o el género a los que pertenece el objeto. (Otamendi, Jorge, derecho de Marcas, Abelo Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, pag. 71). Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto, el Tribunal ha expresado que: “...”. Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER).

SIGNO DESCRIPTIVO - Análisis de irregistrabilidad en conexión con los productos que va a proteger En la interpretación prejudicial 7-IP-2003 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comisión Andina, señaló: Signos descriptivos. Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica. ...la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario. SIGNO EVOCATIVO - Es registrable cuando no sugiere o evoca cualidad o aplicación del producto o servicio En la interpretación prejudicial 7-IP-2003 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comisión Andina, señaló: Signo evocativos. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características. En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001

G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto de 2001, marca DISEÑO SANDUCHE, Proceso 27-IP-2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.» REGISTRABILIDAD DE MARCA O SIGNO - Requisitos / REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD - Cuáles son / SIGNO EVOCATIVO REGISTRABLE - Lo es Pachicas por no hacer referencia a características, cualidad ni funciones de los productos Según los lineamientos aducidos en la interpretación prejudicial transcrita, para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía. En el caso en estudio, considera la Sala que el signo solicitado es registrable, pues no hace referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica, pues la prohibición establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 se predica de los

productos y no de sus destinatarios. Además, dada la forma gramatical como está construida la expresión PACHICAS, tiene una connotación caprichosa o de fantasía que la hace registrable, pues para que pueda ser evocativa del destino de los productos que ampara, la partícula PA que correspondería a la preposición PARA, debería estar separada del sujeto y no unida a él.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00133-01(7007)

Actor: CREACIONES PACHICAS S. EN C

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CREACIONES PACHICAS S. EN C., contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo PACHICAS (denominativo) como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional1.

I. LA DEMANDA CREACIONES PACHICAS S. EN C., mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo

presentó la siguiente demanda:

1. Pretensiones 1.1. Que es nula la Resolución 53025 de 30 de diciembre de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio negó el registro del signo PACHICAS (denominativo) solicitado por CREACIONES PACHICAS S. EN C. para distinguir productos de la Clase 25 Internacional. 1.2. Que es nula la Resolución 8113 de 21 de marzo de 1997 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. 1.3. Que es nula la Resolución 25655 de 29 de septiembre de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 53025 de 1994. 1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca PACHICAS (denominativa) a favor de CONFECCIONES PACHICAS S. EN C. para distinguir productos comprendidos en la clase 25 Internacional.

2. Hechos  El 28 de febrero de 1994, CREACIONES PACHICAS S. EN C. solicitó el registro del signo PACHICAS (denominativo) para distinguir productos de la clase 25 Internacional, solicitud publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 399, sin que se formulara demanda de observaciones. 1 Los productos de la clase 25 son: vestidos, calzados y sombrererías.  Mediante Resolución 53025 de 30 de diciembre de 1994 la Superintendencia negó el registro de la marca PACHICAS (denominativa), Clase 25

Internacional.  Contra la anterior decisión la actora interpuso los recursos de reposición y

apelación con fundamento en que la expresión PACHICAS no consiste en un signo que designe exclusivamente el destino de los productos de la Clase 25, sino que es utilizado como marca para distinguir tales productos y que tiene la suficiente distintividad para que proceda su registro.  Mediante Resolución 8113 de 21 de marzo de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos por vía de reposición confirmó la resolución con fundamento en que la expresión PACHICAS transmite información relevante que un signo que quiera ser usado como marca no debe contener.  Mediante Resolución 25655 de 29 de septiembre de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la resolución que negó el registro de la marca.  La actora es titular de la marca comercial CREACIONES PACHICAS (MIXTA), Clase 25 Internacional, Certificado 133.657 con vigencia al 26 de diciembre de 2005.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violados los artículos 81, 83, 95 y 96 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a) El artículo 81 establece la regla general según la cual todo signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica puede registrarse como marca. Esta norma tiene un triple carácter: Es expresiva, permisiva y constitutiva de una regla general.

Se violó este artículo por falta de aplicación, toda vez que la Administración, al negar el registro aduciendo que describe al destinatario de los productos distinguidos con la marca PACHICAS (denominativa), comprendidos en la Clase

25, desconoció que el signo es distintivo intrínsecamente, porque entre el signo PACHICAS y los productos para los cuales se solicita su registro no existe una relación estrecha y directa que cause confusión. Además, el signo reúne todos los requisitos previstos en el artículo 81 para ser admitido como marca pues esta norma es permisiva, expresa y constitutiva de la regla general de registrabilidad de las marcas. b) Al considerar la Administración que el signo es irregistrable porque describe el destino del producto, violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, por aplicación indebida La Superintendencia aplicó esta norma prohibitiva y excepcional, pese a no ser cierto que el signo PACHICAS sea descriptivo de los productos de la clase 25, con lo cual desconoció la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. PACHICAS evoca el concepto «para chicas», «para mujeres» o «para jóvenes» hecho éste que no la descalifica para que proceda su registro como marca, pues los productos de la clase 25, como vestidos, zapatos y sombrerería tienen cualidades esenciales y primarias que sirven para vestir, calzar y abrigarse. La expresión PACHICAS (denominativa) evoca una cualidad secundaria referida a los destinatarios de los productos de las Clase 25 que pretende distinguir, pues no es un término que por sí solo sirva para designar la cualidad de un producto (donde la cualidad del producto puede hacer relación a sus características y calidad), sino un término evocativo, que da una idea relacionada con el producto o sus propiedades y no constituye el nombre del producto ni define sus cualidades.

La Superintendencia no consideró el conjunto de la expresión PACHICAS (denominativa), para decidir si concedía su registro, sino que procedió a fraccionarla en fonemas o voces parciales para determinar su irregistrabilidad. Tampoco tomó en cuenta que la actora es titular de derechos adquiridos respecto del signo PACHICAS (MIXTA) en un registro anterior, para distinguir productos de la clase 25. Apreciado en su conjunto el signo denominativo PACHICAS constituye expresión evocativa, pues no es cierto que consista en un término que sirva necesaria y exclusivamente para determinar una característica de los productos de la Clase 25. c) Se violaron los artículos 146 y 147, puesto que estas normas establecen que los países miembros deben garantizar la aplicación de las normas de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y a revisar sus procedimientos con miras a salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares. En este caso la Administración no aplicó correctamente estas disposiciones porque no adoptó las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.

II. CONTESTACIÓN La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que conforme a los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Señaló que conforme a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión Andina el signo PACHICAS (denominativo) es irregistrable porque no reúne los

requisitos señalados en su artículo 81. Además describe el tipo de productos que ampara, porque esta expresión fonéticamente corresponde a PA’CHICAS, que indica el destinatario de los productos que se pretenden distinguir la marca solicitada a registro. La expresión PACHICAS no posee elementos que le aporten distintividad y que la hagan susceptible de registro marcario, pues señala una de las características de los productos para los cuales se aplicará.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora insiste en que el signo PACHICAS es registrable en la Clase 25 conforme a la regla general de libertad de signos adoptables como marcas, pues tiene evidente aptitud marcaria.

Aduce, que según jurisprudencia del Tribunal Andino, la expresión PACHICAS no corresponde al nombre de un producto de la Clase 25, ni es una denominación descriptiva, pues no define en forma directa la naturaleza, funciones, cualidades, cantidad, el destino específico, lugar de origen, características e informaciones de los productos de esta clase y, por tanto, el consumidor a través de la denominación PACHICAS no llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Tampoco evoca o define para el consumidor una cualidad o adjetivo específicamente exclusivo de los productos de la Clase 25. En consecuencia, no puede afirmarse que sea irregistrable. La circunstancia de que no se hayan formulado oposiciones, demuestra que los comerciantes y los consumidores interesados no consideran que PACHICAS sea descriptiva ya que su uso o registro no los perjudica. Además, el empleo de esta expresión no permite determinar la parte específica del cuerpo de las chicas a que

se destina el producto, sino que es necesario observarlo físicamente para determinar cuál es su destinación. De otra parte, pone de presente que la expresión PACHICAS ha sido usada durante muchos años como marca en el comercio, razón por la que ha adquirido un carácter distintivo adicional que la hace registrable. 3.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio insiste en los argumentos de su contestación, y reitera que la marca solicitada no cumple con los requisitos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al no poseer elemento alguno que le aporte distintividad que la haga susceptible de registro, pues la expresión señala una de las características de los productos de la Clase 25 que pretende distinguir.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES El examen de los cargos Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo PACHICAS

(denominativo), para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 Internacional, por considerarlo descriptivo ya que indica de manera directa a su destinatario, razón por la que considera que está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión Andina. Dicho literal d) establece:

«Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: ... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. ...» La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos acusados consideró que la expresión PACHICAS cuyo registro se solicitó fonéticamente corresponde a PA’CHICAS, razón por lo que resulta indicativa del destinatario de los productos directamente amparados en la clase 25 Internacional. Los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional son vestidos, calzados y sombrererías. En la interpretación prejudicial 7-IP-2003 rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comisión Andina, señaló:

II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS, DESCRIPTIVOS Y

REGISTRABILIDAD DE SIGNOS EVOCATIVOS.

La distintividad es una característica que debe tener todo signo para acceder al registro marcario. Por tal motivo, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas los signos genéricos o descriptivos, es decir, aquellos signos que de manera directa o indirecta designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad, el valor, el lugar de origen, la época de producción, o que comprendan características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse. Pues decir lo contrario sería disminuir el requisito de distintividad que

debe tener el signo. Signos Genéricos. Los signos genéricos según Jorge Otamendi son “designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie, o el género a los que pertenece el objeto. Es el caso de las palabras ‘automotor’, ‘motor’, máquina’, ‘mueble’, entre tantos otros” (Otamendi, Jorge, derecho de Marcas, Abelo Perrot, 4ta. Edición, Buenos Aires, pag. 71). Al igual que la doctrina, la jurisprudencia andina ha rechazado el registro de signos genéricos. Al respecto, el Tribunal ha expresado que: “El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca” (Proceso 07-IP-2001, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER). En este sentido, no se podrán registrar los signos genéricos que se refieran

directamente al producto, ya que al coincidir la marca con el nombre del producto o servicio, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no puede cumplir con los requisitos exigidos por la norma comunitaria. Por ello, es preciso señalar que no todo signo es genérico, en relación con toda clase de productos o servicios, sino con referencia a ciertos y determinados productos. ... Cabe señalar que una de las principales razones por la cual las expresiones genéricas no son registrables, es evitar la apropiación exclusiva del uso de la lengua. Permitir el registro de una denominación genérica privaría injustamente el uso común de un término, lo que es indispensable para que los agentes económicos puedan desarrollar normalmente sus actividades mercantiles. Signos descriptivos. Las denominaciones descriptivas hacen referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica. ...la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en conexión directa con los productos que el signo va a proteger. Si resulta que del análisis efectuado entre los signos y los productos existe una relación genérica o descriptiva con el producto, el signo no podrá ser registrado como marca. Pero si la situación planteada no presenta esa relación el signo puede ser registrado. Por ese motivo, hay signos descriptivos o genéricos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios a ser protegidos, por lo que pueden acceder al registro marcario. Signo evocativos. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características.

En este sentido, las denominaciones evocativas sugieren o evocan las cualidades funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican. (Ver entre otros: Proceso 19-IP-2001 G.O.A.C. N° 696 de 9 de agosto de 2001, marca DISEÑO SANDUCHE, Proceso 27-IP-2001 ya citado). En este tipo de marcas, el signo no introduce directamente el concepto del producto que cubre o designa y el consumidor el que puede llegar a comprender a qué productos se refiere, con base en un proceso deductivo, muchas veces complicado y difícil.» Según los lineamientos aducidos en la interpretación prejudicial transcrita, para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía. En el caso en estudio, considera la Sala que el signo solicitado es registrable, pues no hace referencia de manera directa a las características, cualidades, cantidades, funciones, usos, modos de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos a los cuales se aplica, pues la prohibición establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 se predica de los productos y no de sus destinatarios.

Además, dada la forma gramatical como está construida la expresión PACHICAS, tiene una connotación caprichosa o de fantasía que la hace registrable, pues para que pueda ser evocativa del destino de los productos que ampara, la partícula PA que correspondería a la preposición PARA, debería estar separada del sujeto y no unida a él. Con fundamento en las razones expuestas, considera la Sala que debe accederse a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 53025 de 30 de diciembre de 1994 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca denominativa PACHICAS productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; 008113 de 21 de marzo de 1997, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada; y 25655 de 29 de septiembre de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. Segundo.- Ordénase a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca denominativa PACHICAS a favor de CREACIONES PACHICAS S. EN C., para distinguir productos de la

Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo pago de las tasas respectivas. Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 22 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA