CE-11001-03-24-000-2001-00135-01-2004

IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Análisis en función a productos o servicios que van a distinguir / SIGNOS DESCRIPTIVOS O GENERICOSCuándo son registrables y cuándo no / PACHICAS - Signo genérico registrable La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “PACHICAS” (Mixta), para amparar productos de la clase 25. En dicha interpretación el Tribunal (99-IP-2003) hace énfasis en que la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en función de los productos o servicios que el signo va a distinguir y que “Si del análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, ... será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa conexión, el signo puede ser registrado. Por tal razón hay signos genéricos o descriptivos que nada dicen ni en nada se refieren a los productos o servicios que van a distinguir, por lo que el impedimento para el registro no procede”. Igualmente hace hincapié el Tribunal Comunitario en que para determinar la genericidad de los signos es necesario preguntarse qué es frente al producto y servicio y si la respuesta dada por el consumidor es la denominación genérica, el signo es irregistrable; y que para establecer la descriptividad la pregunta que cabe formular es cómo es el producto y si la respuesta espontánea es igual a la de la designación del producto el signo es irregistrable. Estima la Sala que el signo en cuestión, en la medida en que no se refiere a los productos o servicios que va a distinguir, ni a sus características, componentes, calidad o cantidad, puede ser registrable. Considera la Sala que dicho signo admite la

connotación de caprichoso o de fantasía, dada la forma peculiar de su construcción gramatical, pues para que pueda admitirse como evocativo del destino de los productos que ampara, la partícula “PA” que correspondería a la preposición “PARA”, debería estar separada del sujeto y no unida a él. Y, como bien se sabe, los signos caprichosos o de fantasía pueden ser registrables.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00135-01

Actor: CREACIONES PACHICAS S. EN C

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad CREACIONES PACHICAS S. EN C., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 52002 de 29 de diciembre de 1994, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, 008111 de 21 de marzo de 1997, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN” expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 25670 de 29 de septiembre de 2000,

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1.- En la demanda se señalan los siguientes hechos: Que el 28 de febrero de 1994 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “PACHICAS”(MIXTA) en combinación de colores azul y blanco para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Indica que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones. Anota que una vez cumplido el trámite correspondiente la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 52002 de 29 de diciembre de 1994, a través de la cual negó el registro de la marca “PACHICAS” (MIXTA), contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que fueron resueltos de manera confirmatoria. I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: 1º. Estima que se violó, por falta de aplicación, el artículo 61 de la Constitución Política, ya que para la expedición de los actos demandados la Administración ignoró la existencia de derechos adquiridos por la actora respecto a la marca comercial “PACHICAS”, clase 25, en virtud de la concesión de la marca

“CREACIONES PACHICAS (MIXTA)”, inscrita bajo el certificado 133.657, vigente hasta el 26 de diciembre de 2005. 2°. Que se violaron los artículos 13, incisos 1° y 3° de la Constitución Política y 3o, inciso 6° del Código Contencioso Administrativo, relativos al derecho a la igualdad, por cuanto se le concedió a otros titulares, marcas que evocan algunas características secundarias de un producto o del producto mismo, o que al mismo tiempo evocan al producto y una característica de éste (TUTTI FRUTTI, clase 32, certificado núm. 178.473, cuyo titular es Jugos de Frutas TUTTI FRUTTI S.A., FLORECIENDO, clase 31, certificado núm. 180.122, cuyo titular es Actividades Lumaen LTDA), las cuales tienen igual conformación arbitraria o de fantasía que la marca PACHICAS, que sí fueron consideradas por la demandada como evocativas y no como descriptivas. 3º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que es un signo suficientemente distintivo intrínsecamente, puesto que entre la marca “PACHICAS” (MIXTA) y los productos para los cuales se solicita el registro, no existe una relación estrecha y directa que conlleve necesariamente a confundir el uno del otro, razón por la que el signo solicitado reúne los requisitos previstos por la norma en comento para ser admitido como marca. 4°: Que se violo el artículo 82, literal d), ibídem, pues la marca es evocativa y no

descriptiva de los productos que pretende amparar, como lo consideró la Administración. En efecto, el hecho de que la marca “PACHICAS” evoque el concepto de “para chicas” o “para mujeres” o “para jóvenes” no la descalifica para su concesión y registro, debido a que los productos de la Clase 25, como son los vestidos, zapatos y sombrerería, tienen como cualidades esenciales y primarias, que sirven para vestir, para calzar, para abrigarse. Por lo anterior, considera que la marca “PACHICAS (MIXTA)” en combinación de colores azul y blanco, para distinguir productos de la Clase 25, es evocativa y, en consecuencia, registrable. 5º: Que se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344, ni tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, pues de haberlo hecho en forma correcta, habría concedido el registro de la marca solicitada. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo,

en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Aduce que para que un signo sea registrado como marca, lo primero que se debe tomar en cuenta es que cumpla los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que no sucede en el caso sub examine, ya que la marca describe el tipo de servicios que ampara e indica el destinatario de algunos de los productos directamente amparados en la clase para la cual se solicita el registro, tal y como se señaló en los actos demandados. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “PACHICAS” (Mixta), para amparar productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza, por cuanto indica de manera directa cuál es el destinatario de sus productos, razón por la que, en su criterio, está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344. Dicha norma comunitaria, es del siguiente tenor: “Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que:... d).-Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época

de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”. La marca solicitada para registro es la expresión PACHICAS (etiqueta), que está combinada en colores azul y blanco. Así se lee claramente al folio 71 y se extrae del “ARTE FINAL” acompañado a la solicitud visible a folio 74 del expediente, cuya copia se reproduce a continuación para ilustrar el asunto. La expresión “PACHICAS”, a juicio de la actora, es evocativa del concepto “para chicas” o “para mujeres” o “para jóvenes”; en tanto que para la entidad demandada es descriptiva, porque está indicando exclusivamente el destino del producto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 99IP-2003 rendida en este proceso, indica que los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, no describen directamente las aplicaciones o cualidades del producto o servicio en cuestión, en su lugar, dan una idea sobre sus componentes o características; sugieren o evocan las cualidades, funciones o características de los productos o servicios a los cuales identifican (folio 221). En dicha interpretación el Tribunal hace énfasis en que la causal de irregistrabilidad de un signo debe ser analizada en función de los productos o servicios que el signo va a distinguir y que “Si del análisis se desprende que entre signos y productos existe una relación genérica, o que el signo representa o describe al producto, ... será irregistrable. Pero si la situación planteada no presenta esa conexión, el signo puede ser registrado. Por tal razón hay signos genéricos o descriptivos que nada dicen ni en nada se refieren a los

productos o servicios que van a distinguir, por lo que el impedimento para el registro no procede”. (folio 221). Igualmente hace hincapié el Tribunal Comunitario en que para determinar la genericidad de los signos es necesario preguntarse qué es frente al producto y servicio y si la respuesta dada por el consumidor es la denominación genérica, el signo es irregistrable; y que para establecer la descriptividad la pregunta que cabe formular es cómo es el producto y si la respuesta espontánea es igual a la de la designación del producto el signo es irregistrable (folios 220 y 221). Estima la Sala que el signo en cuestión, en la medida en que no se refiere a los productos o servicios que va a distinguir, ni a sus características, componentes, calidad o cantidad, puede ser registrable. Considera la Sala que dicho signo admite la connotación de caprichoso o de fantasía, dada la forma peculiar de su construcción gramatical, pues para que pueda admitirse como evocativo del destino de los productos que ampara, la partícula “PA” que correspondería a la preposición “PARA”, debería estar separada del sujeto y no unida a él. Y, como bien se sabe, los signos caprichosos o de fantasía pueden ser registrables. Consecuente con lo anterior, debe la Sala acceder a las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A : DECLÁRASE la nulidad de los actos acusados. A título de restablecimiento del derecho se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio que continúe con el trámite de la solicitud de la actora.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO