CE-11001-03-24-000-2001-00147-01-2004

MARCA DEBIL - No lo es MIKY sino MILK que traduce leche / MILK - Signo inapropiable por genericidad / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Opera por ser imitación, reproducción o trasliteración / MARCA DEBIL - Para su registrabilidad requiere de elementos que le den distintividad Debe la Sala comenzar por señalar que no es cierto que las marcas «MIKY» y «MIKYS» sean débiles. La expresión genérica no es MIKY o MIKYS sino la palabra del idioma inglés «MILK» que en español traduce «leche». Tampoco es cierto que MIKY o MIKYS sean partículas de uso común, ni que un crecido número de registros marcarios se formen con el empleo de MIKY o MIKYS. La circunstancia de que la palabra MILK sea inapropiable para productos de la clase 29, no desvirtúa que en razón del registro de las marcas «MIKY» y «MIKYS» COLOMBINA S.A. tenga un derecho exclusivo a usarlas como marcas para distinguir los productos de la Clase 29 Internacional y a oponerse al registro de las que constituyan su imitación, reproducción o trasliteración, como ocurre con el signo MISKY. Para que un signo que contenga la expresión MILK sea registrable debe tener fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora. Por tanto, debe estar provisto de otros elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de las marcas previamente registradas a favor de terceros para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso de MISKY en relación con MIKYS, pues salta a la vista su casi absoluta identidad, a causa de la trasliteración de la letra S. Desde el punto de vista gráfico, ortográfico

y fonético las marcas en conflicto «MIKYS» y «MISKY» son confundiblemente semejantes, pues están conformadas por los mismos 5 fonemas, presentan un mismo orden de disposición de los elementos comunes, y ambas se forman con dos sílabas teniendo identidad absoluta en la primera y compartiendo las mismas letras de manera transliterada en la segunda. La circunstancia de que los cinco elementos alfabéticos que forman la marca registrada estén presentes en la solicitada, determina que, desde el punto de vista gráfico y fonético, en su impresión conjunta y global prevalezcan sus semejanzas, de suerte que el consumidor medio podría desprevenidamente asociarlas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta la evidente conexión competitiva existente entre los productos alimenticios y sus fabricantes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00147-01

Actor: ARCOR S.A.I.C

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por ARCOR S.A.I.C. contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada una observación y negó el registro del signo «MISKY» (denominativo) como marca para distinguir

los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional1.

I. LA DEMANDA ARCOR S.A.I.C. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo presentó la siguiente demanda:

1. Pretensiones Que es nula la Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por COLOMBINA S.A. y negó el registro como marca del signo «MISKY» denominativo solicitado por ARCOR S.A.I.C. para distinguir productos de la Clase 29 Internacional. 1.2. Que es nula la Resolución 002321 de 31 de enero de 1997 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. 1.3. Que es nula la Resolución 27209 de 30 de octubre de 2002 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996. 1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca 1 Los productos de la Clase 29 son: « Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y

legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.» «MISKY» (denominativa) a favor de ARCOR S.A.I.C. para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos  El 11 de agosto de 1993, ARCOR S.A.I.C. solicitó el registro de la marca «MISKY» (denominativa) para distinguir los productos de la Clase 29

Internacional, solicitud radicada bajo el expediente 93.401.609 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 392 de 10 de diciembre de 1993.  Mediante Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca «MISKY» (denominativa) solicitada por ARCOR S.A.I.C., por considerarla semejante ortográfica y fonéticamente a las marcas «MIKY» y «MIKYS» (denominativas), registradas a nombre de COLOMBINA S.A., para distinguir productos de las Clases 29 y 30 internacional, pudiendo su coexistencia inducir al público a error.  Mediante Resolución 002321 de 31 de enero de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996, confirmándola en todas sus partes.

 Mediante Resolución 27209 de 30 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996.

3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del

Acuerdo de Cartagena. Plantea que al sostener la Administración que el signo MISKY es confundible con las marcas «MIKY» y «MIKYS» registradas a favor de COLOMBINA S.A., violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida. Advierte que las marcas «MIKY» y «MIKYS» registradas por COLOMBINA S.A. contienen elementos genéricos o de uso común, pese a lo cual fueron admitidas a registro. La palabra «MILKY» simplificada y en plural es una expresión genérica o de uso común para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y para designar confites elaborados a base de leche. Aun cuando el signo MISKY se derive de la expresión genérica MILKY, no puede negarse su registro con fundamento en las marcas MIKY y MIKYS pues estas se forman con elementos genéricos y de uso común en los productos de la Clase 29 que pretende distinguir. La exclusividad se adquiere no sobre los elementos de uso común sino sobre la combinación de éste con el agregado que le otorga distintividad. Indica que el signo MISKY es registrable pues se diferencia de las marcas MIKY

y MIKYS y de la expresión genérica MILKY ya que la inclusión de la letra S en la sílaba inicial le otorga distintividad y le confiere una connotación ajena al sentido de la palabra MILKY. La expresión MISKY no trae en la mente del consumidor la idea de lácteo, pues se trata de un término caprichoso. MISKY constituye una unidad fonética novedosa y distintiva respecto de las marcas registradas MIKY y MIKYS siendo por tanto registrable, ya que no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

II. CONTESTACIÓN 2.1. El apoderado de la Superintendencia de industria y Comercio señala que los actos acusados se ajustan a las disposiciones legales y no violan las normas de carácter superior invocadas por la actora.

Advierte que no es cierto que las marcas «MIKYS» y «MIKY» sean de uso común y considera que su registro concede a COLOMBINA S.A. el legítimo derecho de usarlas con carácter exclusivo y de oponerse al registro de las que sean confundibles, como ocurre con el signo MISKY. No se puede afirmar que las expresiones «MIKY» y «MIKYS» correspondan a una abreviación de la expresión «MILKY», como erróneamente lo argumenta la actora, por cuanto estas son diferentes ortográfica y fonéticamente, máxime cuando evocan ideas totalmente distintas, pues mientras la expresión «MILKY» resulta evocativa de leche, las expresiones «MIKY» y «MIKYS» son de fantasía y evocan un nombre.

Efectuado el examen comparativo del signo solicitado «MISKY» frente a las marcas registradas «MIKY» y «MIKYS» para distinguir productos de la Clase 29, se advierte que son semejantes entre sí; por tanto, de coexistir en el mercado, llevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre ellas. «MISKY» presenta similitudes que la hacen confundible con las marcas «MIKY» y «MIKYS» pues cuatro de las letras que la conforman son idénticas; la consonante S que se agrega a la primera sílaba es insuficiente para que pudieran diferenciarse. «MISKY» simplemente translitera la marca «MIKYS», cambiando de lugar su última letra S, razón por la cual no es posible que coexistan en el mercado. 2.2. La apoderada de COLOMBINA S.A. señala que no es cierto que las marcas «MIKY» y «MIKYS» sean débiles por corresponder a una versión simplificada de la palabra «MILKY» que significa lácteo. Se trata de una opinión carente de respaldo probatorio que busca aminorar los derechos legítimos y legalmente adquiridos por COLOMBINA S.A. sobre las marcas de fantasía «MIKY» o

«MIKYS».

Las marcas en conflicto presentan similitud gráfica y fonética pues están conformadas por dos sílabas, presentando identidad absoluta en la primera y compartiendo las mismas letras de manera transliterada en la segunda. Las marcas «MISKY» y «MIKYS» presentan similitud ideológica y conceptual; ambas son de fantasía y no hacen alusión o referencia a un término preconcebido

por el público consumidor, el cual se atiene a la conformación ortográfica y fonética que en este caso es similar. Las marcas «MIKY» y «MIKYS» distinguen productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de modo que el registro de «MISKY» desconocería los derechos legítimamente adquiridos de COLOMBINA S.A.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1 La actora señala que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que las marcas fundamento de la observación «MIKY» y «MIKYS» coexisten en la Clase 29 Internacional con varias marcas similares, sin presentarse a confusión entre el público consumidor.

El signo «MISKY» (denominativo) solicitado como marca por ARCOR S.A.I.C. es distintivo, por ser un conjunto novedoso que no hace relación alguna ni se confunde con los productos de la Clase 29 de la clasificación internacional que pretende distinguir, ni con los productos de otros empresarios. «MISKY» se representa gráficamente por el conjunto de letras que lo conforman. El consumidor puede conocerlo, percibirlo y solicitarlo por medio de la fuerza expresiva que tienen las palabras, las cuales por definición son pronunciables. Insiste en que el signo «MISKY» solicitado como marca no es susceptible de inducir al público consumidor a error, y que se trata de una expresión que cuenta con elementos estructurales propios que la hacen suficientemente distintiva y apta para identificar los productos de la Clase 29 Internacional. El signo «MISKY» (denominativo) que se pretende registrar es caprichoso o de

fantasía, pues no evoca concepto o significado alguno, mientras que las marcas «MIKY» y «MIKYS» fundamento de la negativa, son marcas evocativas dado que su pronunciación se asemeja al vocablo inglés «MILKY» que significa lechoso o lechosa. Reitera que no se puede impedir que otros empresarios conformen a partir de esta expresión marcas de fantasía que aunque puedan resultar semejantes, tienen elementos novedosos, como ocurre con «MISKY». III.2. La apoderada de COLOMBINA S.A. insistió en los argumentos de su contestación y reiteró que las marcas en conflicto presentan similitud gráfica y fonética.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuere pertinente.

V. CONSIDERACIONES Según la Resolución 7138 de 19 de marzo de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación presentada por COLOMBINA S.A. con fundamento en sus marcas «MIKY» y «MIKYS» en Clase 29 y negó a ARCOR S.A.I.C. el registro como marca del signo «MISKY» (denominativo) para distinguir productos de esa misma Clase, por considerar que carece de fuerza distintiva y que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la

Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, pues presenta semejanzas con las marcas «MIKY» y «MIKYS» tales que pueden inducir al público a error, y no es posible su coexistencia en el mercado por generar confusión en el consumidor. Los productos de la Clase 29 Internacional son: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles». La parte actora considera que al negar el registro, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo y 83 literal a) de la Decisión 344, pues «MIKY» y «MIKYS» son marcas débiles que deben soportar el registro de «MISKY», ya que se forman con el término genérico MILKY que es común a varias marcas registradas en la Clase 29. Vistos los cargos planteados, el problema sustancial de la litis consiste en determinar si es o no cierto que la existencia de registros de marcas formadas con las expresiones MILK o MILKY prueba que las marcas opositoras «MIKY» y «MIKYS» son débiles por comprender casi totalmente la expresión de uso común MILKY; si el registro de las «MIKY» y «MIKYS» para distinguir productos de la Clase 29 Internacional es oponible a la solicitud de registro del signo MISKY en esa misma Clase; o si como lo aduce la actora, «MIKY» y «MIKYS» son marcas débiles que deben soportar el registro de otras que se formen con esa expresión,

pues esta no es susceptible de apropiación particular. De la respuesta a estos interrogantes dependerá que el signo MISKY se encuentre afectado o no por la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La citada norma prescribe: «DECISIÓN 344 … Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. » Debe la Sala comenzar por señalar que no es cierto que las marcas «MIKY» y «MIKYS» sean débiles. La expresión genérica no es MIKY o MIKYS sino la palabra del idioma inglés «MILK» que en español traduce «leche». Tampoco es cierto que MIKY o MIKYS sean partículas de uso común, ni que un crecido número de registros marcarios se formen con el empleo de MIKY o MIKYS.

Aun cuando en el proceso quedó demostrado que en la Clase 29 Internacional coexisten marcas que se forman con la expresión MILK o MILKY ello no demuestra que «MIKY» o «MIKYS» sean marcas débiles. La existencia de los registros de las marcas citadas por la actora prueba que las expresiones MILK o MILKY sonde común utilización en la formación de marcas destinadas a distinguir

productos comprendidos en la Clase 29 Internacional. De ello no se sigue que MISKY sea registrable, a pesar de los registros previos de las marcas «MIKY» y «MIKYS» a favor de COLOMBINA S.A. en la misma Clase. Contrariamente a lo afirmado por la actora, la coexistencia de los referidos registros no constituye un argumento a favor del registro del signo MISKY (denominativo) pues a diferencia de cuanto ocurre en el caso presente, las marcas que la actora cita en apoyo de su pretensión tienen fuerza distintiva propia y se diferencian suficientemente de las marcas MIKY y MIKYS, según se advierte de su comparación.

MILKTOFI

MILKYMIEL

MILKY WAY

MILKYLANDIA

MIKLET

MIKY MIKYS La circunstancia de que la palabra MILK sea inapropiable para productos de la clase 29, no desvirtúa que en razón del registro de las marcas «MIKY» y «MIKYS» COLOMBINA S.A. tenga un derecho exclusivo a usarlas como marcas para distinguir los productos de la Clase 29 Internacional y a oponerse al registro de las que constituyan su imitación, reproducción o trasliteración, como ocurre con el signo MISKY. Para que un signo que contenga la expresión MILK sea registrable debe tener fuerza distintiva y capacidad diferenciadora e individualizadora. Por tanto, debe estar provisto de otros elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de las marcas previamente registradas a favor de terceros para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso de MISKY en relación con MIKYS, pues salta a la vista su casi absoluta identidad, a causa de la trasliteración

de la letra S . En la Interpretación Prejudicial (24-IP-2003) rendida en este proceso, a este respecto el Tribunal Andino señaló: «Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 buscan fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entres sí, pertenecientes a una misma o diferente persona. Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que configure la prohibición de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que «la identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común». Para establecer la existencia del riesgo de confusión será

necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. En efecto, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos y servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos. En los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trate de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. La jurisprudencia de este órgano jurisdiccional comunitario, en base a la doctrina ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,

pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando las denominaciones representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. ...» Desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético las marcas en conflicto «MIKYS» y «MISKY» son confundiblemente semejantes, pues están conformadas por los mismos 5 fonemas, presentan un mismo orden de disposición de los elementos comunes, y ambas se forman con dos sílabas teniendo identidad absoluta en la primera y compartiendo las mismas letras de manera transliterada en la segunda. La circunstancia de que los cinco elementos alfabéticos que forman la marca registrada estén presentes en la solicitada, determina que, desde el punto de vista gráfico y fonético, en su impresión conjunta y global prevalezcan sus semejanzas, de suerte que el consumidor medio podría desprevenidamente asociarlas con un origen empresarial común, máxime si se tiene en cuenta la evidente conexión

competitiva existente entre los productos alimenticios y sus fabricantes. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos «MIKYS» y «MISKY» es de semejanza o de relación entre y uno otro de suerte que el consumidor podría desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto estará más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo expuesto. No hay, pues, duda de que aplicadas las reglas trazadas por el Tribunal para la valoración de las similitudes, MIKYS y MISKY son a tal punto semejantes desde los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, que es fuerza concluir que MISKY carece de la distintividad requerida para que proceda su registro en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza pues, como quedó expuesto, el riesgo de confusión entre los productos alimenticios y sus fabricantes, es manifiesto. El análisis procedente lleva a la Sala a concluir que el signo «MISKY» (denominativo) para distinguir los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional podría inducir al público en error, dadas las similitudes que presenta con la marca «MIKYS» (denominativa) registrada en la misma Clase a favor de COLOMBINA S.A., circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo ibídem exige para que procediese su registro.

Tuvo, pues, razón la Superintendencia de Industria y Comercio al sostener que «MISKY» carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 29 Internacional de Niza. Se impone negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO