CE-11001-03-24-000-2001-00156-01-2004

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Debe ser obligatorio, de fondo, de oficio, no requiere de oposición ni observaciones / FINES DEL REGISTRO MARCARIO - Protección de titulares y de consumidores o usuarios / DISTINTIVIDAD - Requisito sustancial de toda marca; definición La autoridad u oficina nacional competente tiene el deber de examinar la registrabilidad de la marca aún cuando no se presente oposición a la respectiva solicitud, y así lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al expresar que “El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313”, y que por ello “el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada, teniendo en cuenta los criterios expuestos en esta interpretación, así como la relación de los productos que cada uno protege.” A lo anterior se agrega que la razón de ser de la distintividad que se exige de las marcas no sólo atiende al interés o derecho de sus propietarios, sino también del usuario, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial reseñada, en el sentido de que “La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.” Por lo anterior, el artículo 73, literal a) de la Decisión

313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, equivalente al 83, literal a, de la Decisión 344 ídem, debe interpretarse de manera sistemática o en conexidad con el artículo 71 de la primera decisión, del cual conviene destacar la distintividad como requisito sustancial de toda marca, entendida como la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos y servicios idénticos o similares de otra persona. Por ende, la ausencia de oposición, sea porque no se formule, ora porque se desista de la misma, no impide que la autoridad nacional competente examine y verifique el cumplimiento de los requisitos para el registro de un signo como marca, en ese entonces señalados en el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual significa que el sólo desistimiento de la oposición que formuló el propietario de la marca registrada CHARMS para productos de la clase 30 no es suficiente para hacer viable el registro de la marca solicitada LUCKY CHARMS, luego el cargo de violación del artículo 73, literal a) de la precitada decisión no tiene vocación de prosperar. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Irregistrabilidad de signos no genéricos o de uso común: CHARMS / SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre lo signos LUCKY CHARMS y CHARMS Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula CHARMS, que viene a corresponder a una expresión que no pertenece al idioma castellano, pudiéndose, por lo tanto, aplicar la regla señalada en las conclusiones de la interpretación prejudicial traída al sub lite, que señala que “Las

palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.” Justamente, el signo CHARMS forma parte de la marca registrada en comento, y su conocimiento se ha generalizado en los países miembros, sin que tenga carácter de expresión de uso común o genérica en relación con las características o denominación de los productos que distingue, por lo cual no puede ser registrado como parte de otra marca para los mismos productos a nombre de persona distinta de su actual titular, pues por no ser genérica o de uso común puede ser apropiable para uso exclusivo y excluyente como signo marcario. Siguiendo las reglas atrás reseñadas, entre los signos LUCKY CHARMS y CHARMS se genera semejanza gráfica, ortográfica y auditiva con aquélla en virtud de la identidad de la expresión CHARMS. En consecuencia, la decisión de no acceder a la solicitud de registro de la marca LUCKY CHARMS no viola los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión de 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que, según se anotó, no es distintiva frente al signo CHARMS.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00156-01

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad en referencia contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio por la decisión de negarle la solicitud de registro de la marca LUCKY CHARMS.

I.- LA DEMANDA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado, solicita a la Sala en acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A, en proceso de única instancia, que acceda a las siguientes

1. Pretensiones Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 14294 de 8 de agosto de 1995 y 010537 del 28 de abril de 1997 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 27051 de 27 de octubre de 2000 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales, en su orden, se negó el registro de la marca “LUCKY CHARMS” (nominativa) solicitada por la actora para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y se resolvieron los recursos de reposición y apelación

interpuestos contra la primera resolución mencionada, en el sentido de confirmarla. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia demandada concederle el registro de la marca “LUCKY CHARMS” (nominativa) en la Clase 30 internacional, así como, la publicación de la sentencia que se imparta en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Los hechos 2.1. El 26 de octubre de 1992 la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro de la marca “LUCKY CHARMS” para distinguir todos los productos pertenecientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, trámite al cual correspondió el expediente administrativo núm. 92.369.866. 2.2. La solicitud fue publicada el 17 de septiembre de 1993 en la Gaceta de Propiedad Industrial, contra la cual se presentaron dos (2) oposiciones; una dentro del término legal, por la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. con base en la marca registrada “CHARMS”, certificado de registro núm. 82.074 de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y otra fuera del término legal, por la sociedad CHARMS COMPANY, titular de la marca “CHARMS” con certificado de registro núm. 25.816, solicitando que no se concediera el registro presentado por ser confundible con su marca. 2.3. El 23 de febrero de 1994 la demandante dio respuesta a la oposición

presentada por la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A., y el 9 de diciembre de 1994 limitó el alcance de su solicitud únicamente a “cereales para el desayuno”, motivo por el cual la segunda desistió de su oposición. 2.4. El 8 de agosto de 1995, mediante la Resolución núm. 14294, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia aceptó dicho desistimiento y resolvió no darle trámite a la oposición de la sociedad CHARMS COMPANY por ser extemporánea. Sin embargo, en la misma resolución, de oficio verificó la existencia de la marca registrada “CHARMS”, en la que se fundamentó esa oposición, y en virtud de ella negó el registro de la marca “LUCKY CHARMS” solicitada por la demandante, por considerarla confundible con aquélla . 2.5. Posteriormente, la sociedad CHARMS COMPANY titular de la marca “CHARMS” presentó escrito en el que da su consentimiento para el registro de la marca solicitada puesto que ésta se limitaba a distinguir “cereales para el desayuno”. 2.6. El 28 de septiembre de 1995 la sociedad actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución núm. 14294, los cuales fueron decididos mediante las resoluciones núms. 10537 del 28 de abril de 1997 y 27051 del 27 de octubre de 2000, respectivamente, en el sentido de confirmar dicha decisión y declarar agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de su violación.

La demandante invoca como violados los artículos 81, 83, literal a), y 95 la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, al considerar que la marca solicitada cumple con los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca (perceptible, susceptible de representación gráfica y distintivo) consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344, así como los que sostiene la doctrina, tales como novedad y especialidad. En consecuencia, los actos administrativos demandados violaron el citado artículo por falsa aplicación. En relación con el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, manifiesta que dicha norma se violó por aplicación indebida con fundamento en que del examen de los antecedentes administrativos del presente asunto no resultan derechos de terceros a proteger, toda vez que la sociedad INDUSTRIA GRAN COLOMBIANA S.A., titular de registro de marca “CHARMS”, desistió de su oposición y entre el signo solicitado por la demandante y la marca “LUCKY CHARMS” no existe confundibilidad fonética ni ortográfica. Lo último se deduce de la apreciación en conjunto de la totalidad de los elementos que componen dichos signos. Al respecto, trae a colación las interpretaciones prejudiciales de los expedientes núms. 1-IP-87, 7-IP-95 y 12-IP-95. Que la Superintendencia incurrió en violación del artículo 95 de la Decisión 344, puesto que de la motivación de los actos acusados no se evidencia la observancia de los parámetros establecidos en dicho artículo, es decir, que hayan sido

expedidos de conformidad con la ley interna: artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo y con las reglas doctrinales principales, que en materia de marcas nominativas se refieren a que el examinador debe asumir la posición de consumidor medio y a que los exámenes se practiquen sin descomponer las marcas y comparando los signos en forma sucesiva. Lo anterior, toda vez que no consta en las resoluciones demandadas, en especial la núm. 14294, cómo y cuándo se practicó el examen de confundibilidad, ni los elementos de las marcas que se tuvieron en cuenta en dicho examen. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que los mismos se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias; y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en la materia, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo tanto, los actos acusados no son nulos. Ello en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes, en especial los artículos 81, en donde se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, a saber: la perceptibilidad,

la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y 83, literal a), de la Decisión 344; las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia en los procesos 14-IP-98,15-IP-96 del 21 de noviembre de 1997 y 49-IP99; además, del resultado del examen sucesivo y comparativo efectuado por ella entre las marcas “LUCKY CHARMS” y “CHARMS”, del cual se concluyó que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográfico, fonético y visual, por lo tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos. Por otra parte, aclara que no le asiste razón al accionante para argumentar que la oficina nacional competente no debe realizar el análisis mencionado en virtud del desistimiento efectuado por la sociedad INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A., debido a que dicho análisis es obligatorio, existan o no observaciones. 2.- La sociedad propietaria de la marca registrada CHARMS, tercera interesada en el litigio, fue vinculada al proceso en debida forma y guardó silencio en esta oportunidad procesal. III.- PRUEBAS Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Tanto la actora como la entidad demandada descorrieron el traslado respectivo, quienes se pronunciaron en forma similar a como lo hicieron la sustentación de

los cargos y en las razones de la defensa respectivamente, e insisten en sus consecuentes peticiones.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El Procurador Primero Delegado ante la Sala solicita que se requiera la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (folio

250).

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del Acuerdo de Cartagena que se invoca en los cargos, tras advertir que la normativa aplicable a este caso es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser la normativa sustancial vigente para la fecha de la solicitud, consideró que las normas a aplicar e interpretar en el sub lite son sus artículos 71, 73 y 85, con base en los cuales concluye: “PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o la denegatoria del mismo. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos.

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y

susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.. “TERCERO: Para el registro como marca de un signo compuesto, caso en que debe juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca.

CUARTO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo cuando una palabra en idioma extranjero forma un signo marcario y es fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado o son de uso común en los Países Miembros, el signo no puede ser registrado.

QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la

prohibición de irregistrabilidad. . “SEXTO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador, no estando exento de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos. “SEPTIMO: Podrá presentar observaciones al registro solicitado, cualquier persona provista de interés legítimo. La oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la notificación formule alegatos. Vencido este plazo, dicha oficina decidirá sobre las observaciones, procederá a realizar el examen de fondo de registrabilidad y se pronunciará sobre la concesión o denegación del registro”. VII.- DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo Lo primero a dirimir es si pueden o no coexistir en el mercado, sin generar confusión en el consumidor, las marcas LUCKY CHARMAS, solicitada para distinguir productos de la clase 30 pero limitados a cereales para el desayuno, y CHARMAS, marca registrada con anterioridad a esa solicitud, para distinguir todos los productos de la clase 30, de propiedad de una empresa distinta a la solicitante.

La actora aduce que sí pueden coexistir y que por lo mismo la marca que solicita

es registrable porque a su juicio cumple con los requisitos exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y no afecta derecho de terceros debido al desistimiento de su oposición a la misma por la titular de la marca registrada. Por consiguiente, la cuestión reseñada conduce a tener que despejar dos problemas, como son i) establecer si el desistimiento del titular de una marca registrada a la oposición que con base en ella formule a la solicitud de registro de otra, sería suficiente para viabilizar dicho registro, pese a la eventual confundibilidad entre ambos signos y ii), en caso negativo, si los signos aquí confrontados pueden o no coexistir como marca en el mercado sin inducir al consumidor a error. Por lo tanto, lo primero a dilucidar es el punto del desistimiento, por cuanto se antepone o precede al de la confundibilidad, ya que dadas las circunstancias del presente caso si ello remueve la causal de irregistrabilidad que surja de la semejanza entre ambas marcas, éste aspecto resultaría irrelevante.

2. Examen de las cuestiones planteadas 2.1. Al punto se tiene que la autoridad u oficina nacional competente tiene el deber de examinar la registrabilidad de la marca aún cuando no se presente oposición a la respectiva solicitud, y así lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al expresar que “El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313”, y que por ello “el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca

solicitada sea idéntica o confundible con otra ya registrada, teniendo en cuenta los criterios expuestos en esta interpretación, así como la relación de los productos que cada uno protege.” A lo anterior se agrega que la razón de ser de la distintividad que se exige de las marcas no sólo atiende al interés o derecho de sus propietarios, sino también del usuario, tal como lo advierte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial reseñada, en el sentido de que “La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.” Por lo anterior, el artículo 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, equivalente al 83, literal a, de la Decisión 344 ídem, debe interpretarse de manera sistemática o en conexidad con el artículo 71 de la primera decisión, del cual conviene destacar la distintividad como requisito sustancial de toda marca, entendida como la capacidad de distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los productos y servicios idénticos o similares de otra persona. Por ende, la ausencia de oposición, sea porque no se formule, ora porque se desista de la misma, no impide que la autoridad nacional competente examine y verifique el cumplimiento de los requisitos para el registro de un signo como marca, en ese entonces señalados en el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual significa que el sólo desistimiento de

la oposición que formuló el propietario de la marca registrada CHARMS para productos de la clase 30 no es suficiente para hacer viable el registro de la marca solicitada LUCKY CHARMS, luego el cargo de violación del artículo 73, literal a) de la precitada decisión no tiene vocación de prosperar. 2.2. En cuanto al segundo problema identificado, y que corresponde al cargo de violación del artículo 71 ibídem, que se ha de entender invocados como violado por su equivalencia con el 81 de la Decisión 344, se tiene lo siguiente: 2.2.1. Dicho artículo dispone: “Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” En concordancia con el mismo, se debe atender también el artículo 73, literales a), d) y e), ibídem, que a la letra dice: “Artículo 73. Asimismo, no podrán registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error; (...) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo

notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (...)” 2.2.2. Se ha de verificar, entonces, si el signo LUCKY CHARMS para distinguir productos de la clase 30 ofrece los requisitos para ser registrado como marca, como son los comentados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que sea apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada. En cuanto a la perceptibilidad y la susceptibilidad de ser representado gráficamente se trata de atributos que debe tener el signo per se, esto es, visto en si mismo, pudiéndose observar que sin lugar a dudas satisface tales requisitos, por cuanto es un signo percibible visualmente y por lo mismo puede ser

representado mediante grafía o dibujo. Sin embargo, la distintividad implica cotejarlo con otros signos que existan en el mercado, pues se trata de que pueda distinguir los productos o servicios de una persona frente a los ofrecidos por otra persona en el mercado, lo cual de suyo se entiende que lo hace bajo una determinada marca. Por lo tanto ese aspecto comporta la comparación del signo que se pretende registrar como marca con los que se encuentren registrados o solicitados con anterioridad para la misma clase de productos, a menos de que se trate de marcas notorias, a fin de establecer si puede ser confundible con algunos de éstos. Según consta en autos, se encuentra registrada la marca CHARMS para distinguir productos de la clase, a nombre de una persona distinta de la solicitante, y que en el acto acusado se ha considerado que puede ser confundible con la marca solicitada LUCKY CHARMS en tal grado que no pueden coexistir en el mercado sin inducir en error al consumidor medio. A fin de verificar los cargos de la demanda en contra de esa apreciación y decisión, se han de seguir las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada.

Además, la globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. Todo lo anterior se puede evidenciar en la aplicación de las aludidas reglas de comparación que aquí ha de efectuarse seguidamente. Al efecto, de manera general han de atenderse las siguientes: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, es decir, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando el signo marcario que, en su conjunto, forma una unidad para el ingreso al registro. - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta, asimismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. Mientras que para el análisis fonético se deben observar de manera especial las siguientes: - Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta al consumidor. - Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares como por ocupar la misma posición, cabe también

advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). - Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula CHARMS, que viene a corresponder a una expresión que no pertenece al idioma castellano, pudiéndose, por lo tanto, aplicar la regla señalada en las conclusiones de la interpretación prejudicial traída al sub lite, que señala que “Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su re