CE-11001-03-24-000-2001-00159-01(7062)-2004

SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos STARBUCKS y STARBURST al excluir la expresión genérica COFFEE del cotejo / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre STARBUCKS y STARBURST que no se desconoce por el acuerdo que permita su coexistencia No cabe duda que entre las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST existen similitudes fonéticas y visuales que pueden llevar a confusión al publico consumidor, máxime cuando ambas cobijan productos pertenecientes a la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y aunque STARBUCKS COFFEE es una marca mixta, es decir, compuesta por un elemento gráfico y uno denominativo, a simple vista se observa que el elemento predominante es el denominativo. Como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, la palabra COFFEE que acompaña a Starbucks, no puede tenerse en cuenta por ser una expresión genérica que no agrega mayor distintividad al producto y por tanto, no es susceptible de registro. De otro lado, las expresiones “Starbucks” y “Starburst no tienen significado alguno en nuestro idioma. Por la innegable similitud fonética y visual entre las marcas, el signo STARBUCKS COFFEE es irregistrable. Tan clara es la similitud de las marcas y el consecuente riesgo de confusión en que se encuentra el consumidor, que las empresas dueñas de las respectivas marcas suscribieron un acuerdo de consentimiento mutuo que permitiera la coexistencia de ambas marcas en el mercado.

ACUERDOS SOBRE COEXISTENCIA DE MARCAS SEMEJANTES - Requisitos

/ ACUERDOS DE COMERCIALIZACION DE MARCAS IDENTICAS O

SIMILARES - Salvaguarda del interés general / COEXISTENCIA DE MARCASRequisitos de los acuerdos de comercialización Tan clara es la similitud de las marcas y el consecuente riesgo de confusión en que se encuentra el consumidor, que las empresas dueñas de las respectivas marcas suscribieron un acuerdo de consentimiento mutuo que permitiera la coexistencia de ambas marcas en el mercado. Sobre el particular el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión el Acuerdo de Cartagena establece: (...) “En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. (...) Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial expedida para el presente proceso señaló: “El Tribunal ha señalado al respecto que “no obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001,

marca ALLEGRA)...” ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS SEMEJANTES - Prueba evidente del riesgo de confusión / ACUERDO DE COMERCIALIZACION DE MARCAS SEMEJANTES - Requisitos: predominio del bien común / COEXISTENCIA DE HECHO ENTRE MARCAS SEMEJANTES - No genera derechos ni inhibe para el estudio de registrabilidad La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas. Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”. Así las cosas, la Sala considera que el Convenio de Consentimiento mutuo suscrito entre las partes, no reúne las condiciones exigidas en el artículo 107 persistiendo el riesgo de que, al coexistir las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST se induzca a error al público consumidor acerca de la procedencia del producto, pues no se adoptan

medidas en este sentido. Como también lo anotó el Tribunal “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00159-01(7062)

Actor: STARBUCKS CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por STARBUCKS CORPORATION en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio Nos. 16520 del 31 de agosto de 1995, por la cual se niega el registro de la marca mixta STARBUCKS COFFEE; 27432 del 28 de octubre de 1997 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior providencia y Resolución 28157 del 31 de octubre de 2000 que decidió la apelación.

I. ANTECEDENTES. a) Las pretensiones de la demanda.

Que se declare la nulidad de la Resolución 16520 del 31 de agosto de 1995,

proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mediante la cual se negó el registro de la marca STARBUCKS COFFEE (mixta), a favor de la compañía STARBUCKS CORPORATION, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza al considerar que se asemeja ortográfica y fonéticamente a la marca STARBURST de la compañía Mars Incorporated que ampara todos los productos de la Clase 30. Que se declare nula la Resolución 27432 del 28 de octubre de 1997, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación. Que se declare la nulidad de la Resolución 28157 de octubre de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial y agotando la vía gubernativa. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento, se ordene a la Superintendencia conceder el registro de la marca STARBUCKS COFFEE (mixta) para amparar “azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, en especial; café en grano chocolate, té (herbal y no herbal), café en tos sus formas

(expreso, listo para beber, bebidas y preparaciones a base de café); chocolate y vainilla en polvo, saborizantes de siropes para bebida. Productos horneados incluyendo (muffins, galletas, bizcochos, pan, etc); y mezclas instantáneas para todos estos productos. Chocolates y productos de confitería, granola. Café instantáneo, bebidas a base de café, y bebidas suaves, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se profiera en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar, dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. b. Los hechos de la demanda. Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes: STARBUCKS CORPORATION solicitó el 17 de noviembre de 1994 el registro de la marca STARBUCKS COFFEE (Mixta) para amparar los productos anteriormente descritos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 16520 de 1995, se negó el registro de la marca por considerar que se asemejaba ortográfica y fonéticamente de forma que podría inducir a error al publico consumidor con la marca STARBURST registrada a favor de MARS INCORPORATED para amparar todos los productos de la Clase 30 de

la Clasificación Internacional de Niza. c. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación. Se consideran violadas las siguientes disposiciones: Artículos 81, 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Concepto de la Violación. De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, son registrables los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica”. Para establecer si el signo STARBUCKS COFFEE (mixta) era registrable como marca, la Superintendencia debió estudiar si el mismo cumplía con estos tres requisitos y si no estaba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es claro que la marca STARBUCKS COFFEE (MIXTA) cumple a cabalidad con dichos requisitos. Se equivoca la Superintendencia al considerar que las marcas STARBURST y STARBUCKS COFFEE se confunden ya que existen elementos que permiten su coexistencia pacífica en el mercado y que le otorgan suficiente distintividad y además, no se tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que esta dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado. Es cierto que el acuerdo amigable no obliga a la Superintendencia de Industria y Comercio a conceder el registro pero sí garantiza que para los consumidores no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, dadas las limitaciones en

el uso de las marcas en conflicto que obliga a cada una de las partes. Claramente se observa en el numeral 2 del citado acuerdo que STARBUCKS CORPORATION se obliga a no usar sus marcas en relación con “dulces de mascar de frutas” al igual que existe una limitación en su uso cuando se trata de productos de “confitería”. De igual forma, MARS INCORPORATED se obliga a no utilizar su marca STARBURST para “café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café”. No se entiende cómo la Superintendencia señala que el acuerdo no adopta las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión, cuando precisamente el acuerdo se firmó para permitir la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mercado. En el presente caso era evidente que no existía la posibilidad de confusión dado el acuerdo de coexistencia suscrito entre las partes. Además, tampoco se cumplen los presupuestos legales de confundibilidad ya que el riesgo de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que las marcas protegen. La confusión puede producirse en tres campos: el visual, el auditivo o el ideológico. En el presente caso nos encontramos frente a un conflicto de una marca denominativa con otra mixta, por cuanto la marca STARBURST está compuesta exclusivamente por una palabra, mientras que la marca STARBUCKS COFFEE está compuesta esencialmente por una gráfica, siendo ésta su parte determinante y relevante, y por dos palabras que son accesorias al conjunto. Analizando el aspecto denominativo de las marcas en conflicto STARBUCKS

COFFEE y STARBURST, la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la terminación BUCKS y BURST que le dan una mayor distintividad, especialmente cuando existe una palabra adicional como lo es

COFFEE.

Fonéticamente se diferencian los signos en conflicto por cuanto están compuestos por diferentes terminaciones y sílabas, ya que la marca STARBURST está compuesta por dos sílabas y una terminación diferente a la marca STARBUCKS COFFEE que está compuesta por cuatro sílabas. De conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso 1IP-87, para que se pueda realizar el cotejo conceptual entre dos marcas en conflicto, las mismas deben tener un significado en nuestro idioma. En este caso, la expresión STARBURST no tiene un significado en nuestro idioma, mientras que la marca STARBUCKS COFFEE hace alusión al CAFÉ y por consiguiente, no existe ningún tipo de similitud conceptual. c. Las razones de la defensa. La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos: Señaló la Superintendencia que si bien es cierto el accionante allegó copia auténtica de un acuerdo suscrito entre STARBUCKS CORPORATION y MARS INCORPORATED, al respecto se señala que dicho acuerdo se limita a permitir un registro y no desvirtúa la confundibilidad de las marcas frente a los consumidores. En el mismo acuerdo las partes aceptan la similitud de sus marcas. Para la Superintendencia este acuerdo no es una garantía que evite confusión frente a los consumidores ante la evidente similitud de las marcas en cuestión. El Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso 20-IP-96 señalo que por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no hace presumir que el signo pueda ser aceptado como marca. Se dijo: “El acuerdo al cual se alude no es vinculante para la Administración en la determinación que adopte, como en efecto se estableció mediante resolución....al señalar que “ el hecho de que exista un amigable acuerdo entre el titular de la marca registrada y el solicitante, no obliga a la Administración a conceder el registro de la marca, pues ésta, está en deber de proteger no sólo los intereses particulares, sino los de la sociedad en general”. Hecho el análisis de confundibilidad de los signos, se reitera que existe riesgo de confusión entre ellos, ya que el elemento predominante en la marca STARBUBCKS COFFE (mixta) es el denominativo que es similar fonética y ortográficamente con la marca STARBURST. Por tratarse de signos que no tienen significado alguno en nuestro idioma, el consumidor acude a sus sentidos visual y auditivo para fijarlos en su memoria, así su expresión gráfica y sonora son relevantes en la medida que permiten identificar un producto específico dentro de su género y en el caso de STARBUCKS COFFEE y STARBURST, signos que aluden a la misma clase de productos, su semejanza sonora y ortográfica fácilmente inducen a error al consumidor. La palabra COFFEE, no obstante estar en idioma extranjero, es un término suficientemente reconocido por el público consumidor por su similitud ortográfica y auditiva con la palabra café, la cual pretende identificar, siendo el género del producto mismo y no agrega mayor distintividad a la marca rechazada, en

consecuencia no es susceptible de registro. Efectuado el examen de las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST para distinguir productos de la Clase 30 se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, pues existe la posibilidad de confusión. En consecuencia, la marca STARBUCKS COFFEE para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 es irregistrable. e. La actuación surtida A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones: Por auto del diecinueve (19) de octubre de 2001, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite. Por auto de fecha veintitrés de agosto de 2002 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes. Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la parte tercera interesada. Mediante comunicación del trece (13) de diciembre de 2002, se sometió el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación solicitó se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de

interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó: “Primero. Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios sentados en la presente sentencia y no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Segundo. Las marcas mixtas se componen por un elemento denominativo (Una o varias palabras) y un elemento gráfico (Una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser percibidos en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado Al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo el gráfico y proceder conforme a los criterios contenidos en la presente sentencia. Tercero. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. Cuarto. Consistiendo el riesgo de confusión en la dificultad del consumidor o usuario medio de distinguir en el mercado el origen empresarial del producto

o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuír, por falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común, corresponde determinar este riesgo de confusión a la Administración, en su caso, al Juzgador, no exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, de modo que su decisión ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos derivadas de las similitudes ortográfica, fonética e ideológica que pudieran darse. Quinto La coexistencia marcaria prevista en el artículo 107 debe contener los siguientes requisitos: i) la existencia de un acuerdo entre las partes; ii)la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; iii) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En consecuencia la suscripción del acuerdo no es un presupuesto automático y suficiente para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Entra la Sala al estudio de los cargos de la demanda relacionados con la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio de registrar la marca STARBUKS COFFEE, por considerar que al estar registrada la marca STARBURST para distinguir productos de la misma Clase, existe riesgo inminente de confusión para el consumidor por las semejanzas ortográficas y fonéticas existentes entre las marcas. Las marcas en conflicto son las siguientes STARBUCKS COFFEE (Marca Mixta) STARBURST (Marca Denominativa) Al hacerse la solicitud de la marca STARBUKS COFFEE en el año de 1994 estaba vigente la Clasificación Internacional de Niza en su versión anterior al año 2002 en la cual se contemplaban en la Clase 30 los siguientes productos: “Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”. En la Resolución 16520 del 31 de agosto de 1995 mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca STARBUCKS COFFEE, se consignó: ”Que la comparación entre dos signos, implica establecer las semejanzas que entre ellas existan para determinar si es posible que confundan al publico consumidor o no. En este caso entre la expresión que se solicita STARBUCKS (ETIQUETA) y

la marca registrada por un tercero STARBURST, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error. Para que un signo sea considerado irregistrable, basta que este sea idéntico o se asemeje en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este Despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”. No cabe duda que entre las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST existen similitudes fonéticas y visuales que pueden llevar a confusión al público consumidor, máxime cuando ambas cobijan productos pertenecientes a la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Y aunque STARBUCKS COFFEE es una marca mixta, es decir, compuesta por un elemento gráfico y uno denominativo, a simple vista se observa que el elemento predominante es el denominativo. Como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, la palabra COFFEE que acompaña a Starbucks, no puede tenerse en cuenta por ser una expresión genérica que no agrega mayor distintividad al producto y por tanto, no es susceptible de registro. De otro lado, las expresiones “Starbucks” y “Starburst no tienen significado alguno en nuestro idioma. Desde el punto de vista estrictamente marcario y en los términos del artículo 83, literal a) la marca STARBUCKS COFFEE es irregistrable. Dicho literal establece:

”Artículo 83. Así mismo, podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. Por la innegable similitud fonética y visual entre las marcas, el signo STARBUCKS COFFEE es irregistrable. Tan clara es la similitud de las marcas y el consecuente riesgo de confusión en que se encuentra el consumidor, que las empresas dueñas de las respectivas marcas suscribieron un acuerdo de consentimiento mutuo que permitiera la coexistencia de ambas marcas en el mercado. Sobre el particular el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión el Acuerdo de

Cartagena establece: Decisión 344. “Artículo 107. Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos

para la debida información al público consumidor Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”(Resaltado fuera de texto). Señala la demandante que entre las empresas STARBUKS CORPORATION y MARS INCORPORATED existe un acuerdo según el cual se permite la coexistencia pacífica de las marcas STARBUCKS COFFEE y STARBURST en el mercado mundial. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial expedida para el presente proceso señaló: “El Tribunal ha señalado al respecto que “no obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.... En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739 de 3 de diciembre de 2001, marca ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la

evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. Respecto de la coexistencia de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado, el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios...La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15_IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 916 del 2 de abril de 2003, marca TMOBIL)”. La existencia del acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas dadas las similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre las mismas. Pero para que sea posible la comercialización de los productos o servicios identificados con esa marca no basta la simple suscripción de un acuerdo sino

que, además, en los términos del artículo 107 es necesario que se cumplan los requisitos adicionales establecidos en la misma norma como son el que se adopten previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los productos o servicios, inscribir el acuerdo en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En el caso sub examine el “Convenio de Consentimiento Mutuo” entre las empresas STARBUCKS CORPORATION y MARS INCORPORATED, se celebró el 27 de mayo de 1994 en el cual se consignó: “En vista de las similitudes entre STARBURST y la marca de palabra Starbuks, las partes desean llegar a un arreglo el cual asegura que la coexistencia de sus respectivas marcas no causará confusión cuando sean usadas sobre sus respectivos productos. Las partes acordaron que Starbucks no usará la marca de Starbucks en conexión con dulces de mascar fruta. Por su parte Mars no usará la marca STARBURS