CE-11001-03-24-000-2001-00160-01-2004

ACUERDO DE COEXISTENCIA DE MARCAS - Son de naturaleza privada y no hacen registrables signos semejantes / PROTECCION DEL PUBLICO CONSUMIDOR - Objeto de la legislación marcaria Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con MARS INCORPORATED no hace que el signo STARBUCKS sea per se registrable en la Clase 30 Internacional, ni prueba que las semejanzas entre STARBUCKS y STARBURST no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben. En modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hace que la marca STARBUCKS sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y con a ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en frente a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano en la Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 el Tribunal Andino a este respecto se dijo: « … Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios,

como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles. …» SEMEJANZA MARCARIA - Existencia entre los signos STARBUCKS y STARBURST: gráfica, ortográfica y fonética / SEMEJANZA FONÉTICAElementos débiles en consonantes finales y en sílabas iniciales Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre signos denominativos se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético STARBUCKS y STARBURST son confundiblemente semejantes dada la identidad de su sílaba inicial STAR y la identidad de los fonemas iniciales BU de la terminal seguida en ambas de 3 consonantes. Las consonantes finales de la sílaba terminal CKS - RST carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presentan en el orden de disposición de los elementos comunes, en el número y tipo de vocales de la sílaba inicial y terminal A-U y en las consonantes STSSTS. Además, si se aplican

los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos STARBUCKS y STARBURST es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor podría desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. Siendo ostensible la similitud entre las marcas en conflicto, ante el hecho de distinguir productos comprendidos en la misma Clase 30 Internacional, se concluye que el signo solicitado carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para el registro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00160-01

Actor: STARBUCKS CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por STARBUCKS CORPORATION contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo STARBUCKS como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional.

I. LA DEMANDA

STARBUCKS CORPORATION domiciliada en Seattle, Washington, Estados

Unidos de América, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó la siguiente demanda:

1. Pretensiones 1.1. Que es nula la Resolución 16517 de 31 de agosto de 1995 mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos negó a STARBUCKS CORPORATION el registro de la marca STARBUCKS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Que es nula la Resolución 27433 de 28 de octubre de 1997 mediante la cual la misma funcionaria resolvió el recurso de reposición contra la anterior, confirmándola en todas sus partes. 1.3. Que es nula la Resolución 28147 de 31 de octubre de 2000 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 16517 de 31 de agosto de 1995. 1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca STARBUCKS (nominativa) a favor de STARBUCKS CORPORATION, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza.

2. Hechos  El 17 de noviembre de 1994 STARBUCKS COORPORATION solicitó el registro del signo STARBUCKS (nominativo) para amparar «azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de

melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsa (condimentos), especias; hielo; café en grano, chocolate, té (herbal y no herbal), café en todas sus formas (expreso, listo para beber), bebidas y preparaciones a base de café); chocolate y vainilla en polvo, saborizantes de siropes para bebidas. Productos horneados incluyendo muffins, galletas, bizcochos, pan etc.); y mezclas instantáneas para todos estos productos; chocolates y productos de confitería, granola; café instantáneo, bebidas a base de café y bebidas suaves», productos comprendidos en la Clase 30 Internacional. La solicitud fue radicada bajo el expediente 94.052.513 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 415 de 27 de marzo de 1995.  Mediante Resolución 16517 de 31 de agosto de 1995 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca STARBUCKS (nominativa), por considerar que se asemeja ortográfica y fonéticamente con la marca STARBURST (nominativa), registrada a nombre de MARS INCORPORATED para distinguir productos de la clase 30 internacional y que su similitud podría inducir al público a error.  Los recursos de reposición y apelación fueron decididos mediante Resoluciones 27433 de 28 de octubre de 1997 y 28147 de 31 de octubre de 2000 que confirmaron en todas sus partes la Resolución 16517 de 31 de agosto de 1995. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación

La actora invocó como violados los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Advierte que para establecer si el signo STARBUCKS (nominativo) es registrable como marca, la Administración estaba obligada a determinar si cumplía con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 ídem, y si se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 ibídem. Sostiene que STARBUCKS cumple con los requisitos esenciales para su registro como marca, por ser perceptible, pues está compuesto de una palabra que puede ser reconocida por el sentido de la vista; es susceptible de representación gráfica y es distintivo porque no se confunde con la marca STARBURST (nominativa), registrada por MARS INCORPORATED para amparar los productos de la Clase 30 Internacional. Asevera que la Superintendencia se equivocó pues las dos marcas tienen elementos que permiten diferenciarlas y les otorgan suficiente distintividad, de modo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. La Administración no tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que las dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado. Precisa que en el acuerdo de coexistencia marcaria STARBUCKS CORPORATION se obliga a no usar sus marcas en relación con dulces de frutas y productos de confitería, mientras que MARS INCORPORATED se obliga a no utilizar su marca STARBURST para café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y

bebidas a base de café, y a observar ciertas limitaciones en los expendios de café, entre otros. La actora sostiene que la Administración aplicó de manera incorrecta el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena pues el acuerdo de coexistencia pacífica suscrito entre las partes evidencia inequívocamente que entre las marcas STARBUCKS y STARBURST no existe riesgo de confusión susceptible de inducir al consumidor en error. Además, el riesgo de confusión debe establecerse aplicando las reglas que han acuñado la jurisprudencia y la doctrina, según las cuales debe tenerse en cuenta la impresión de conjunto que despiertan las marcas; que los signos deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe situarse en el lugar del comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que deben tenerse en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias. Asegura que la coincidencia que en las letras iniciales presentan las marcas cotejadas es atenuada sustancialmente por la terminaciones BUCKS y BURST, que las hacen diferenciables. La diferencia de terminaciones las hace diferentes desde el punto de vista fonético. La terminación diferente se constituye en elemento diferenciador muy importante, pues en el cotejo se tienen en cuenta los elementos característicos de los signos. Precisa que el elemento conceptual e ideológico es un factor esencial para determinar el grado de semejanza entre las marcas. En el presente caso STARBUCKS y STARBURST no tienen significado en idioma español, lo que descarta que puedan presentar similitud conceptual.

II. CONTESTACIÓN Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio como parte

demandada y MARS INCORPORATED, titular de la marca STARBURST (nominativa) en calidad de tercera interesada. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que con la expedición de las Resoluciones 16517 del 31 de agosto de 1995, 27433 del 28 de octubre de 1997 y 28147 del 31 de octubre de 2000, no se violaron normas comunitarias. Señala que efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo STARBUCKS (nominativo) solicitado por STARBUCKS CORPORATION para distinguir los productos de la clase 30 Internacional, con la marca STARBURST (nominativa) registrada según certificado 96436 a favor de MARS INCORPORATED para distinguir productos de la Clase 30 Internacional, se advierte que son semejantes en los aspectos ortográfico y fonético, de suerte que, de coexistir en el mercado, se induciría en error al público consumidor. Expresa que si se analizan las marcas en la totalidad de los elementos que las integran, se aprecia que en el conjunto fonético y gráfico las semejanzas existentes poseen mayor peso comparativo que las diferencias. Recalca que el signo solicitado STARBUCKS (nominativo) se asemeja en forma que puede inducir al público a error, a la marca preexistente STARBURST (nominativa), registrada según certificado 96436 para distinguir los productos de la Clase 30 Internacional, que tienen una misma destinación, lo que podría generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial. Reitera que dada la existencia de la marca STARBURST, el signo STARBUCKS

(nominativo) no es registrable en la Case 30 Internacional, pues no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por carecer de distintividad y presentar semejanzas con la marca registrada susceptibles de inducir a error al público consumidor. 2.2. MARS INCORPORATED, titular de la marca STARBURST (nominativa) se abstuvo de intervenir en el proceso.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. La actora no alegó de conclusión. 3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reiteró los argumentos expuestos en su contestación.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES

1. El examen de los cargos Mediante los actos acusados, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la actora el registro del signo denominativo STARBUCKS, para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por considerarlo confundiblemente semejante con la marca denominativa STARBURST registrada en la misma Clase 30 Internacional a favor de MARS INCORPORATED y que de coexistir, sus semejanzas gráficas y fonéticas podrían inducir al público en error, circunstancia que lo hace incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la

Decisión 344, por carecer de la distintividad exigida por el artículo 81 ibídem. El artículo 81 de la Decisión 344 señala: «Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos servicios idénticos o similares de otra persona. El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, prevé: «Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de las cuales el uso de la marca pueda inducir a error. ... »

2. El alcance de los Acuerdos de Coexistencia La actora considera que en virtud del Acuerdo de Coexistencia Pacífica suscrito entre las partes, el signo STARBUCKS es registrable como marca en la clase 30

Internacional. Al no tenerlo en cuenta, la Superintendencia interpretó erróneamente los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344. Vistos los cargos formulados, corresponde a la Sala valorar los efectos del Acuerdo de Coexistencia suscritos por la actora con MARS INCORPORATED para determinar si es o no cierto que haría registrable el signo STARBUCKS en cuanto hace improbable que entre las marcas exista riesgo de confusión.

Sea lo primero poner de presente que, contrariamente a lo afirmado por la actora, la suscripción del Acuerdo de Coexistencia con MARS INCORPORATED no hace que el signo STARBUCKS sea per se registrable en la Clase 30 Internacional, ni prueba que las semejanzas entre STARBUCKS y STARBURST no sean capaces de inducir al público en error. El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben. En modo alguno conlleva las consecuencias que le atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hace que la marca STARBUCKS sea registrable. No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y con a ese fin la legislación comunitaria andina instituye la prohibición de registrar marcas que sean confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en frente a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados. No en vano en la Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 el Tribunal Andino a este respecto se dijo1: « … Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la

comercialización de productos o mercancías de empresas que 1 En este mismo sentido consultar la sentencia de 31 de octubre del 2001, dictada por el Tribunal dentro del Proceso No. 50ip01. En G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001. Marca ALLEGRA. tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías y dejan a salvo la potestad del organismo competente, de salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a un error, cuando las marcas coexistentes sean entre sí confundibles. Así pues, en presencia del fenómeno de la confundibilidad, la suscripción de acuerdos privados de coexistencia no es un presupuesto automático para que se produzca el registro, puesto que siempre habrá de primar el interés general de los consumidores sobre el interés particular de los empresarios contratantes. …»

3. El examen de confundibilidad.

Los signos en conflicto son denominativos. En el cotejo visual que le corresponde a la Sala efectuar, se presentan así:

STARBURST STARBUCKS

(Marca registrada) (Signo solicitado) A propósito de las reglas que deben tenerse en cuenta para apreciar si existe confundibilidad en el caso presente, el Tribunal señaló: «... el Tribunal ha sostenido en ya reiterada jurisprudencia, que para efectos de realizar la comparación apreciativa entre los signos y determinar si existe confundibilidad, y por ende si se

configura la causal de irregistrabilidad del literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas o máximas estructuradas por la doctrina:  La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.  Las marcas deben de examinarse sucesivamente y no simultáneamente.  Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.  Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. …» Al aplicar las reglas trazadas por el Tribunal Andino para la valoración de las similitudes entre signos denominativos se advierte que desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético STARBUCKS y STARBURST son confundiblemente semejantes dada la identidad de su sílaba inicial STAR y la identidad de los fonemas iniciales BU de la terminal seguida en ambas de 3 consonantes. Las consonantes finales de la sílaba terminal CKS - RST carecen de aptitud para diferenciarlas pues son elementos débiles, de modo que por el aspecto de conjunto conservan la similitud en razón de la identidad que presentan en el orden de disposición de los elementos comunes, en el número y tipo de vocales de la sílaba inicial y terminal A-U y en las consonantes STSSTS. Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos

STARBUCKS y STARBURST es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor podría desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo antes expuesto. Para que una marca logre tener fuerza distintiva y tenga capacidad diferenciadora e individualizadora, debe estar provista de elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de otras marcas previamente registradas por un tercero para distinguir productos idénticos o similares. No es este el caso del signo denominativo STARBUCKS frente a STARBURST, ambos en la clase 30 Internacional, pues salta a la vista su casi absoluta identidad. Las dos expresiones en colisión, STARBUCKS y STARBURST tienen una extremada similitud auditiva, gráfica y fonética, pues su única diferencia radica en las consonantes de la sílaba terminal CKS–RST., elemento de por sí insuficiente para asegurar su diferenciación, dada la identidad que por el aspecto de conjunto presentan, la cual es capaz de inducir en error al público consumidor, riesgo que debe ser evitado, más aún cuando se trata de productos alimenticios que son de uso general o masivo, lo que incapacita al consumidor para un análisis detallado y pormenorizado del artículo que adquiere. La Sala pone de presente que en este caso la controversia se suscita por el riesgo de confusión que las semejanzas existentes entre las marcas en conflicto puede causar en el consumidor respecto de la procedencia empresarial de los productos con ellas identificados y, por ende, sobre su calidad y características. El Tribunal ha

señalado2: «… La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, independientemente de los recíprocos acuerdos de coexistencia… afecta también al consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquiriente del bien o al usuario del servicio, afectando su consentimiento. …» El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el uso del signo STARBUCKS para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional puede inducir al público en error por las similitudes que presenta con la marca STARBURST registrada en la misma clase, circunstancia que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y que denota que tampoco tiene la distintividad que el artículo 81 de la misma exige para que un signo sea registrable. Por lo expuesto, la Sala estima que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, y por tanto, deben denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, pues tuvo razón la Superintendencia de Industria y Comercio al sostener que STARBUCKS carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el riesgo de confusión indirecta entre los productos de la Clase 30 Internacional, por su conexión competitiva, es manifiesto. Siendo ostensible la similitud entre las marcas en conflicto, ante el hecho de

distinguir productos comprendidos en la misma Clase 30 Internacional, se concluye que el signo solicitado carece de la distintividad que el artículo 81 de la Decisión 344 exige para el registro. Fuerza es, entonces, concluir que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a derecho al considerar que el signo STARBUCKS no es registrable como marca de productos en la Clase 30 Internacional, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que 2 Proceso 32-IP-96 (G.O.A.C. 279 de 25 de julio de 1997 prohíbe el registro de una marca que sea confundiblemente semejante a una previamente registrada por un tercero «para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.» Con fundamento en las consideraciones expuestas, se impone negar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 20 de agosto de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Ausente con permiso