CE-11001-03-24-000-2001-00195-01(7160)-2004

PATENTE - Abandono por no dar respuesta al requerimiento / ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE - Se produce por falta de respuesta al requerimiento La inconformidad de la actora radica en el hecho de que, a su juicio, debió dársele aplicación al aparte de la Circular Externa núm. 001 de 13 de febrero de 1997, que dice “...pero si el solicitante presenta respuesta que no adecua técnica o jurídicamente al requerimiento formulado, de todas maneras se ordenará su publicación, previa formulación de las observaciones técnicas o jurídicas por parte del funcionario pertinente”. Sobre este punto cabe advertir que la mencionada Circular, conforme lo señalan la actora y la Superintendencia demandada, en primer término, alude a que “Si el solicitante dentro del término legal no presentó respuesta al requerimiento formulado, se considerará abandonada la solicitud y se procederá al archivo”. Y esta situación fue la que se presentó en este caso pues la actora NO DIO CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE LE FORMULARON, razón por la que se hizo merecedora de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 22 de la Decisión 344 y en la Circular 001 de 13 de febrero de 1997. El siguiente aparte de la norma, del cual pretende beneficiarse la demandante, no le es aplicable pues ella no se encuentra dentro del supuesto fáctico allí previsto, como quiera que la exoneración de la declaratoria de abandono y, en consecuencia, la publicación de la solicitud, únicamente tiene cabida cuando el solicitante ha dado respuesta solo que tal respuesta no se adecua al requerimiento.

PATENTE - Requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones Es preciso resaltar que los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 consagran las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente y, concretamente, el literal d) del artículo 13, alude a que debe contener una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente. Este aspecto, que se relaciona con el requerimiento técnico que se le hizo a la actora y con el cual no cumplió, a diferencia de lo considerado por ella, no constituye una mera formalidad que se puede obviar. Todo lo contrario, es parte esencial de la solicitud. Así lo precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 80 IP-2003 rendida en en este proceso, en los siguientes términos: “En consecuencia, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00195-01(7160)

Actor: NEUTROGENA CORPORATION

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, por medio de apoderada y en

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1°: Que son nulas las Resoluciones núms. 20121 de 24 de agosto de 2000, “Por la cual se ordena archivar un expediente”; y 31438 de 30 de noviembre de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2°: Que como consecuencia de la declaración anterior, y a titulo de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite de registro de la solicitud de patente titulada ”Composición de pantalla solar de radiación ultravioleta que exhiben una mejorada protección contra la radiación ultravioleta”, contenida en el expediente administrativo núm. 99.000.684. 3ª: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme lo previene el literal d) del artículo 2° del Decreto 209 de 1957. I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 1°: Que el 7 de enero de 1999 la sociedad NEUTROGENA CORPORATION, domiciliada en Los Angeles, California, Estados Unidos, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el otorgamiento de la patente para la invención titulada "Composiciones de Pantalla solar de radiación ultravioleta que exhiben una mejorada protección contra la radiación ultravioleta". 2º: Que mediante auto 0287 de 2 de febrero de 1999, la División de Nuevas

Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al apoderado con el fin de que complementara su solicitud en aspectos técnicos y jurídicos. Dicho requerimiento fue atendido el día 29 de marzo de 1999, dándose cumplimiento únicamente a las observaciones de carácter jurídico. 3º: Que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 20121 de 24 de agosto de 2000, por medio de la cual se ordena archivar la solicitud de privilegio de patente de invención solicitada contra la cual interpuso recurso de reposición, que fue resuelto a través de la Resolución núm. 31438 de 30 de noviembre de 2000, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, que confirmó aquélla. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, que se vulneraron los artículos 29, 229 de la Constitución Política, 35, inciso 6°, del Código Contencioso Administrativo, 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y la Circular Interna núm. 001 de 13 de febrero de 1997, expedida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Considera que es principio rector en la normatividad de la mayoría de países que los derechos sustanciales no pueden verse afectados o vulnerados por meras formalidades. Sostiene que antes de ordenar el archivo de la solicitud de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido publicar la solicitud, advirtiendo la existencia de defectos formales, conforme se establece en la citada Circular y que,

contrario a ello, no se le permitió la posibilidad de subsanar la omisión en que incurrió al no presentar los aspectos técnicos de su solicitud, y se le castigó con el archivo de la misma, violándose el principio de imparcialidad, pues en casos similares sí se ha ordenado la publicación previa a la formulación de observaciones. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente: Que la entidad se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Argumenta que por medio del auto núm. 287 de 1999 se requirió a la actora para que diera respuesta a las anotaciones hechas a la solicitud de la patente de invención por ella solicitada, concediéndole un término de 30 días hábiles, frente a lo cual no se dio cumplimiento siendo procedente así la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Según se lee en el texto de la Resolución 20121 de 24 de agosto de 2000, obrante a

folio 7 del expediente, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso el archivo de la solicitud de la actora, por cuanto mediante el Auto 0287 de 2 de febrero de 1999 la había requerido para que complementara tal solicitud tanto en aspectos técnicos como jurídicos, habiendo dado cumplimiento únicamente a las observaciones de carácter jurídico. Para ordenar el archivo, la Administración se fundamentó en el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. En la demanda la actora admite que únicamente dio cumplimiento a las observaciones de tipo jurídico que se le formularon mas no a las de tipo técnico. No obstante ello estima que se trata de una omisión meramente formal, frente a la cual la Administración ha debido publicar la solicitud, señalando la existencia del defecto y brindando la oportunidad de subsanarlo. Al respecto, observa la Sala lo siguiente: El artículo 21 de la Decisión 344 prevé: “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. Por su parte, el artículo 22, ibídem, es del siguiente tenor: “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. A folios 14 a 15 obra el examen de forma realizado por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a la solicitud de patente de la actora, con fundamento en el artículo 21 de la Decisión 344 en el cual se afirma que “NO CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS” allí señalados, esto es: 1.- Que la reivindicación presentada no es lo suficientemente clara y no define realmente la composición de pantalla solar que se requiere proteger; que debe especificarse el emulsionante aniónico primario, los dos emulsionantes líquidos secundarios, las pantallas solares orgánicas y el polímero dilatable con agua; que debe tenerse en cuenta que el capítulo reivindicatorio debe mostrar de manera clara y precisa lo diferente que se está aportando a lo ya conocido; 2.- Que se debe adjuntar la copia de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica expresamente prioridad con su respectiva traducción; y 3.- Que se debe modificar y adjuntar nuevamente el extracto para publicación y la tarjeta de archivo temático de acuerdo con la primera observación. A folio 13 obra el Auto 0287 de 2 de febrero de 1999, a través del cual se requirió a la actora, con fundamento en el artículo 22 de la Decisión 344, para que “dentro del plazo de treinta (30) días hábiles presente respuesta a las observaciones,

complemente o aclare los antecedentes señalados en el examen de forma”. La inconformidad de la actora radica en el hecho de que, a su juicio, debió dársele aplicación al aparte de la Circular Externa núm. 001 de 13 de febrero de 1997, que dice “...pero si el solicitante presenta respuesta que no adecua técnica o jurídicamente al requerimiento formulado, de todas maneras se ordenará su publicación, previa formulación de las observaciones técnicas o jurídicas por parte del funcionario pertinente”. Sobre este punto cabe advertir que la mencionada Circular, conforme lo señalan la actora y la Superintendencia demandada, en primer término, alude a que “Si el solicitante dentro del término legal no presentó respuesta al requerimiento formulado, se considerará abandonada la solicitud y se procederá al archivo”. (folios 20 y 120) Y esta situación fue la que se presentó en este caso pues la actora NO DIO CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE LE FORMULARON, razón por la que se hizo merecedora de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 22 de la Decisión 344 y en la Circular 001 de 13 de febrero de 1997. El siguiente aparte de la norma, del cual pretende beneficiarse la demandante, no le es aplicable pues ella no se encuentra dentro del supuesto fáctico allí previsto, como quiera que la exoneración de la declaratoria de abandono y, en consecuencia, la publicación de la solicitud, únicamente tiene cabida cuando el solicitante ha dado respuesta solo que tal respuesta no se adecua al requerimiento. Es preciso resaltar que los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 consagran las

formalidades que deben reunir las solicitudes de patente y, concretamente, el literal d) del artículo 13, alude a que debe contener una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante patente. Este aspecto, que se relaciona con el requerimiento técnico que se le hizo a la actora y con el cual no cumplió, a diferencia de lo considerado por ella, no constituye una mera formalidad que se puede obviar. Todo lo contrario, es parte esencial de la solicitud. Así lo precisa el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 80 IP-2003 rendida en en este proceso, en los siguientes términos: “En consecuencia, las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas” (folio 176). Igualmente, señala el Tribunal que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Decisión 344 apareja como consecuencia que la oficina nacional competente no admita la solicitud; que tampoco debe rechazarla sino informar al peticionario para que corrija la solicitud (folio 177). Ahora, sostiene el Tribunal, en lo que al artículo 22, ibídem, se refiere, que frente a las observaciones propuestas por la autoridad competente el solicitante puede asumir dos posiciones: abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo; que “La falta de respuesta a las observaciones

formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada” (folios 178 y 179). Así las cosas, estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad, razón por la cual deben denegárselas súplicas de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de agosto de 2004. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidente Ausente por licencia

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO