CE-11001-03-24-000-2001-00203-01-2004

PREDOMINIO DEL ELEMENTO DENOMINATIVO - Limitación del análisis de registrabilidad / CINE CLASSIC - Signo genérico irregistrable / SIGNO GENERICO EN IDIOMA EXTRANJERO - Irregistrabilidad El examen visual del signo materia de controversia permite establecer que yerra la actora cuando sostiene que el elemento gráfico dota de distintividad al conjunto y es elemento igualmente preponderante. Nótese que la representación gráfica del rombo de doble trazo enmarca el elemento denominativo compuesto por las expresiones CINE CLASSIC. La actora reconoce que dicho signo será impreso en las emisiones de películas distinguidos con la marca. No cabe, pues, duda de que la fuerza expresiva recae en el elemento denominativo y que en el signo solicitado a registro el elemento gráfico es secundario. Por consiguiente, acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al dar preponderancia al elemento denominativo y circunscribir el análisis de registrabilidad a las expresiones CINE CLASSIC. Esta regla se aplica a la expresión del idioma inglés CLASSIC pues su significado conceptual, que en español corresponde a CLÁSICO o CLÁSICA, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. En la Interpretación Prejudicial (9-IP-2003 ) rendida en este proceso, a este respecto el Tribunal Andino Señaló: «... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿ Que es?, frente al producto y servicio de que se trata», por cuanto si la respuesta viene dada exclusivamente con la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo por tanto ser registrada como marca. ..» Esta regla es enteramente

aplicable al caso presente, a saber: ¿Cómo es la película que se transmite por cine, televisión, televisión por cable? Es uno de los CLÁSICOS DEL CINE. La expresión CLÁSICOS DEL CINE, como tal, existe en el idioma castellano y designa exactamente una especie de películas que se caracterizan bien por pertenecer a un período en la historia del séptimo arte, o por su reconocido valor artístico. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Cuando no es conocido es signo de fantasía; cuando lo es el carácter genérico se aplica en cualquier idioma / EXPRESIONES DE USO COMUN EN IDIOMA EXTRANJERO - Irregistrabilidad En relación con las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo que la descriptividad de las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado deberá apreciarse como si se tratara de una expresión local. Ciertamente, a este respecto, en la Interpretación Prejudicial (9-IP-2003) se dijo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de

la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros»

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004) Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00203-01

Actor: CANAL + SOCIÉTÉ ANONYME

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por CANAL + SOCIÉTE ANONYME contra los actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo «CINE CLASSICS» (mixta) como marca para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 38 Internacional1.

I. LA DEMANDA CANAL + SOCIETÉ ANONYME, domiciliada en París, Francia, mediante apoderado y en ejercicio de la acción establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones 1.1.1. Que es nula la Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo «CINE CLASSICS» (mixta), para distinguir servicios de la clase 38 Internacional de Niza. 1 Los servicios de la clase 38 son: «Telecomunicaciones» 1.1.2. Que es nula la Resolución 25497 de 30 de septiembre de 1997 mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición confirmando en todas sus partes la resolución impugnada. 1.1.3. Que es nula la Resolución 32498 de 30 de noviembre de 2000, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995. 1.1.4. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «CINE CLASSICS» (mixta) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Hechos  El 29 de diciembre de 1994, CANAL + SOCIETÉ ANONYME solicitó el registro de la marca «CINE CLASSICS» (mixta) para identificar servicios de la clase 38 Internacional, solicitud radicada bajo el expediente 94.059.138 y publicada en

la Gaceta de la Propiedad Industrial 412 de 30 de enero de 1995.  Mediante Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado por considerarlo incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82, literal d) de la Decisión 344 ya que «consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.»  Mediante Resolución 25497 de 30 de septiembre de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995, confirmándola en todas sus partes.  Mediante Resolución 32498 de 30 de noviembre de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La actora invocó como violado el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio violó esta norma, por indebida aplicación, al considerar que la marca solicitada consiste exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse . Advierte que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal de

irregistrabilidad aducida, pues se trata de una marca compuesta de elementos denominativos y gráficos, por lo que no puede afirmarse que se trate exclusivamente de una indicación descriptiva. Insiste en que tanto los elementos gráficos como los denominativos tienen equivalente importancia dentro del signo en su conjunto. La etiqueta cuyo registro se solicitó, contiene un rombo de doble trazo, coloreado por dentro en donde se destacan manchones blancos que imitan un grado de envejecimiento de la superficie y dentro de dicho rombo las palabras CINE y CLASSICS que presentan una disposición y tipo de letra particular. Agrega que dicho signo será impreso en las emisiones, películas y demás medios de educación y esparcimiento distinguidos con la marca y serán reconocidos por el público consumidor como de titularidad de la actora. Sostiene que al efectuar el estudio de registrabilidad la Superintendencia debió tener en cuenta todos los elementos de la marca en su conjunto, evitando su fraccionamiento y analizar los elementos denominativos por separado. Afirma que la decisión denegatoria del registro solicitado es errada, pues se limita a analizar aisladamente los elementos constitutivos del signo para concluir que el elemento predominante es el denominativo y que analizando este solo elemento resulta descriptivo, máxime que la marca solicitada sí es lo suficientemente distintiva por cuanto los elementos gráficos que componen el signo son novedosos, suficientemente apreciables y recordables. En definitiva, el signo solicitado constituye un todo que no es exclusivamente descriptivo y, por tanto, puede ser registrado. La prohibición de que trata el literal d) del artículo 82 debe ser aplicada de manera restrictiva contemplando todas las

limitaciones que el mismo contiene, máxime si solo son irregistrables los signos que exclusivamente sirvan para designar o describir la especie del producto o sus características, pero no los signos compuestos de expresiones no descriptivas o no genéricas que le aporten distintividad al conjunto.

II. CONTESTACIÓN El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

Advierte que para que un signo sea registrado como marca debe cumplir con los requisitos señalados por el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, no siempre que un signo cumpla con dichos requisitos necesariamente debe ser registrado, puesto que el signo solicitado, además, no puede estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 81 y 82 ibídem. Concluye que la marca «CINE CLASSICS» (mixta) solicitada para distinguir servicios de la clase 38, además de no reunir los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 ibidem, toda vez que describe el tipo de servicios que pretende distinguir, puesto que en español aduce «clásicos del cine», expresión que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales se aplicará.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 3.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que

el Jefe de la División de Signos Distintivos expidió legal y válidamente la Resolución 8975 del 12 de mayo negando el registro de la marca «CINE CLASSICS» (mixta) solicitada por CANAL + SOCIÉTE ANONYME para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 Internacional, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Insiste en que la expresión solicitada no contiene elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, pues señala una de las características de los servicios de la clase 38, como quiera que «CINE CLASSICS» en español significa clásicos del cine, y consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir las características de los servicios para los que se le aplicara. III.2. La actora no alegó de conclusión.

IV. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo y reproducidos en cuanto fuera pertinente.

V. CONSIDERACIONES La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que en la marca en examen el elemento nominativo prevalece sobre el gráfico, ya que con este el consumidor solicita en el mercado los servicios que distingue. Bajo esa perspectiva, en la Resolución 8975 de 12 de mayo de 1995 negó el registro de la marca «CINE CLASSICS» (mixta), para distinguir los servicios de la clase 38

Internacional, por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse. Las decisiones denegatorias se fundamentaron en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 que señala: «Artículo 82.- No podrán registrase como marca los signos que: ... d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios o de los servicios para los cuales ha de usarse». Los servicios de telecomunicaciones comprendidos en la Clase 38 Internacional para los cuales se solicitó el registro del signo CINE CLASSICS (mixto) son los siguientes «Telecomunicaciones, agencias de prensa y televisión, comunicaciones radiofónicas, telegráficas o telefónicas o por televisión, telecomunicaciones por servicios de telemática, servicios de teleimpresión, transmisión de mensajes, telegramas, transmisión de radio, televisión y televisión por cable, como emisiones de programas de televisión, especialmente por audio y videocintas, cable, ondas hertzianas, satélites, comunicaciones por terminales de computador». La actora considera que al denegar el registro como marca del signo «CINE CLASSICS» (mixto), la Superintendencia violó por indebida aplicación el literal d)

del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena pues no es cierto que consista exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse. El signo solicitado en registro, conforme a la solicitud y al extracto publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial fue descrito en los siguientes términos: «Una Etiqueta en donde aparece un rombo de doble trazo con la expresión «cine CLASSICS» escrita en dos líneas en letra imprenta, donde encontramos la palabra CLASSICS, en letra mayúscula de trazo grueso». Su representación gráfica corresponde a la siguiente etiqueta: El examen visual del signo materia de controversia permite establecer que yerra la actora cuando sostiene que el elemento gráfico dota de distintividad al conjunto y es elemento igualmente preponderante. Nótese que la representación gráfica del rombo de doble trazo enmarca el elemento denominativo compuesto por las expresiones CINE CLASSIC. La actora reconoce que dicho signo será impreso en las emisiones de películas distinguidos con la marca. No cabe, pues, duda de que la fuerza expresiva recae en el elemento denominativo y que en el signo solicitado a registro el elemento gráfico es secundario. Por consiguiente, acertó la Superintendencia de Industria y Comercio al dar preponderancia al elemento denominativo y circunscribir el análisis de registrabilidad a las expresiones CINE CLASSIC. En relación con las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino de Justicia sostuvo que la descriptividad de las palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha

generalizado deberá apreciarse como si se tratara de una expresión local. Ciertamente, a este respecto, en la Interpretación Prejudicial (9-IP-2003) se dijo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros». El Tribunal sostiene que «... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad

deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común.» Esta regla se aplica a la expresión del idioma inglés CLASSIC pues su significado conceptual, que en español corresponde a CLÁSICO o CLÁSICA, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala entonces determinar si el signo mixto «CINE CLASSIC» es descriptivo de los servicios de la clase 38 que pretende distinguir, o si como lo alega la actora, el elemento gráfico confiere suficiente distintividad al conjunto. En la Interpretación Prejudicial (9-IP-2003) rendida en este proceso, a este respecto el Tribunal Andino Señaló: «La dimensión genérica de un signo debe hacerse en concreto «según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte», teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de servicios o servicios, pero no en relación con otros. Además, «la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca». Conforme también lo ha expresado el Tribunal, «... para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿ Que es?, frente al producto y servicio de que se trata»,

por cuanto si la respuesta viene dada exclusivamente con la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo por tanto ser registrada como marca. ..» Esta regla es enteramente aplicable al caso presente, a saber: ¿Cómo es la película que se transmite por cine, televisión, televisión por cable? Es uno de los CLÁSICOS DEL CINE La expresión CLÁSICOS DEL CINE, como tal, existe en el idioma castellano y designa exactamente una especie de películas que se caracterizan bien por pertenecer a un período en la historia del séptimo arte, o por su reconocido valor artístico. Así, pues, al sostener la Superintendencia de Industria y Comercio que la expresión «CINE CLASSICS» no es registrable como marca mixta para distinguir los servicios de la clase 38 Internacional, se ajustó a los requisitos que el artículo 81 la Decisión 344 exige para que un signo sea registrable y aplicó correctamente la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 pues, como quedó expuesto, esta expresión designa en el mercado una especie de películas conocida como CLÁSICOS DEL CINE. Se impone, pues, denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 8 de octubre de 2004.

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente

OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA